Manual de

la OMPI de
redacción de
solicitudes
de patente
Segunda edición
Manual de
la OMPI de
redacción de
solicitudes
de patente
Segunda edición
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y, si procede, de que se indique claramente que se ha modificado el CH-1211 Ginebra 20
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Sugerencia de cita: OMPI (2022), Manual de la OMPI de redacción de wipo.int

solicitudes de patente, 2.ª edición. Ginebra: OMPI.
DOI: 10.34667/tind.48733 ISBN: 978-92-805-3582-2 (impresa)
ISBN: 978-92-805-3583-9 (en línea)
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solucionarse amistosamente se someterá al Reglamento de Arbitraje
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI) que se halle en vigor. Las partes quedarán
obligadas por todo laudo arbitral emitido como consecuencia de dicho
arbitraje, en tanto que decisión definitiva de dicha controversia.

Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que

aparecen presentados los datos que contiene no entrañan, de parte
de la OMPI, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los
países, territorios o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la
delimitación de sus fronteras o límites.

La presente publicación no refleja el punto de vista de los Estados

miembros ni el de la Secretaría de la OMPI.

Cualquier mención de empresas o productos concretos no implica en

ningún caso que la OMPI los apruebe o recomiende con respecto a otros
de naturaleza similar que no se mencionen.
Índice

Prólogo 7

Agradecimientos 9

Módulo I
Introducción a la propiedad intelectual 10
1. Tipos de propiedad intelectual 10
2. Otros aspectos básicos de las patentes 11

Módulo II
Patentes 13
1. Presentación detallada de las patentes 13
1.1 ¿Qué es una patente? 13
1.2 ¿Qué puede constituir la materia objeto de una patente? 14
1.3 ¿Cuál es la importancia de las patentes? 18
2. Requisitos legales de patentabilidad 20
2.1 Novedad 20
2.2 Actividad inventiva o no evidencia 22
2.3 Aplicación industrial o utilidad 25
2.4 Materia patentable 26
2.5 Requisito de divulgación 27

Módulo III
Preparación de la solicitud de patente 31
1. Preparación de la solicitud de patente 31
1.1 Obtener del inventor información sobre la invención 34
1.2 Determinar la invención patentable 35
1.3 Comprender la invención (concepto inventivo esencial) 36
1.4 Paternidad de la invención 36
2. Partes características de la solicitud de patente 37
2.1 Petitorio 37
2.2 Descripción 38
2.3 Reivindicaciones 38
2.4 Dibujos 38
2.5 Resumen 39
2.6 Formato de la solicitud 39

Módulo IV
Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones 41
1 Teoría de la reivindicación de patente 41
1.1 Información general: invenciones, formas de realizar la invención
y reivindicaciones 41 3
 4 1.2 Reivindicaciones de alcance amplio y restringido 43
1.3 Protección e infracción de patentes: regla de todos los elementos 43
2. Formato de la reivindicación de patente 45
2.1 Partes de una reivindicación 45
2.2 Gramática de las reivindicaciones y otros detalles 50
2.3 Reivindicaciones de dos partes o reivindicaciones de mejora 53
2.4 Elementos alternativos y reivindicaciones de tipo Markush 55
2.5 Elementos funcionales y reivindicaciones del tipo “medio más función” 57
3. Conjuntos de reivindicaciones 58
3.1 Reivindicaciones independientes 59
3.2 Reivindicaciones dependientes 61
3.3 Reivindicaciones dependientes múltiples 66
3.4 Reivindicaciones que hacen referencia a características de
otra reivindicación 70
3.5 Conjuntos de reivindicaciones basados en la teoría de conjuntos 72
3.6 Ejemplo esquemático de la redacción de un conjunto
de reivindicaciones 77

Módulo V
Tipos de reivindicaciones 84
1. Tipos básicos de reivindicaciones 84
1.1 Reivindicaciones de producto 84
1.2 Reivindicaciones de proceso (o de método) 85
1.3 Preámbulo con la expresión de propósito “para” 86
2. Tipos específicos de reivindicaciones 87
2.1 Reivindicaciones de producto definido por el proceso 87
2.2 Reivindicaciones de parámetros 88
2.3 Reivindicaciones de uso general 89
2.4 Reivindicaciones de indicación médica 89
2.5 Reivindicaciones de composición 91
2.6 Reivindicaciones biotecnológicas 92
2.7 Reivindicaciones de invenciones ejecutadas por computadora 93

Módulo VI
Elaboración de las reivindicaciones de patentes 96
1. Primero, preparar las reivindicaciones 96
2. Reivindicaciones de alcance amplio y restringido 96
3. Claridad, selección de la terminología e incoherencias en
las reivindicaciones 100
3.1 Definición de términos 100
3.2 Elementos distintivos 100
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

3.3 Términos amplios 101

3.4 Imprecisiones 102
3.5 La preposición “en” 102
3.6 Incoherencia 103
3.7 Aplicación práctica 104
4. Variaciones en las reivindicaciones y modificaciones
de la invención 105
5. Evitar limitaciones innecesarias 106
6. Limitaciones negativas y exclusiones 106
7. Las reivindicaciones y los productos de la competencia 107
8. Las reivindicaciones deben superar el estado de la técnica 107
9. Utilizar varios tipos de reivindicaciones para la misma invención 107
10. Asegurarse de que la descripción respalde las reivindicaciones 108
11. Unidad de la invención 110
12. Punto de vista de las reivindicaciones 112  5

13. Limitar el alcance de una reivindicación de patente durante

su tramitación 116
14. Exclusiones de la patentabilidad 117
15. El requisito de aplicación industrial 118
16. “Contrastar” una reivindicación de patente 118
17. Interpretación judicial de la reivindicación 119

Módulo VII
Elaboración de la descripción, los dibujos y el resumen 122
1. Principal público destinatario de las solicitudes de patente 122
2. Orden en el que se redactan las solicitudes de patente 123
3. Redacción de las partes de la descripción 123
3.1 Título de la invención 124
3.2 Sector técnico 124
3.3 Técnica anterior 124
3.4 Reseña de la invención 126
3.5 Breve descripción de los dibujos 127
3.6 Descripción de las formas de realizar la invención 127
4. Elaboración de los dibujos 131
4.1 Tipos de dibujos 131
4.2 Indicadores de referencia 132
4.3 Grado de detalle 132
4.4 Dibujos proporcionados por el inventor 133
5. Redacción del resumen 133

Módulo VIII
Presentación de solicitudes de patente 135
1. Presentación de solicitudes internas o de prioridad 136
2. Presentación de solicitudes en el extranjero 136
3. Procedimientos y tasas de las oficinas de patentes 138
3.1 Procedimientos de las oficinas de patentes 138
3.2 Tasas y otras consideraciones relativas a los costos 139
4. Procedimientos de presentación de solicitudes en
determinadas jurisdicciones 141
4.1 Presentación de solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas de los
Estados Unidos de América (USPTO) 141
4.2 Presentación de solicitudes ante la Oficina Europea de Patentes (OEP) 142
4.3 Presentación de solicitudes en virtud del Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (PCT) 143

Módulo IX
Tramitación de las solicitudes de patente 148
1. Contestación a las decisiones de la oficina 149
2. Redacción de la contestación 150
3. Modificaciones 151
3.1 Principio y requisito básico 151
3.2 Determinación de la divulgación original y materia nueva 151
3.3 Ampliación y adición de reivindicaciones 153
4. Lograr la admisión de las reivindicaciones 153
4.1 Entrevista 154
4.2 Contestación a una segunda decisión de la oficina 154
4.3 Decisión definitiva de la oficina 155
Índice
 6 4.4 Plazos 155
4.5 Recurso 156
4.6 Solicitudes divisionales, de continuación y de continuación en parte 156
5. Procedimientos de oposición 157
6. Emisión del título de la patente 157

Módulo X
Estrategia de patentes 159
1. Patentamiento ofensivo de bloqueo a competidores 161
2. Patentamiento defensivo para protegerse contra demandas
por infracción 161
3. Técnicas para imitar sin infringir 163

Módulo XI
Organización, capacitación y motivación del equipo técnico 165
1. Formación del personal directivo y del personal de
comercialización para que comprendan la importancia de las
patentes y la creación de carteras de patentes 166
2. Formación de profesionales científicos y técnicos para que
aprendan qué puede patentarse, quiénes pueden considerarse
coinventores y cómo divulgar las invenciones 168
3. Establecer una comisión interna de análisis de patentes
para que revise periódicamente las invenciones divulgadas
y formule recomendaciones sobre el patentamiento 169
4. Programas de incentivos para alentar a los inventores a que
creen y comuniquen sus invenciones 169
5. Ética profesional 171

Anexos 174
Anexo A Ejemplos de bases de datos 174
Anexo B Ejemplo de un formulario de divulgación de la invención 175
Anexo C Recursos y herramientas de la OMPI 178

Notas finales 179

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición
Prólogo

La innovación es un fenómeno global, presente en todas las partes del mundo, que mejora
constantemente nuestro bienestar y calidad de vida. Como se muestra en el Índice Mundial de
Innovación, en el último decenio el gasto en innovación ha crecido más rápidamente que el PIB
en todo el mundo. En los países de ingreso alto, la financiación procedente del sector privado
contribuyó en gran medida al crecimiento del gasto en innovación, mientras que en los países
de ingreso mediano y bajo, la contribución de los fondos públicos al gasto en investigación y
desarrollo alcanzó el 75 % en algunos casos.

Buscar soluciones técnicas a los problemas que se presentan forma parte de la naturaleza
humana, ya sea en relación con las necesidades de la vida diaria o con el afán de explorar el espacio
ultraterrestre. En consecuencia, el aumento del número de solicitudes de patente presentadas es
un indicador del espíritu inventivo en sectores de la tecnología muy diversos.

El sistema de patentes ofrece a los inventores reconocimiento por su actividad creativa y la

posibilidad de obtener una retribución material por sus invenciones. Al mismo tiempo, la
publicación obligatoria de las patentes y las solicitudes de patente facilita la divulgación de los
nuevos conocimientos tecnológicos y acelera las actividades de innovación en la sociedad en
su conjunto.

Sin embargo, los posibles beneficios ofrecidos por el sistema de patentes en realidad no llegan
completamente a los innovadores de todas las partes del mundo. Si bien esto puede deberse a
muchos motivos, en numerosos países resulta complicado tener la oportunidad de obtener el
conjunto de competencias específicas necesarias para redactar una solicitud de patente que refleje
fielmente el potencial de una nueva invención.

Los innovadores deben presentar solicitudes de patente bien redactadas para garantizar la mejor
protección posible de sus invenciones y reducir el riesgo de rechazo de las solicitudes. Las patentes
son igualmente importantes para los terceros, puesto que no solo son una fuente valiosa de
nuevos conocimientos, sino que muestran la delimitación clara del alcance de la protección por
patente, lo cual ayuda a evitar la infracción involuntaria de derechos de patente o a fundamentar la
impugnación de la validez de una patente. En cuanto a las oficinas de patentes, recibir solicitudes
bien redactadas les permite tramitar la patente de forma más eficiente.

La primera edición del Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente se publicó en 2007.
Se elaboró con el objetivo de ayudar a los inventores y sus asesores a adquirir las competencias
técnicas necesarias para preparar y redactar adecuadamente las solicitudes de patente. Desde
entonces, es un valioso material de lectura preparatoria que contribuye al desarrollo satisfactorio
de las actividades de formación que organiza la OMPI. Además, otras instituciones nacionales y
regionales han utilizado el manual a menudo en sus actividades de formación sobre redacción de
solicitudes de patente.

7
 8 La OMPI ofrece programas de formación con contenido variado y de distinta duración para
satisfacer las necesidades de cada país y público destinatario. Esta amplia experiencia de
formación ha puesto de manifiesto que la redacción de solicitudes de patente requiere una
combinación de conocimientos teóricos y competencias prácticas de redacción. Cuando los
participantes tienen acceso a un material preparatorio integral que abarca todos los aspectos
de la teoría de redacción de solicitudes de patente, los talleres de formación pueden centrarse
en ejercicios prácticos de redacción. Tampoco cabe duda de que, si bien la capacidad de redactar
reivindicaciones adecuadas es una competencia fundamental para preparar las solicitudes
de patente, la redacción de las demás partes de la solicitud es igualmente importante para la
protección y la divulgación de las invenciones.

Las capacidades generales en materia de propiedad intelectual y las bases tecnológicas de muchos
países en desarrollo han evolucionado rápidamente, por lo que los redactores de solicitudes de
patente necesitan conocimientos y competencias que se adecuen a las complejidades técnicas y
las demandas de los innovadores locales. En los últimos años, también se han producido cambios
importantes en la legislación y las prácticas nacionales en materia de patentes en algunos países.

Esta segunda edición del Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente está elaborada a
partir de las lecciones extraídas y se ha adaptado a los usuarios actuales y sus necesidades. En esta
nueva edición, se explica en detalle la redacción de las reivindicaciones y la descripción. También
se recogen explicaciones adicionales y ejemplos de los formatos de las reivindicaciones que suelen
emplearse en las invenciones químicas (por ejemplo, las reivindicaciones de tipo Markush) o las
invenciones ejecutadas por computadora. Para facilitar la lectura del manual, se han añadido
diagramas y gráficos que permiten visualizar el concepto de las reivindicaciones de patente.
Además, dado que los redactores de solicitudes de patente a menudo ven necesario modificar las
solicitudes durante la fase de examen de la patente, se ha incorporado una sección dedicada a la
modificación de las solicitudes de patente. Asimismo, se han reorganizado los módulos para que el
manual siga el proceso de preparación, redacción, presentación y tramitación de las solicitudes de
patente en orden cronológico.

Confiamos en que la segunda edición del Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente
sea un instrumento eficaz para quienes estudian o enseñan la redacción de solicitudes de patente.
Se espera que la nueva edición siga sirviendo de apoyo a los Estados miembros que desean
mejorar, perfeccionar y ampliar su capacidad para ayudar a los inventores a proteger sus activos
de propiedad intelectual mediante unas solicitudes de patente redactadas con esmero.

Marco M. Alemán
Subdirector general
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición
Agradecimientos

La OMPI desea expresar su profunda gratitud a Pascual Segura (España) y Kay Konishi (Japón), que
revisaron exhaustivamente la primera edición del Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de
patente, detectaron y señalaron los aspectos que podían mejorarse y aportaron contribuciones
al texto para actualizar y complementar el contenido de la primera edición. En sus respectivas
calidades de abogado de patentes con experiencia y de tutor cualificado para enseñar redacción
de solicitudes de patente, los conocimientos especializados que transmitieron a estudiantes con
formación en diversos ámbitos fueron indispensables para la elaboración de la segunda edición.
Anton Blijlevens (Nueva Zelandia), Pablo Paz (Argentina), Karl Rackette (Alemania) y Robert Sayre
(Estados Unidos de América) también aportaron valiosas contribuciones y sugerencias. Merecen
agradecimiento los funcionarios especialistas de la OMPI que revisaron el contenido del borrador,
en particular Tomoko Miyamoto, por su ardua labor y su coordinación, que fueron esenciales para
finalizar satisfactoriamente la obra.

Habida cuenta de que la segunda edición del Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de
patente está basada en gran medida en la primera edición, cabe destacar la contribución de
Thomas Ewing (Estados Unidos de América), autor principal de la primera edición. Asimismo, la
OMPI reconoce las valiosas aportaciones que los siguientes especialistas e instituciones realizaron
a lo largo de la preparación de la primera edición: Markus Engelhard (Alemania), Takashi Fujita
(Japón), Valérie Gallois (Francia), Wendy Herby (Estados Unidos de América), Albert Jacobs (Estados
Unidos de América), Karuna Jain (India), Emmanuel Jelsch (Suiza), Samuel Le Cacheux (Francia),
Carlos Olarte (Colombia), Karl Rackette (Alemania), Sorin Schneiter (Suiza), Kanika Radhakrishnan
(India y Estados Unidos de América), Douglas Weinstein (Estados Unidos de América) y la Red
Universitaria Internacional de Ginebra (RUIG).

9
Módulo I
Introducción a la
propiedad intelectual

1. Tipos de propiedad intelectual

Se denomina propiedad intelectual (PI) a las patentes, las marcas, el derecho de autor, los diseños
industriales y otros tipos de activos intangibles que nacen de las creaciones de la mente y que
carecen de forma física en su sentido más amplio.

Figura 1: Varios tipos de propiedad y sus valores y resultados

Propiedad Actividad que Resultados

crea valor
– Bienes – Ingresos/
inmuebles – Creación beneficios
– Bienes de productos – Empleo
muebles – Inversión – Apreciación
– Capital – Mejora – Satisfacción
– Intelectual – Venta de necesidades
– Arriendo o
concesión
de licencia

Como todos los tipos de propiedad, la PI a menudo es el resultado de una inversión, tiene un
titular y puede generar ingresos. Por este motivo se considera que la PI es un activo. La propiedad
intelectual se distingue de los bienes tangibles por carecer de forma física y tener su origen en la
inteligencia, creatividad e imaginación humanas.

A cada tipo de activo de PI se le aplica una legislación específica. En ocasiones, la PI se divide en dos
categorías generales, a saber, la propiedad industrial y el derecho de autor.

El término “propiedad industrial” se refiere a los bienes creados principalmente para el progreso
de la tecnología, la industria y el comercio, como las patentes (invenciones), los diseños industriales,
las marcas de producto, las marcas de servicio y las indicaciones geográficas.1

Patentes

Una patente es un documento jurídico que concede a su titular el derecho exclusivo a controlar el
uso de una invención de conformidad con la definición que figure en sus reivindicaciones, dentro
de una zona geográfica delimitada y en un plazo específico, al impedir que terceros fabriquen,
utilicen o vendan la invención, entre otras actividades, sin estar autorizados para ello. Por ejemplo,
se podría patentar una batería que almacene energía solar de forma eficiente, una vacuna que
proteja contra el paludismo o un nuevo compuesto para transformar hueso de pescado en
fertilizante para la agricultura.

10
Diseños industriales  11

La protección de los diseños industriales permite a su titular controlar la explotación de las formas
ornamentales asociadas con sus productos, como la forma estilizada de un nuevo automóvil
deportivo, la carcasa distintiva de plástico de un determinado tipo de computadora o la forma de la
botella de un refresco.

Marcas de producto

Las marcas de producto permiten a su propietario garantizar al público el origen de sus productos.
Algunos ejemplos son los nombres distintivos Nando’s® o Coca Cola® o logotipos como el símbolo
de la tríada de Mercedes Benz®.

Marcas de servicio

Las marcas de servicio son un tipo de marca que permite al propietario garantizar al público el
origen de un servicio, por ejemplo, Cheques for Two®.

El derecho de autor protege las expresiones originales y las “obras de autor”. La persona que
crea una obra protegida por derecho de autor se denomina “autor”. Son obras protegidas
por derecho de autor, por ejemplo, las pinturas, las fotografías, la música, la danza, la poesía
o la literatura, entre otras. El derecho de autor también protege las expresiones originales
asociadas con la tecnología, como los programas informáticos, las especificaciones técnicas y la
documentación conexa.

Una de las diferencias entre el derecho de autor y la propiedad industrial es que, por lo general, el
primero no precisa del registro ante un organismo público para que su protección contra usos no
autorizados sea efectiva. En cambio, para que los derechos de propiedad industrial se reconozcan y
puedan hacerse valer, un organismo público debe concederlos y registrarlos.

En teoría, cualquiera puede redactar una solicitud de patente para tal fin. Ahora bien, en la
práctica, dada la complejidad técnica y administrativa de las solicitudes de patente, quienes las
redactan y las presentan ante los organismos públicos competentes son profesionales, como
abogados especializados en materia de patentes o técnicos denominados “agentes de patentes” o
“ingenieros de patentes”.

2. Otros aspectos básicos de las patentes

Se pueden conceder patentes para proteger las invenciones, en todos los sectores de la tecnología,
siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación
industrial.2 Las patentes deben referirse a invenciones que funcionen o, como se define en algunos
países, que puedan ser “puestas en práctica”. En general, las solicitudes de patente deben divulgar
la invención de forma suficientemente clara y completa para que una persona experta en la
materia pueda realizarla. Por lo tanto, no puede patentarse una idea que, aun ingeniosa, no pueda
ponerse en práctica de manera efectiva (por ejemplo, una máquina del tiempo).

Los distintos países pueden definir de forma diferente el concepto de “invención patentable”.
Por ejemplo, las invenciones generalmente deben ser de naturaleza técnica, pero no todas las
jurisdicciones aplican la misma definición de “técnico”.
Módulo I Introducción a la propiedad intelectual

En muchos países, el plazo de duración de las patentes es de 20 años, contados a partir de la

fecha en la que se presentó la solicitud. En principio, una patente confiere a su titular el derecho
de excluir a terceros de la posibilidad de fabricar, utilizar, ofrecer en venta, vender o importar
la invención patentada en un país donde se haya concedido la patente. Dicho de otro modo, la
patente constituye un derecho de propiedad que permite al propietario determinar quién no
puede utilizar la invención protegida por la patente. Si bien existen determinadas excepciones y
limitaciones a los derechos de patente, por lo general, se considerará “infractora” a toda persona
distinta del titular de la patente o de un licenciatario que fabrique, utilice, importe, ofrezca en venta
o venda un producto o lleve a cabo un proceso protegido por la patente. Es posible demandar
 12 a los infractores para obligarlos a cesar la infracción e indemnizar al titular por los daños y
perjuicios causados.

Las patentes son “territoriales”, es decir, solo tienen efecto en los países en los que se ha
presentado una solicitud y se ha concedido la patente. Cada país tiene el derecho soberano
de conceder una patente o rechazar una solicitud. En algunas regiones, grupos de países han
acordado, mediante tratados, establecer un procedimiento común de presentación y examen
de solicitudes de patente. Por ejemplo, en Europa se creó la Oficina Europea de Patentes (OEP).
El Convenio sobre la Patente Europea tiene el objetivo de examinar las solicitudes de patente
europeas y conceder patentes europeas. Por su parte, la Organización Africana de la Propiedad
Intelectual (OAPI) concede patentes a escala regional que pueden hacerse valer en todos los
Estados miembros de la Organización.

En el módulo VIII se proporciona más información sobre los procedimientos de presentación de

solicitudes de patente.

Palabras clave

– propiedad intelectual
– propiedad industrial
– patente
– diseño industrial
– marca de productos
– marca de servicios
– derecho de autor
– invención
– territorial
– infracción

Autoevaluación

¿Qué es la propiedad intelectual (PI)? ¿Qué es un activo de PI?

¿Cuál es la diferencia entre la propiedad industrial y el derecho de autor?
Proporcione un ejemplo de cada tipo de activo de PI que observe en la habitación en la que
se encuentra.
¿Puede protegerse por derecho de autor el código de un programa informático?
Por lo general, una patente confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la
posibilidad de fabricar, utilizar o vender la invención definida en las reivindicaciones de la
patente. ¿Verdadero o falso?
Una vez que se ha concedido una patente en un país, el titular puede obtener su
reconocimiento en todo el mundo. ¿Verdadero o falso?
¿Quiénes infringen una patente?
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

En el presente manual se estudia la manera en la que se solicitan y se registran las patentes. El

objetivo del manual es ayudar a sus destinatarios a comprender cuáles son las competencias
necesarias para redactar una solicitud de patente, presentarla y colaborar con las autoridades
competentes para que concedan la patente. Habida cuenta de que las legislaciones y prácticas
nacionales y regionales pueden variar de forma considerable, también es recomendable que
los redactores de solicitudes hagan averiguaciones para conocer los requisitos específicos de la
jurisdicción o jurisdicciones a las que están sometidos sus clientes.

Cabe señalar que, en el presente manual, el término “redactor de solicitudes de patente” no se

utiliza en el sentido jurídico o técnico de un profesional certificado por una autoridad nacional
para representar a los solicitantes de patentes en determinadas circunstancias. En cambio,
se emplea como término genérico para referirse a toda persona que redacte una solicitud de
patente, ya sea inventor, agente de patentes o abogado especializado en patentes.
Módulo II
Patentes

1. Presentación detallada de las patentes

Una patente es un derecho exclusivo sobre una invención concedido por un organismo público.
Antiguamente, quienes dictaban las normas concedían patentes respecto de casi cualquier
producto o servicio, independientemente de que se tratara de una invención. Por ejemplo, un rey
podía conceder una patente sobre la sal a un aliado fiel. En los tiempos modernos, los Estados han
reducido el alcance de las patentes para que únicamente protejan invenciones. La República de
Venecia creó uno de los primeros sistemas de patentes de la época moderna. El plazo original de
las patentes se fijó en 14 años, dos veces la duración promedio de la formación de un aprendiz.
Más tarde, el plazo se extendió a los 17 años, contados a partir de la concesión de la patente. En
la actualidad, el plazo de protección por patente que se aplica en la mayor parte de los países es
de 20 años contados a partir de la fecha de la solicitud de patente, en principio.

1.1 ¿Qué es una patente?

En general, una patente concede a su titular el derecho exclusivo a controlar quién puede fabricar,
utilizar, vender, ofrecer en venta o importar el producto o proceso definido en la reivindicación de
la patente. Las reivindicaciones de la patente son un conjunto de oraciones que definen la invención
objeto de protección. Para obtener una patente, normalmente las reivindicaciones deben referirse
a una invención nueva (novedosa), que implique una actividad inventiva (no evidente) respecto del
“estado de la técnica” y que tenga aplicación industrial (útil). El estado de la técnica es un término
técnico que generalmente se refiere a todo el conocimiento disponible al público en el momento
de la presentación de la solicitud de patente.

Para obtener una patente también deben cumplirse muchos otros requisitos. Por ejemplo, la
materia objeto de la invención debe ser patentable en virtud de la ley aplicable, y en la solicitud
de patente debe divulgarse la invención de manera suficientemente clara y completa. Estos
requisitos legales para la obtención de una patente se explicarán en detalle en la sección 2 del
presente módulo.

Recomendación profesional

La solicitud de patente debe presentarse antes de que se divulgue públicamente cualquier

resultado importante de investigación que pueda conducir a un producto o tecnología
valiosos. Las instituciones de investigación deben tener especialmente en cuenta
esta precaución, puesto que en ese ámbito la publicación más reciente de las obras
académicas se considera de suma importancia.

Para asegurarse de que la publicación en una revista o una presentación en una

conferencia no destruya la novedad de una solicitud de patente en los países donde se
busca protección, las instituciones de investigación deben establecer un procedimiento de
aprobación interna de las publicaciones mediante el que se revisen las propuestas de los
investigadores para las revistas y las conferencias.

En muchos países, las patentes se conceden con arreglo a sistemas de examen de fondo en los que
un funcionario examinador de patentes evalúa exhaustivamente la solicitud. Entre otras cosas, 13
 14 el examinador de patentes compara el estado de la técnica conexo con las reivindicaciones de la
solicitud para determinar si la invención reivindicada representa un progreso técnico suficiente
desde el punto de vista jurídico.

En algunos países existen sistemas de registro en los que los solicitantes obtienen la patente una
vez finalizadas determinadas formalidades, sin que se efectúe un examen de fondo. En estos
sistemas, la validez de la patente respecto del estado de la técnica no se evalúa, a menos que en un
momento posterior se impugne judicialmente la validez de la patente.

Se entiende que una patente es válida una vez que se ha concedido, siempre que no haya
prosperado una impugnación ante un tribunal o la oficina de patentes competente. Una patente
se considera inválida si la solicitud se rechaza o la patente se cancela debido a que la invención
no es nueva respecto del estado de la técnica o por otros motivos. En los sistemas de patentes de
algunas jurisdicciones del mundo, las patentes se consideran válidas a menos que se demuestre
lo contrario. Esta presunción es especialmente frecuente en los sistemas de examen de fondo, en
los que un funcionario imparcial ha examinado la solicitud de patente y el estado de la técnica
pertinente antes de conceder la patente.

Las distintas legislaciones sobre patentes en el mundo suelen reconocer la protección por patente
a distintos tipos de invenciones. En numerosos sistemas de patentes se trata de proporcionar
un trato uniforme a todas las invenciones, sea cual sea el tipo de invención. El término “patente”
suele emplearse para referirse a las “patentes de invención”, que son las denominadas “patentes
de utilidad” en los Estados Unidos de América. Estas patentes protegen máquinas, procesos,
composiciones químicas y otros tipos de invenciones que son valiosas por su utilidad.

En algunos países se ofrece protección para las invenciones por medio del registro de modelos de
utilidad, que también se denominan patentes de innovación, innovaciones de utilidad o patentes
de corta duración. Los requisitos para el registro de modelos de utilidad suelen ser menos estrictos
que los que se exigen para obtener una patente de invención.

Dado que los conocimientos y las competencias que se necesitan para redactar solicitudes de
registro de modelos de utilidad son similares a los necesarios para redactar solicitudes de patente, el
presente manual también puede ser de interés para quienes deseen registrar modelos de utilidad.

En el manual se hace referencia más directamente a las patentes de invención o las patentes
de utilidad.3

En la práctica, la protección en calidad de modelo de utilidad suele solicitarse en relación con

innovaciones que aportan mejoras y que no necesariamente reúnen los criterios para patentar la
invención (por ejemplo, no conllevan la actividad inventiva necesaria). El plazo de protección de los
modelos de utilidad es considerablemente más breve que el de las patentes. En algunas oficinas de
patentes no se efectúa un examen de fondo de las solicitudes de modelos de utilidad previo a su
registro. En consecuencia, la naturaleza exacta del derecho concedido queda sin definir hasta que
surja una controversia entre el titular y un tercero. En algunos países, la protección de los modelos
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

de utilidad puede obtenerse únicamente para determinados sectores de la tecnología y solo

respecto de productos, no de procesos.

1.2 ¿Qué puede constituir la materia objeto de una patente?

Analicemos la patente de los Estados Unidos de América n.º 6.434.955 B1, concedida el
20 de agosto de 2002 con el título “Enfriador por electroabsorción. Un ciclo miniaturizado de
refrigeración con aplicaciones que abarcan desde la microelectrónica hasta el acondicionamiento
de aire convencional”.

En el resumen de la patente se establece lo siguiente:

Se propone un nuevo enfriador modular en miniatura que combina simbióticamente

dispositivos de refrigeración por absorción y termoeléctricos. La eficiencia
aparentemente reducida de cada ciclo por separado se supera al combinarse con el
otro. Este enfriador por electroabsorción cuenta con tecnologías existentes por sí solas.
Puede alcanzar altas densidades de refrigeración con una gran eficiencia, pero carece
 de partes móviles y comprende materiales inocuos. Los procesos físicos dominantes
son especialmente efectos superficiales más que de volumen; o involucran el flujo de
 15

electrones más que el de fluidos. Esta insensibilidad a la escala entraña aplicaciones

prometedoras en áreas que van desde la refrigeración de computadoras personales
y otros dispositivos microelectrónicos hasta el aire acondicionado de automotores
y habitaciones.

La persona encargada de examinar esta solicitud acabó por declararla patentable, pero antes
de hacerlo revisó cerca de 15 documentos del estado de la técnica y se basó en dos de ellos para
rechazar las reivindicaciones de la solicitud originalmente presentada. La patente concedida
tiene 19 reivindicaciones en dos grupos: el primero cuenta con 11 reivindicaciones relativas al
dispositivo y el segundo, siete reivindicaciones de método (véase la figura 2).

A continuación, se examinan en mayor detalle algunas de las categorías de invenciones que se

patentan con frecuencia.

Dispositivos mecánicos y productos manufacturados

Los dispositivos mecánicos y los productos manufacturados son las invenciones que
tradicionalmente protege el Derecho de patentes. En consecuencia, el estado de la técnica
disponible al público en estos ámbitos puede ser muy extenso. Por ejemplo, un solicitante de
patente que desee proteger hoy una invención relacionada con patines especiales para hockey
no debería sorprenderse si el examinador cita una patente de los años sesenta del siglo XIX
para demostrar que al menos una reivindicación de la solicitud actual coincide exactamente
(read on) con un antecedente del estado de la técnica. Una reivindicación coincide exactamente
con un antecedente del estado de la técnica cuando este contiene elementos que existían con
anterioridad al contenido de la reivindicación.

Procesos o métodos
Las invenciones pueden consistir en procesos y en métodos. Muchos procesos y métodos también
están relacionados con un dispositivo físico. El solicitante no tiene por qué limitarse a un único
tipo de reivindicaciones al buscar la protección. En consecuencia, una solicitud de patente podrá
contener reivindicaciones referidas a un aparato y otras referidas a un método. Por ejemplo, un
inventor puede patentar un nuevo aparato para filtrar y purificar extractos vegetales junto con el
método de filtrado.

Composiciones o compuestos químicos

Los inventores pueden solicitar protección para composiciones químicas como las originadas
en los ámbitos de la farmacología, la biotecnología, la ciencia de materiales y la petroquímica.
Por ejemplo, hace tiempo se concedió una patente en relación con el ácido acetilsalicílico,
compuesto químico que alivia el dolor de cabeza. Es cierto que las patentes relativas a productos
farmacéuticos tienden a ser las más rentables individualmente. Habida cuenta de que la solicitud
de patente debe presentarse antes de la divulgación pública y de que los nuevos medicamentos
deben someterse a pruebas rigurosas, no es inusual que las empresas farmacéuticas presenten
numerosas solicitudes de patente para una variedad de compuestos para protegerlos mientras
aún se encuentran en las primeras etapas de experimentación. En consecuencia, muchas de estas
solicitudes se abandonan antes de que se conceda la patente, porque el fabricante se da cuenta en
un momento posterior de que el compuesto no es efectivo o es nocivo.

Moléculas aisladas y caracterizadas

En muchos países, pueden patentarse moléculas que se han aislado y caracterizado de acuerdo
con su función y posible utilidad.

Organismos genéticos y secuencias de genes

En algunos países se concede protección por patente a los organismos genéticos. Cuando son
patentables, estas invenciones atribuyen un propósito funcional a una secuencia de genes. Ahora
bien, una simple secuencia de ácido nucleico sin una indicación de su función no es una función
patentable. Cuando se utiliza una secuencia genética completa o parcial para producir una
Módulo II Patentes

proteína o una parte de una proteína, se debe especificar la proteína o la parte de la proteína
producida y la función que cumple.
 16 Sin embargo, la cuestión de la patentabilidad del material genético es controvertida y, en algunos
países, no se considera materia patentable. En esos países, toda solicitud de patente en la que se
reivindiquen secuencias de genes originadas naturalmente se rechazará con el argumento de que
la secuencia forma parte de la naturaleza.

Recomendación profesional

En numerosas jurisdicciones del mundo, el Derecho de patentes contiene prohibiciones

contra la protección de invenciones asociadas con métodos de tratamiento del cuerpo
humano. Por lo tanto, se debe prestar especial atención a tales restricciones al redactar
reivindicaciones relativas a usos nuevos de productos farmacéuticos conocidos y a
métodos de tratamiento de varias enfermedades mediante compuestos novedosos.

Programas informáticos
Se ha debatido mucho la patentabilidad de los programas informáticos. Las normas a ese
respecto varían de un país a otro. En muchos países, si bien no se puede patentar los programas
informáticos como tal, escritos en un lenguaje de programación o de máquina, las invenciones
ejecutadas por computadora sí se consideran materia que puede ser objeto de una patente. Estas
invenciones pueden consistir en un sistema, un método o un aparato que utiliza un programa
informático para alcanzar un fin determinado. En algunos países, también puede patentarse un
programa informático si, mediante sus instrucciones, cumple una función útil de forma novedosa
(por ejemplo, hace que el programa informático procese la información de manera más rápida
y eficiente).

En el presente manual, se entenderá que las invenciones que se ejecutan mediante programas
informáticos pueden patentarse, a diferencia de los puros algoritmos o ecuaciones matemáticos.

Perfeccionamiento
La mayor parte de las patentes se refieren a invenciones que son, en sí mismas, mejoras de
invenciones anteriores. Sin embargo, las patentes de perfeccionamiento constituyen un nuevo tipo
de patentes que protegen los efectos del perfeccionamiento o la mejora de una patente anterior.

Ejemplo

El inventor A es el titular de una patente relativa a un aparato que se emplea para rellenar
frascos médicos. Posteriormente, el inventor B obtiene una patente relativa a un aparato
con la misma función que representa un perfeccionamiento de la máquina del inventor
A. La invención del inventor B rellena los frascos más rápidamente y derrama menos
cantidad de líquido de forma novedosa.

Aunque el inventor B del ejemplo es titular de una patente respecto de la máquina perfeccionada,
tal vez no pueda explotar su patente sin el consentimiento del inventor A, si la invención de B se
encuentra dentro del alcance de las reivindicaciones de la patente de A. Normalmente, en estas
situaciones, se solicitará el consentimiento mediante la negociación de un acuerdo de licencia, en
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

la que ambos inventores (A y B) reconocen las ventajas comerciales y financieras de la colaboración.

(El hecho de que acaben llegando a un acuerdo sobre las condiciones de la licencia y sobre cuál de
ambas partes pagará más por ella dependerá de las habilidades negociadoras de cada una de las
partes y de las características específicas de sus circunstancias.)

Asimismo, en relación con el ejemplo, cabe recordar que las patentes son “territoriales”. Por
consiguiente, si el inventor A obtiene una patente válida únicamente en los Estados Unidos de
América, el inventor B puede producir y vender la máquina perfeccionada en otro país (suponiendo
que en esos países no se hayan concedido otras patentes, además de la del inventor A, que
coincidan con el alcance de la máquina del inventor B).
Figura 2: Ejemplo de patente publicada  17

Módulo II Patentes
 18 1.3 ¿Cuál es la importancia de las patentes?

Las patentes pueden ser activos importantes para las empresas. Por ejemplo, MPEG-4 es una
norma técnica de tecnología de video y audio para varios productos de consumo, como teléfonos
o televisores inteligentes. Los fabricantes deben obtener una licencia de los titulares de la patente
relativa a la tecnología MPEG-4 para poder utilizarla en sus productos. Estas tasas de licencia
pueden generar ingresos sustanciales para los titulares de la patente.

También debe tenerse en cuenta que, si bien una empresa puede comenzar con la ventaja
de ser la primera en presentar un producto en el mercado, es posible que los competidores
aprendan rápidamente a fabricarlo y comercializarlo de manera provechosa. Al menos uno de
ellos acabará logrando fabricar el producto de forma menos costosa que el fabricante original. Si
la empresa que comercializó el producto en primer lugar no es titular de patentes válidas, verá
reducidos sus ingresos indefectiblemente a medida que accedan al mercado empresas de mayor
envergadura. Sin embargo, la empresa puede explotar su patente para restringir la posibilidad
de que terceros fabriquen el producto o recibir unos ingresos por la concesión de licencias que
guarden una proporción adecuada respecto de las ganancias que obtendría la empresa si vendiera
directamente los productos.

A continuación, se examinan algunos de los modelos de explotación de patentes más frecuentes.

Fuente de ingresos
Según este modelo, un inventor único que obtiene una patente sobre un producto clave recibe
regalías por la concesión a terceros de licencias sobre la patente o genera ingresos mediante
la creación de una industria basada en el producto protegido por la patente (por ejemplo, Bell
y el teléfono). Aunque esto todavía sucede, las patentes exitosas de un único inventor son poco
frecuentes hoy en día. En la actualidad, es más frecuente que una empresa importante con
recursos suficientes haga valer sus derechos de patente frente a terceros. Si bien las empresas más
pequeñas pueden indudablemente obtener ingresos considerables de la concesión de licencias
sobre sus derechos de patente, muchas grandes empresas obtienen enormes beneficios de las
licencias sobre sus carteras de patentes (es decir, colecciones de patentes relativas al mismo
producto o sector).

En general, los inventores deberían tener expectativas realistas (conservadoras) respecto de

los ingresos que podrían obtener si conceden licencias sobre sus patentes. En primer lugar,
actualmente existen muchas más patentes que en el pasado, y los empresarios de hoy pueden
encontrarse cientos o, incluso, miles de patentes relacionadas, por lo que les resulta complicado
determinar si es necesario obtener una licencia y respecto de qué patentes. En segundo lugar,
entablar litigios en materia de patentes es costoso y muchos titulares de patentes simplemente
no pueden permitirse hacer valer sus derechos contra los infractores, especialmente cuando la
infracción tiene lugar en varios países.

Ventajas de comercialización
El titular de una patente puede indicar que un producto determinado está protegido por una
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

o varias patentes. En la legislación en materia de patentes de algunos países se prevé algún

tipo de requisito de identificación de las patentes según el cual los productos protegidos por la
patente deben estar identificados mediante el número de patente. El número de patente puede
simplemente aparecer impreso en algunos productos, especialmente en los que están compuestos
por un material sólido, con el objetivo de comunicar (por ejemplo, a los competidores del
fabricante) que el producto no puede copiarse libremente porque está protegido por la ley.

Con el paso del tiempo, muchas empresas han observado que la identificación también es
un instrumento de comercialización eficaz, puesto que les permite garantizar al público la
procedencia del producto. Las empresas se refieren constantemente a su “tecnología patentada”
en las notas de prensa y el material publicitario. Algunas empresas incluso proporcionan
información sobre sus carteras de patentes en la documentación para los inversores.

Elemento de negociación
Las patentes tienen otros usos, además de justificar la obtención de medidas judiciales
para impedir las infracciones o de tasas de licencia. Numerosas empresas e instituciones de
investigación utilizan sus carteras de patentes como instrumentos para obtener una ventaja
competitiva o estratégica. Por ejemplo, el titular de una patente puede usarla para obtener
licencias cruzadas sobre las patentes de un competidor que puedan ser de interés para su empresa.
 19

Puede incluso aprovechar la fuerza de su cartera de patentes para convencer a un competidor de

que ambas empresas deben concederse mutuamente licencias cruzadas sobre sus respectivas
carteras, para eliminar la posibilidad de litigios entre ellas (en detrimento de un posible tercer
competidor, que tendría que obtener licencias sobre las carteras de ambas empresas).

Control e influencia en la industria

La manera más directa de hacer valer una patente es obtener una medida judicial contra una
infracción cometida por un competidor que haya fabricado, utilizado, vendido, ofrecido a la venta
o importado un producto o servicio incluido en el alcance de las reivindicaciones de la patente. En
determinadas circunstancias, la patente bloqueadora confiere al titular el control de la industria o
la línea de productos relacionadas con la patente. Por supuesto, las reivindicaciones de la mayor
parte de las patentes no son tan amplias como para controlar la fabricación de todos los productos
de una determinada categoría (por ejemplo, una patente que abarque todas las computadoras).
Esto se debe a que las reivindicaciones demasiado amplias no cumplen los requisitos de
patentabilidad, por lo que, si se concede la patente, sería fácil anular esas reivindicaciones.

Del mismo modo, en ocasiones es posible que toda una patente o cartera de patentes que sea
fundamental para la aplicación de una norma técnica importante sea tan relevante que ejerza
una influencia en toda la industria. Estas circunstancias pueden dar lugar a abusos de la situación
dominante en el mercado y, por este motivo, en muchos países se adoptan medidas de Derecho de
la competencia o antimonopolio para reducir los riesgos.

Usos defensivos
La expresión “estrategia defensiva en materia de patentes” se utiliza con frecuencia en el contexto
de la explotación de patentes y puede tener tres significados.

– En un sentido, una o varias patentes se utilizan “de forma defensiva”, por ejemplo, para
impedir que competidores copien el producto más importante de una empresa o para crear
un estado de la técnica que evite que los competidores patenten su propio concepto.
– En otro sentido, las patentes se emplean para “defender” a la empresa en caso de que un
competidor interponga una demanda hostil por infracción de patente.
– En un tercer sentido, la “estrategia defensiva en materia de patentes” consiste en un
programa de patentes inadecuado o con financiación insuficiente.

Los programas de patentes de estrategia defensiva probablemente no serán menos costosos que
los programas de patentes agresivos.

En el módulo X figura un examen detallado de las estrategias defensivas y ofensivas en materia

de patentes.

Palabras clave

– derechos de patente
– reivindicaciones
– estado de la técnica
– examen de patente
– modelo de utilidad
– licencia
– licencia cruzada
– modelos de explotación de patentes

Autoevaluación
Módulo II Patentes

¿Cuál es el plazo general de las patentes vigente en la mayor parte de los países?
Las reivindicaciones de las patentes son conjuntos de oraciones que suelen aparecer al final
de la solicitud de patente y que describen con detalle la invención. ¿Verdadero o falso?
 20 ¿Cuál es la diferencia entre los sistemas de examen y los sistemas de registro de las
solicitudes de patente?
¿Cuál de los siguientes tipos de patente se utiliza generalmente para proteger los procesos o
las composiciones químicas?
a) Patente de invención (patente de utilidad)
b) Patente de diseño
c) Patente de plantas
Una solicitud de patente puede contener a la vez reivindicaciones relativas a un aparato y
relativas a un método (proceso). ¿Verdadero o falso?
Enumere cuatro motivos por los que las patentes son importantes para muchas empresas.
¿Qué son las patentes bloqueadoras y por qué son importantes?

2. Requisitos legales de patentabilidad

En esta sección del módulo, se profundiza en los hechos básicos sobre patentes que se han
presentado en la primera sección para ofrecer información más detallada sobre la legislación y sus
requisitos en materia de patentes.

Para poder patentar una invención, esta debe cumplir varios requisitos. Los principales
requisitos pueden clasificarse de forma general en la novedad, la actividad inventiva (no
evidencia) y la aplicación industrial (utilidad). Además, las invenciones únicamente pueden
patentarse si constituyen materia susceptible de protección en virtud de la legislación nacional o
regional aplicable.

Otras cuestiones jurídicas relativas a la divulgación de la invención, como la necesidad de realizar

una divulgación habilitante, también forman parte de los requisitos fundamentales del Derecho
de patentes.

2.1 Novedad

Principio
Por lo general, la novedad requiere que la invención reivindicada no se haya “puesto a disposición
del público” antes de la fecha de solicitud (o fecha de prioridad4) de la patente respecto de la
invención. El carácter novedoso de la invención reivindicada se determina en relación con el
“estado de la técnica”. La invención reivindicada no es novedosa si todos sus elementos (aspectos)
se encuentran en una única referencia del estado de la técnica, como un artículo en una revista
técnica o una patente publicada con anterioridad. Dicho de otro modo, la invención reivindicada es
novedosa si ni siquiera uno de sus aspectos o elementos aparece en una sola referencia del estado
de la técnica.

En la tramitación de patentes, la falta de novedad también se denomina “anterioridad”. Si una sola

referencia antecedente contiene todos los elementos o aspectos de la invención reivindicada, se
dice que la referencia “es anterior a” la invención.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Ejemplo

En una referencia del estado de la técnica se divulga una silla con asiento y cuatro patas
que puede ser de madera o de metal. El inventor A inventa una mecedora de madera con
asiento y cuatro patas, pero las reivindicaciones pendientes solo se refieren al asiento y las
cuatro patas y no mencionan los elementos complementarios que permiten el balanceo
de la mecedora.

¿La invención tiene una anterioridad en el estado de la técnica?

Sí, porque todos los elementos de la invención reivindicada se encuentran en la referencia

del estado de la técnica, es decir, la referencia es anterior la invención reivindicada.
Sin embargo, en función de lo que ya se divulgó en la solicitud presentada, es posible
modificar las reivindicaciones para que describan una invención que evite el estado de la
técnica. En el ejemplo, podría añadirse una descripción de los elementos que permiten el
balanceo de la mecedora.
Cabe señalar también que todos los elementos deben estar presentes en la referencia única. Los
examinadores de patentes no pueden combinar múltiples referencias para argumentar que
 21

la invención carece de novedad. No obstante, como se señala en la sección 2.2, relativa a la no

evidencia y a la actividad inventiva, es posible combinar varias referencias para mostrar que una
invención es evidente y, por lo tanto, no se puede patentar.

“Puesta a disposición del público”

Se entiende que la invención reivindicada se ha “puesto a disposición del público” si los
conocimientos sobre ella se comunican o se hacen accesibles a un miembro del público, que
podría divulgar libremente esos conocimientos. No es necesario demostrar que una persona
tuvo conocimiento efectivo de la invención reivindicada, es decir, para calificar el documento
como referencia del estado de la técnica, no es relevante si algún miembro del público ha leído
efectivamente la referencia (el documento).

Por consiguiente, formalizar un acuerdo de no divulgación con la persona a la que el inventor

propone comunicar (divulgar) la invención antes de hacerlo ayudará a preservar la novedad.

Alcance geográfico y forma del antecedente del estado de la técnica

Si bien el principio de novedad es universal, el alcance del estado de la técnica, que es la base para
determinar la novedad, puede variar ligeramente de una jurisdicción a otra. En muchos países, la
divulgación pública en cualquier lugar del mundo representa un estado de la técnica válido contra
una invención reivindicada. El antecedente del estado de la técnica puede adoptar cualquier forma,
como una divulgación oral, una publicación o el uso o presentación de la invención reivindicada, en
particular, en exposiciones, en redes sociales o en Internet en general.

Solicitud de patente presentada con anterioridad y publicada posteriormente

Además del estado de la técnica puesto a disposición del público antes de la fecha de solicitud (o
la fecha de prioridad), las solicitudes de patente que se presentaron en el mismo país antes de
la fecha de solicitud (o prioridad) pero se publicaron después de esta –es decir, las solicitudes de
patente presentadas con anterioridad y publicadas posteriormente– también pasan a formar parte
del estado de la técnica en muchas jurisdicciones. Dado que en la fecha de solicitud de la patente
todavía no se ha efectuado la publicación de la patente que va a examinarse, esa publicación se
denomina “estado de la técnica secreto” o “ficticio”.

El alcance de la idoneidad de esas patentes para su publicación varía en función de la jurisdicción.

Por ejemplo, en Europa y en el Japón, la solicitud de patente presentada con anterioridad y
publicada posteriormente solo se tiene en cuenta en el examen de la novedad. En los Estados
Unidos de América, este tipo de solicitudes se toma en consideración para examinar tanto la
novedad como la actividad inventiva. Por otra parte, en los Estados Unidos de América y en el
Japón, las solicitudes presentadas con anterioridad y publicadas posteriormente solamente
forman parte del estado de la técnica si han sido presentadas por un tercero. Dicho de otro modo,
queda excluida del estado de la técnica toda solicitud de patente presentada con anterioridad y
publicada posteriormente cuyo titular sea el mismo inventor o solicitante. Sin embargo, esto no es
así ni Europa ni en China.

Plazo de gracia (divulgación no perjudicial)

En principio, las divulgaciones públicas del propio inventor pueden constituir estado de la técnica,
es decir, la publicación de los resultados de investigación del inventor antes de la presentación
de la solicitud de patente puede eliminar la novedad de su propia invención. Por lo tanto, los
solicitantes deben presentar sus solicitudes de patente antes de divulgar públicamente la
invención. Ahora bien, esta norma tiene algunas excepciones en forma de un plazo de gracia, un
período limitado durante el cual la divulgación del inventor sobre su propia invención no puede
pasar a formar parte del estado de la técnica respecto de su solicitud de patente (es decir, la
divulgación no le perjudica).

Los tipos de divulgación que pueden beneficiarse del plazo de gracia y la duración de este varían
de unos países a otros. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América y en el Japón se contempla
Módulo II Patentes

un plazo de gracia integral. Cualquier tipo de divulgación, incluso de carácter comercial, efectuada
por el inventor o solicitante durante el año previo a la fecha de solicitud se considera no perjudicial
y no se tiene en cuenta al determinar la novedad y la actividad inventiva. En cambio, en Europa
(en virtud del Convenio sobre la Patente Europea) y en China, el plazo de gracia se aplica solo con
 22 carácter excepcional. En principio, la divulgación de la invención por parte del inventor o solicitante
elimina la novedad de la invención, excepto si la divulgación tiene lugar en una exposición
internacional o un contexto similar. En Europa y en China, publicar una investigación nueva y útil
(cuando ello implique la divulgación de la invención) impedirá al inventor o solicitante obtener una
patente sobre la invención si presenta la solicitud en una fecha posterior.

Por lo tanto, en general, y especialmente cuando el inventor o solicitante desee proteger la

invención mediante patente en más de un país, se recomienda vivamente presentar la solicitud de
patente antes de divulgar la invención.

Ejemplo

El inventor A, basado en los Estados Unidos de América, presenta un artículo académico

en el país X el 30 de abril de 2020. Regresa a los Estados Unidos de América y se ocupa de
otros proyectos. En noviembre de 2020, recuerda que debía presentar una solicitud de
patente para proteger su invención. Acude rápidamente a una persona especialista en
redacción de solicitudes de patente en busca de asesoramiento.

¿Es demasiado tarde para que el inventor A solicite la protección por patente?

En los Estados Unidos de América y algunos otros países, no sería demasiado tarde, puesto
que se concede un plazo de gracia de un año aplicable a toda forma de divulgación
efectuada por el inventor antes de la presentación de la solicitud de la patente. En el
ejemplo, ha transcurrido menos de un año desde la divulgación inicial, por lo que esta se
considera no perjudicial y el requisito de novedad se cumple.

En otros países en los que el plazo de gracia no se aplica a la presentación pública del
inventor anterior a la solicitud (por ejemplo, en la mayor parte de los países europeos)
o en los que el plazo tiene una duración menor de seis meses, sí sería demasiado tarde,
puesto que la presentación pública del inventor A ha eliminado la novedad de la invención.

Concepto genérico y ejemplo específico

Cuando en la solicitud de patente de una invención se reivindica el concepto genérico A y la
referencia del estado de la técnica divulga el concepto específico a1, que está contenido en el
concepto genérico A, la referencia del estado de la técnica destruye la novedad de la invención
reivindicada. Por ejemplo, cuando la invención reivindicada contiene un “material conductor” y en
la referencia del estado de la técnica se menciona un “material de cobre”, la invención reivindicada
no es novedosa.

Cuando en la solicitud de patente de la invención reivindicada se menciona el concepto

específico a1 y la referencia del estado de la técnica divulga el concepto genérico A, que contiene
el concepto específico a1, la referencia del estado de la técnica no elimina necesariamente la
novedad de la invención reivindicada. Por ejemplo, cuando la invención reivindicada contiene un
“material de cobre” y en la referencia del estado de la técnica se menciona un “material conductor”,
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

la invención reivindicada puede ser novedosa si se demuestra que el “cobre” reivindicado tiene
un aspecto técnico que puede distinguirlo suficientemente de otros subconjuntos del “material
conductor”, como el “aluminio” u otros similares (por ejemplo, si el cobre tiene una conductividad
particular que lo distingue de otros tipos de material conductor).

2.2 Actividad inventiva o no evidencia

Principio
El segundo requisito de patentabilidad es que la invención comprenda una “actividad inventiva”
o que “no sea evidente”. La actividad inventiva o no evidencia requiere que la invención no
sea evidente para una “persona experta en la materia” (cuyo concepto se analizará en mayor
profundidad en breve) o para una “persona del oficio de nivel medio”. Desde un punto de vista
conceptual más básico, la evidencia significa que si cualquier persona del oficio de nivel medio en
el sector técnico o científico de la invención puede reunir los distintos fragmentos de información
conocida y llegar a la invención reivindicada, la invención no es patentable.
La no evidencia difiere de la novedad en el sentido de que una invención puede ser evidente a
pesar de que no se haya divulgado de manera precisa en un documento del estado de la técnica.
 23

Dicho de otro modo, el examinador de una patente considerará que la invención es evidente
si pueden combinarse varias publicaciones en cada una de las cuales se divulga una parte del
concepto inventivo general. El objetivo del requisito de la no evidencia es que solamente debe
divulgarse una patente si la invención presenta un grado adecuado de mejora del estado de la
técnica y de contribución al desarrollo tecnológico en beneficio de la sociedad.

Al determinar la existencia de la actividad inventiva, se tiene en cuenta la invención reivindicada

(la materia objeto de reivindicación) en su conjunto, es decir, no debe observarse cada elemento
por separado.

Ejemplo

Un tribunal de los Estados Unidos de América invalidó la patente relativa al exitoso

medicamento de Merck contra la osteoporosis, el Fosamax (administrado en una dosis
semanal única), porque la invención reivindicada era evidente en relación con el estado
de la técnica. Cerca de un año antes de que Merck presentara su solicitud de patente,5
se habían publicado dos artículos sobre la osteoporosis en una revista farmacéutica. En
esos artículos se proponía administrar una dosis semanal de bisfosfonato para tratar
la osteoporosis, en lugar de una dosis diaria. La dosis semanal aliviaba algunas de las
complicaciones gastrointestinales provocadas por la ingesta diaria del medicamento.

Merck trató de patentar esa dosificación semanal del medicamento, que equivalía a siete
dosis diarias.

Dado que los artículos habían divulgado anteriormente el concepto de la dosificación

semanal, la patente –que inicialmente fue concedida–se consideró inválida
posteriormente, porque era evidente en relación con el estado de la técnica.

“Persona experta en la materia” - La idea de persona experta en la materia se refiere a

una persona hipotética que se entiende que tiene acceso a toda la información disponible
públicamente del estado de la técnica y que tiene la capacidad de comprender todas las
cuestiones técnicas en el sector técnico o científico correspondiente a la invención reivindicada,
así como a los conocimientos generales y las habilidades prácticas ordinarias comúnmente
conocidas en ese sector. Esta persona también tiene acceso a los medios y capacidades normales
de experimentación de rutina para, por ejemplo, aclarar las ambigüedades de la tecnología
conocida. Sin embargo, la persona experta en la materia carece de las capacidades inventivas que
exceden la habilidad de ejercer las facultades habituales de la lógica y la razón para combinar los
conocimientos. En otras palabras, no se espera que esta persona utilice una imaginación inventiva,
añada conocimientos al estado de la técnica ni genere progresos en la tecnología.

En ocasiones, debe suponerse que esta “persona” hipotética es un grupo de personas o un equipo
de especialistas en el que cada uno tiene una capacidad particular. Por ejemplo, si se trata de una
invención consistente en una herramienta bioinformática del ámbito médico, se presume que la
persona experta es un equipo formado por especialistas en biotecnología, medicina y tecnologías
de la información.

El grado de capacidades y conocimientos de la persona experta en la materia puede variar en

función del sector de la tecnología concreto de que se trate. En general, el grado de conocimientos
y capacidades de la persona experta en la materia no es el promedio de una persona lega (es decir,
conocimientos y capacidades mínimos) ni equivale a las capacidades de un especialista principal
(los conocimientos y capacidades máximos), sino, más bien, las capacidades que se esperan de un
profesional ordinario y debidamente cualificado del ámbito correspondiente.

Análisis para determinar la actividad inventiva o no evidencia

En algunas jurisdicciones, como en los Estados Unidos de América, el análisis de la no evidencia
Módulo II Patentes

suele comprender varias etapas que tienen como objetivo determinar lo siguiente:

– el alcance y el contenido del estado de la técnica;

– las diferencias entre el estado de la técnica y la invención reivindicada; y
 24 – el nivel de conocimientos de la persona experta en la materia correspondiente.

En otros países y, por ejemplo, en la jurisdicción de la Oficina Europea de Patentes (OEP), para
analizar la actividad inventiva se aplica un método ligeramente diferente que se denomina
“enfoque problema-solución”. Este método consiste en lo siguiente:

– determinar el estado de la técnica más reciente;

– establecer los aspectos distintivos entre la invención reivindicada y el estado de la técnica
más reciente;
– formular el “problema técnico objetivo” que se trata de resolver; y
– examinar, a partir del estado de la técnica más reciente y del problema técnico objetivo, si
la invención reivindicada (la solución) habría sido evidente para una persona experta en
la materia.

Para detectar las diferencias entre el estado de la técnica y la invención, es necesario comparar
cuidadosamente el estado de la técnica y la invención reivindicada para detectar las similitudes
concretas y las diferencias que distinguen a una de la otra. Por ejemplo, si tanto en la reivindicación
como en las referencias del estado de la técnica se divulga un método o proceso para fabricar
el compuesto X, el examinador de la patente comparará las etapas de ambos métodos para
determinar si son distintos. Del mismo modo, si una invención consiste en un compuesto
químico con una estructura específica, el examinador comparará esa estructura química con
otros compuestos del estado de la técnica para discernir en qué medida cada uno de ellos tiene
estructuras diferentes.

Si el examinador observa que una referencia del estado de la técnica divulga exactamente toda la
invención (reivindicada) del solicitante, determinará que la solicitud de patente carece de novedad.

Si el examinador observa que esa referencia del estado de la técnica es tan similar a la invención
reivindicada del solicitante que una persona experta en la materia podría de manera evidente
reproducir la invención, llegará a la conclusión de que la invención reivindicada es “evidente”. Será
aún más evidente si el examinador halla otras referencias del estado de la técnica que, junto con la
primera, divulgan la totalidad de la invención reivindicada.

En el módulo IX se presenta un análisis más detallado del procedimiento de rechazo o aceptación

de reivindicaciones durante la tramitación de patentes.

Análisis retrospectivo inadmisible (análisis ex post facto)

Cuando un inventor concibe una invención, a menudo otras personas la consideran evidente.
Ello se debe a que el hecho de conocer la invención los induce natural e inevitablemente a esa
creencia. El examinador de patentes y los tribunales deben actuar con especial precaución
para evitar ese “análisis retrospectivo” o “ex post facto” al determinar el carácter evidente de la
invención reivindicada.

Enseñanza que alejaría al experto de la invención reivindicada (teaching away)

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Para determinar la no evidencia, el examinador de patentes debe comparar todas las

características de la invención reivindicada con las referencias del estado de la técnica. Ahora bien,
si una referencia del estado de la técnica excluye explícitamente un elemento de la invención, dicha
referencia puede no utilizarse para demostrar la evidencia. Este fenómeno, al que por lo general se
hace referencia en inglés, “teaching away”, se define como enseñanza que alejaría al experto de la
invención reivindicada.

Ejemplo

La referencia X del estado de la técnica divulga una solución de galvanoplastia de cobre

que contiene lo siguiente:

i) una solución alcalina de sulfato de cobre;

ii) cualquier ácido concentrado a 30-50 gramos por litro (excluyendo el ácido sulfúrico); y
iii) una solución acuosa de un sustrato modificador del pH en una cantidad suficiente
para ajustar el pH a un valor entre 3,5 y 5,0.
 El inventor A ha creado una invención similar consistente en una solución de
galvanoplastia que está compuesta por:
 25

i) una solución alcalina de sulfato de cobre;

ii) ácido sulfúrico concentrado a 10-20 gramos por litro; y
iii) una solución acuosa de un sustrato modificador del pH en una cantidad suficiente
para ajustar el pH a un valor entre 3,5 y 5,0.

En este caso, la invención puede satisfacer el requisito de la no evidencia, porque estado

de la técnica excluye expresamente (teaches away) el ácido sulfúrico de su descripción de
la solución de galvanoplastia de cobre (es decir, disuade de forma expresa al experto en la
materia de emplear ácido sulfúrico). A pesar de que la referencia del estado de la técnica
establece de forma explícita que el ácido sulfúrico no funcionará, el inventor ha dado con
otra solución de galvanoplastia de cobre en la que sí se puede utilizar el ácido sulfúrico.

Análisis de factores secundarios

Además de todos estos factores, los examinadores de patentes –y los tribunales– en ocasiones
pueden tener en cuenta factores secundarios para decidir acerca de la cuestión de la no evidencia.
Algunos de estos factores secundarios consisten en que la invención resuelva un problema
existente desde hace mucho tiempo, supere el fracaso de otras personas o logre el éxito comercial.
La existencia de alguno de estos factores puede indicar la no evidencia de la invención reivindicada.
Dicho de otro modo, esos factores secundarios ayudan a demostrar que, aunque la invención
parezca evidente, en realidad no lo es, porque otras personas que trataron de resolver el problema
no lo consiguieron.

Además, en algunas jurisdicciones, el hecho de que una invención alcance el éxito comercial ayuda
a demostrar que la invención no era evidente.

Sin embargo, cabe señalar que, si el primer análisis revela que la invención es claramente evidente,
por lo general los factores secundarios no ayudarán a superar la objeción.

2.3 Aplicación industrial o utilidad

Para poder patentar una invención, esta debe ser útil. En la terminología de patentes, este
requisito se denomina “utilidad” en algunas jurisdicciones, mientras que en otras se emplea el
término “aplicación industrial”.6 Si bien a menudo se entremezclan, estos términos no tienen un
significado idéntico.

Normalmente, la utilidad solamente requiere que una invención cumpla las funciones
especificadas y logre un resultado mínimamente beneficioso; de no ser así, la patente no se
concederá. Esto se basa en la idea histórica de que la sociedad se beneficia positivamente de todo
derecho exclusivo concedido a un solicitante. Para cumplir los requisitos, no es necesario que la
invención sea superior a los productos o procesos existentes. Un ejemplo obvio de “invención”
que sería excluida por falta de utilidad es la de artículos o procesos que funcionan de una
manera claramente contraria a las leyes de la física consolidadas (por ejemplo, una máquina de
movimiento perpetuo).

En algunas jurisdicciones, es posible que se exija al solicitante de una patente que demuestre
que su invención cumple el requisito de la aplicación industrial, lo cual significa generalmente
que la invención puede fabricarse o utilizarse en cualquier industria en sentido amplio, como la
agricultura, la pesca, los servicios, etc. El término “industria” suele entenderse referido a toda
actividad física de “carácter técnico”, es decir, una actividad que tenga aspectos útiles y prácticos
antes bien que puramente estéticos. Sin embargo, “industria” no implica necesariamente el uso
de una máquina o la fabricación de un artículo y podría abarcar, por ejemplo, un proceso para
dispersar la niebla o para convertir una forma de energía en otra. El requisito de la aplicación
industrial también impediría la patentabilidad de una máquina de movimiento perpetuo.
Módulo II Patentes

En general, los solicitantes no están obligados a demostrar que su invención es comercialmente

viable para satisfacer el requisito de la utilidad o aplicación industrial.
 26 Ejemplo

El inventor A ha descubierto que el metal platino tiene una propiedad única que evita que
el agua se congele. Se da cuenta de que esta propiedad puede aplicarse en la industria de
la fontanería mediante un proceso inventivo que recubra las tuberías de agua con platino
para evitar que la congelación.

Si bien la invención puede resultar demasiado costosa para comercializarla, el uso del
platino en las tuberías satisface el requisito de la utilidad o aplicación industrial.

Recomendación profesional

Al analizar los resultados de investigación y reflexionar sobre su patentabilidad, conviene

preguntar al inventor si los resultados son “útiles”. Si son útiles para resolver un problema
práctico, aunque sea leve, se debería seguir estudiando la invención para determinar si
cumple los demás requisitos de patentabilidad.

El requisito de utilidad o aplicación industrial suele cumplirse fácilmente cuando se trata de

procesos y dispositivos mecánicos, pero puede plantear más dificultades en relación con las
invenciones de los sectores de la química o la biotecnología. En el ámbito de las ciencias de la
vida, por ejemplo, un inventor puede descubrir un nuevo compuesto o un proceso para fabricar
un compuesto sin saber a qué objetivo práctico específico podría servir. En algunos países, los
tribunales han considerado que una invención tiene utilidad suficiente si un compuesto químico
produce efectos en animales de laboratorio, como reducir un tumor en ratones, o servir de
intermediario para generar otros compuestos de utilidad conocida. Asimismo, un inventor que
haya logrado aislar fragmentos de ADN y que, sin embargo, no pueda demostrar un uso adecuado
de los fragmentos no podrá cumplir el requisito de aplicación industrial o utilidad (véase también la
sección 15 del módulo VI).

2.4 Materia patentable

La “materia patentable”, también denominada “idoneidad de la materia para la protección por

patente”, es uno de los principales requisitos de patentabilidad. La idoneidad de la materia
patentable funciona como filtro o umbral para el análisis de otras cuestiones de patentabilidad,
como la novedad o la actividad inventiva (no evidencia), porque resultaría técnicamente inútil
evaluar estos criterios si la invención no se califica como materia patentable.

En algunas jurisdicciones, la materia patentable se define objetivamente en la legislación sobre

patentes. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, la materia patentable es “todo proceso,
máquina, manufactura o composición de materia que sea nuevo y útil”,7 es decir, la invención
reivindicada debe poder clasificarse en una de esas cuatro categorías. Sin embargo, en la
legislación de este país no se define aquello que no puede patentarse. A lo largo de los años, la
jurisprudencia estadounidense ha establecido determinadas categorías de creaciones que no son
patentables, como las “leyes de la naturaleza”, las “ideas abstractas” y los “fenómenos naturales”.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

En la legislación del Japón, la materia patentable se define como “la creación de una idea técnica
que aplica una ley de la naturaleza”.8 Por consiguiente, las creaciones que apliquen leyes distintas
de las de la naturaleza (por ejemplo, principios económicos) o que sean fruto de la mera actividad
mental no se consideran idóneas para la protección por patente.

Sin embargo, en muchos otros países (como los Estados parte en el CPE) no se proporciona una
definición objetiva de la materia patentable, sino que se enumera una lista no exhaustiva de
invenciones no patentables. En el CPE se enumeran varios ejemplos de materia no patentable:

– los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;

– las creaciones estéticas;
– los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, en materia de
juegos o en el campo de las actividades económicas, así como los programas informáticos; y
– las presentaciones de informaciones.9

Estos elementos se excluyen de la patentabilidad solamente en la medida en que las

reivindicaciones se refieran a “uno de esos elementos considerados como tales”.10
Al interpretar la expresión “como tales” para diferenciar la materia no patentable de la patentable,
por lo general se analiza el “carácter técnico” de la invención. El significado de “técnico” es una
 27

cuestión complicada de interpretación jurídica cuyo análisis se ha desarrollado con ocasión de

causas planteadas ante la Cámara de Recursos de la OEP.

La idoneidad de la materia patentable se cuestiona principalmente cuando la invención

reivindicada se refiere a invenciones ejecutadas por computadora (por ejemplo, invenciones que
contienen software), a invenciones que aplican métodos comerciales o a invenciones relacionadas
con la biotecnología. En algunas jurisdicciones, se ponen a disposición del público directrices
de examen especializadas en los distintos sectores técnicos para definir los límites propios de
cada uno.

Ejemplo 1

El descubrimiento de que en una determinada longitud de onda se produce radiación (por

ejemplo, los rayos X) no es materia patentable, porque el descubrimiento forma parte
de las leyes de la naturaleza. Por lo tanto, los rayos X como tales no son patentables.
Sin embargo, todo método que sirva para producir los rayos X es materia patentable, y
también lo es cualquier aparato que utilice rayos X, como una máquina de rayos X para
observar la estructura corporal, por ejemplo.

Ejemplo 2

La presentación de información en sí misma (es decir, el “contenido”) no es materia

patentable. Un método novedoso y con carácter inventivo para presentar la información sí
podría protegerse mediante patente. Un ejemplo sería un método que permite generar un
icono con efectos tridimensionales mediante la configuración del color y la luminosidad de
los límites externos.

Algunas jurisdicciones cuentan con leyes en vigor que excluyen de la patentabilidad determinadas
invenciones por otros motivos. Si bien el alcance exacto de esas exclusiones varía de un país a otro,
por lo general se excluyen de la patentabilidad las invenciones siguientes:

– las invenciones cuya explotación comercial deba prohibirse para proteger el orden público
o las buenas costumbres, así como la vida y la salud humanas, animales o vegetales, o para
evitar un perjuicio grave al medio ambiente;
– los métodos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos o
animales; y
– las plantas y los animales (excepto los microorganismos) y los procesos esencialmente
biológicos (excepto los procesos microbiológicos).

No obstante, la exclusión de la patentabilidad de los métodos diagnósticos, terapéuticos y

quirúrgicos no se aplica a los productos concebidos para utilizarse en esos tratamientos. Por lo
tanto, es posible obtener patentes para proteger productos, aparatos y dispositivos médicos que
permitan efectuar diagnósticos, cirugías o terapias.

En los Estados Unidos de América, donde estos métodos de tratamiento sí pueden patentarse, el
titular de la patente concedida respecto de uno de estos métodos no puede hacerla valer contra un
profesional médico.

2.5 Requisito de divulgación

A cambio de la concesión de derechos exclusivos de patente, los titulares deben divulgar al público
información suficiente sobre la invención. Mediante este requisito de divulgación, el sistema de
patentes facilita la difusión de información tecnológica contenida en las patentes y el acceso a ella.
Permite a terceros tener conocimiento de las nuevas invenciones para evitar que “se reinvente la
rueda” y que se dupliquen la labor y la inversión en la investigación y el desarrollo (I+D). El requisito
Módulo II Patentes

de divulgación también evita que los derechos de patente protejan algo que se oculta al público, es
decir, sería difícil justificar la concesión de una patente sobre una materia reivindicada que el titular
no ha “inventado” antes de la fecha de solicitud ni divulgado en la solicitud de patente presentada.
Además, mediante el requisito de divulgación se garantiza que el alcance de la protección por
 28 patente de la invención definida en las reivindicaciones se comunique claramente a otras personas,
lo cual permite evitar las infracciones de la patente o impugnarla.

Para cumplir estos objetivos, en la mayor parte de las jurisdicciones el requisito de divulgación se
expresa en disposiciones como las siguientes:

– el requisito del respaldo de las reivindicaciones (en los Estados Unidos de América se
denomina “requisito de descripción escrita”);
– el requisito de habilitación; y
– el requisito de claridad.

Además, en algunos países, los solicitantes de patentes deben indicar en la memoria descriptiva la
mejor manera conocida por el inventor de realizar la invención (requisito de la mejor manera).

Requisito del respaldo de las reivindicaciones (o de descripción escrita)

El requisito del respaldo de las reivindicaciones, que es comparable al requisito de descripción
escrita que se exige en los Estados Unidos de América, sirve para armonizar la amplitud de
las reivindicaciones (es decir, el alcance de la protección por patente) con el contenido de la
descripción y los dibujos.

En la legislación de numerosos países se exige que la descripción respalde las reivindicaciones.

En general, esto significa que la materia objeto de cada reivindicación debe tener una base de
sustento en la descripción y que el alcance de las reivindicaciones no debe ser más amplio de
lo que justifican la descripción y los dibujos. Por norma general, se considera que la descripción
respalda la reivindicación, a menos que existan motivos bien fundados para creer que una persona
experta en la materia no podría extender la enseñanza concreta de la descripción a todo el sector
reivindicado a partir de la información que se proporciona en la solicitud presentada.

Recomendación profesional

En primer lugar, debe evaluarse con atención si la invención se considera materia

patentable en las jurisdicciones en las que se solicita la protección. Si la materia no es
patentable, no se podrá obtener una patente, aunque la invención sea novedosa y tenga
carácter inventivo (no sea evidente).

En la legislación de los Estados Unidos de América se establece que la memoria descriptiva debe
contener una descripción escrita de la invención. Para satisfacer el requisito de la descripción escrita,
en la memoria descriptiva debe explicarse la invención reivindicada con detalles suficientes para
que una persona experta en la materia pueda concluir razonablemente que el inventor tenía
dominio sobre la invención reivindicada en el momento de presentar la solicitud.

Recomendación profesional

El requisito de divulgación es de suma importancia, puesto que una vez presentada la

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

solicitud de patente, no se podrá añadir materia nueva al contenido de la divulgación

en la fecha de solicitud (véase la sección 3 del módulo IX, relativa a las modificaciones).
Dicho con otras palabras, si no se ha redactado adecuadamente la solicitud de patente en
el momento de la presentación de la solicitud, resultará difícil –en ocasiones, imposible–
cumplir el requisito de divulgación mediante una modificación de la solicitud de patente
en una fecha posterior.

En la sección 10 del módulo VI y en el módulo VII se presenta más información práctica sobre cómo
redactar una solicitud de patente que cumpla el requisito del respaldo de las reivindicaciones (o de
la descripción escrita).

Requisito de habilitación
La legislación en materia de patentes de muchos países exige que los solicitantes divulguen
la invención de manera suficientemente clara y completa para que una persona experta en la
materia pueda fabricar y utilizar la invención reivindicada a partir del contenido de la divulgación.
El requisito de habilitación también sirve para armonizar la amplitud de las reivindicaciones con el
alcance de la divulgación al público de la invención en la descripción y los dibujos.
De este requisito se desprende que, a partir de la información divulgada en la solicitud presentada
y de los conocimientos generales comunes en el sector, una persona experta en la materia
 29

podría realizar la invención sin una carga (experimentación) indebida y sin labor inventiva alguna.
Dicho de otro modo, no es necesario proporcionar en la solicitud de patente una descripción
detallada de un aspecto de la invención generalmente conocido, ni de las herramientas y procesos
que una persona experta en la materia conocería comúnmente. Ahora bien, quien redacte la
solicitud de patente debe tener en cuenta que los aspectos (elementos) novedosos de la invención
sí deben divulgarse en detalle, de forma explícita y de la manera habilitante mencionada.

Para determinar si una persona experta en la materia necesitaría efectuar una experimentación
indebida para realizar la invención reivindicada, deben tomarse en consideración varios factores.
Por ejemplo, dado que una persona experta en la materia debe poder reproducir la invención
reivindicada en todo su alcance, si se amplían las reivindicaciones tal vez sea necesario divulgar un
contenido más extenso para cumplir el requisito de habilitación.

Asimismo, por lo general, cuanto más se conozca sobre la naturaleza de la invención en el estado
de la técnica y mayor sea la previsibilidad en la técnica de que se trate, menos información deberá
proporcionarse en la propia solicitud para que una persona experta en la materia pueda realizar la
invención reivindicada. Por ejemplo, si una nueva invención consiste en la mejora de una máquina
ampliamente conocida en el ámbito mecánico, una persona experta en la materia podría fabricar
y utilizar la invención sin necesidad de explicaciones extensas y detalladas en la descripción. En
cambio, si la invención es un nuevo compuesto químico, se deberá divulgar comparativamente
más información sobre, por ejemplo, la manera de producir el compuesto y sus efectos técnicos
para que una persona experta en la materia pueda fabricar y utilizar la invención.

Requisito de claridad (o de precisión)

Si las reivindicaciones no están redactadas de forma clara e inequívoca, los terceros tendrán
dificultades para saber qué está protegido por la patente. Por lo tanto, el requisito de claridad, que
en los Estados Unidos de América se denomina “requisito de precisión” (definiteness), es uno de los
requisitos fundamentales relativos a las reivindicaciones.

En muchas legislaciones nacionales y regionales se exige que las reivindicaciones sean claras y
concisas. Las reivindicaciones deben definir de manera inequívoca la materia de la invención, sin
utilizar términos vagos ni indefinidos.

En la mayor parte de las jurisdicciones, a las palabras empleadas en las reivindicaciones se les
atribuye el significado que tendrían normalmente en la materia de que se trate y, por lo tanto, los
términos de las reivindicaciones por lo general deben ser claros para una persona experta en la
materia. En determinadas situaciones, quien redacte la solicitud de patente puede introducir una
definición explícita de una palabra que aparece en la descripción para atribuirle un significado
especial en el contexto de la reivindicación.

También pueden tenerse en cuenta la descripción y los dibujos para interpretar las reivindicaciones.

En la sección 3 del módulo VI se ofrece información sobre los aspectos más prácticos de la
redacción de reivindicaciones claras y concisas.

Requisito de la mejor manera

En algunos países, debe divulgarse en la descripción al menos una manera de realizar la invención
reivindicada (un ejemplo). En otros países, como los Estados Unidos de América, los solicitantes
deben divulgar en la memoria descriptiva la “mejor manera” de realizar la invención reivindicada,
tal como la concebía el inventor en la fecha de la solicitud (o de prioridad). El requisito de la mejor
manera se basa en el principio de equidad, que exige a los inventores ser honrados y les impide
divulgar únicamente la segunda mejor manera de realizar la invención a sabiendas de que lo es, a
fin de conservar exclusivamente para sí la mejor manera de realizar la invención.

Sin embargo, en los Estados Unidos de América, el incumplimiento del requisito de divulgar la
Módulo II Patentes

mejor manera de ejecutar la invención no es uno de los motivos que justifican la cancelación
o invalidación de una reivindicación de una patente ni impide de otro modo que tenga
fuerza ejecutoria.
 30 Palabras clave

– novedad
– anterioridad
– actividad inventiva (no evidencia)
– aplicación industrial (utilidad)
– materia patentable (idoneidad de la materia patentable)
– requisito de divulgación
– requisito del respaldo de las reivindicaciones
– requisito de habilitación
– requisito de claridad
– requisito de la mejor manera

Autoevaluación

¿Qué es la novedad?
¿Qué es el estado de la técnica?
Si la invención se publica en una revista académica antes de que se presente la solicitud de
patente, la solicitud será rechazada en numerosos países. ¿Verdadero o falso?
¿Qué es la actividad inventiva (no evidencia)?
¿Cuál es la diferencia entre la actividad inventiva (no evidencia) y la novedad?
A diferencia del requisito de la novedad, para determinar la falta de actividad inventiva,
pueden combinarse varias referencias del estado de la técnica para justificar que las
reivindicaciones de una solicitud pendiente son evidentes. ¿Verdadero o falso?
¿Qué es la aplicación industrial (utilidad)? ¿Qué se exige para que una invención
sea patentable?
Para cumplir el requisito de la aplicación industrial o utilidad, las invenciones deben ser
superiores a los productos o procesos existentes. ¿Verdadero o falso?
¿Por qué en ocasiones se plantean problemas para cumplir el requisito de aplicación
industrial o utilidad en relación con los compuestos y procesos químicos?
¿Qué tipos de invenciones no constituyen materia patentable en su país?
¿Qué es el requisito de respaldo de las reivindicaciones?
¿Qué es el requisito de habilitación?
¿Por qué las reivindicaciones de las patentes deben redactarse con claridad?
¿Qué es el requisito de la mejor manera? ¿Todos los países exigen el cumplimiento de
este requisito?
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición
Módulo III
Preparación de la
solicitud de patente

Preparar una solicitud de patente es el primer paso para obtener una patente en la que se defina
claramente el alcance de la protección jurídica que se concede al titular de la patente. En este
sentido, redactar una solicitud de patente es distinto de elaborar un artículo científico o técnico.
Dado que las solicitudes de patente contienen materia técnica, tendrán algunas similitudes con ese
tipo de trabajos. Sin embargo, en general, los artículos científicos pueden centrar más la atención
en la teoría en la que se fundamenta la materia estudiada, mientras que las solicitudes de patente
deben estar centradas en los detalles estructurales de la invención y el proceso para fabricarla y
utilizarla, aunque no suele ser necesario que contengan una guía detallada. En los años posteriores
a la concesión de una patente, la consultarán examinadores de patentes, miembros de tribunales
de apelación y jueces, así como socios comerciales y competidores. Por lo tanto, la solicitud de
patente debe redactarse teniendo en cuenta este público destinatario.

Las solicitudes de patente habitualmente están compuestas por un petitorio (denominado

“formulario de solicitud” en algunos países), una descripción, una o varias reivindicaciones, uno
o varios dibujos (de ser necesarios para comprender la invención) y un resumen. Por lo general,
al redactar la solicitud de patente no se preparan los elementos en ese orden, antes bien, se
preparan las reivindicaciones en primer lugar. El motivo de ello es que las reivindicaciones son
el núcleo esencial de la patente, y el contenido de la descripción vendrá dictado, en parte, por el
contenido de las reivindicaciones.

En el presente módulo se explica cada una de esas partes. En los módulos IV a VI se examina en
detalle cómo redactar las reivindicaciones y en el módulo VII se estudia la redacción de las demás
partes de una solicitud de patente.

1. Preparación de la solicitud de patente

Lo primero que debe plantearse quien vaya a redactar la solicitud de patente al recibir el encargo
de prepararla es lo siguiente: ¿Cuándo debe presentarse la solicitud?

Recomendación profesional

Quien redacte la solicitud de patente siempre debe preguntar al cliente y al

inventor cuándo debe presentarse una solicitud de patente, pero no debe confiar
en la interpretación de la ley, del cliente o el inventor, sino comprobar los hechos
personalmente.

La legislación de cada país contiene disposiciones estrictas sobre el momento en el que debe
presentarse la solicitud en relación con determinados acontecimientos, que son muy variados.
Pueden ser, por ejemplo, la fecha del primer intento de explotación comercial, la de la primera
exportación o la de la primera divulgación al público. Por lo tanto, el redactor de la solicitud de
patente debe recopilar información sobre los hechos siguientes:

i) ¿En qué territorios quiere proteger el cliente la invención?

ii) ¿Ha sucedido algo que pueda menoscabar la capacidad del cliente para proteger la invención
en esos territorios concretos? 31
 32 iii) ¿Cuándo tiene intención el cliente de realizar una acción que pueda menoscabar su capacidad
para proteger la invención en los territorios?

Aunque no existan impedimentos temporales como los mencionados, el redactor de la solicitud

–como todo profesional– debe tratar de completar y presentar la solicitud de patente lo antes
posible. Siempre existe el riesgo de que un tercero presente una solicitud de patente relativa a una
invención similar o idéntica a la creada por el cliente, en cuyo caso cualquier demora atribuible
al redactor de la solicitud sería el motivo principal del rechazo de la solicitud. De modo similar, la
publicación de un elemento del estado de la técnica (por ejemplo, un artículo) no puede alegarse
contra la solicitud del cliente si esta se presenta en un momento anterior a la publicación. Todo
redactor profesional de solicitudes de patente debe reconocer que la carga de trabajo depende en
gran medida de fechas que escapan a su control y que a menudo tendrá que reorganizar su plan de
trabajo para ajustarse a descubrimientos inesperados que puedan sobrevenir en momentos clave.

En principio, la redacción de solicitudes de patente es una tarea intelectual iterativa desempeñada

por el redactor y el inventor. Cuando los inventores son varias personas, generalmente es más
eficaz designar a una de ellas como persona de contacto o interlocutor único. Ha de ser alguien
que conozca la mayor parte de los detalles de la invención, que pueda gestionar y recopilar
información de los demás inventores y que tenga tiempo suficiente para colaborar de forma eficaz
con el redactor.

Al redactar la solicitud, el redactor debe plantearse la siguiente pregunta fundamental: ¿Puedo

redactar unas reivindicaciones que merezcan obtener protección por patente a partir de los
conocimientos del inventor y de mis capacidades?

Recomendación profesional

Cuando se presenta una solicitud ante una oficina de patentes en formato impreso por
correo postal u otro medio de entrega físico, no electrónico, conviene crear una carpeta y
almacenar en ella una copia de toda la documentación enviada y de los formularios y una
prueba de todos los pagos efectuados, así como el comprobante original del envío postal
de la oficina de correos, que servirá como prueba de la fecha de depósito.

Si la solicitud se presenta electrónicamente, es importante guardar –y, quizás, imprimir–

la confirmación electrónica generada por la oficina de patente una vez finalizada la
presentación. De este modo, si la oficina de patentes no atribuye la fecha correcta de
recepción de la solicitud de patente, se dispondrá de todo lo necesario para demostrar
la fecha de solicitud correcta, que será decisiva para preservar el derecho del cliente a
obtener protección por patente. Un solo día de retraso es demasiado tarde.

Ejemplo

El ingeniero X se pone en contacto con el redactor para obtener una patente sobre su
invención en los Estados Unidos de América. El redactor formula algunas preguntas
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

preliminares, pero no les da tiempo a hablar del asunto en profundidad, por lo que
acuerdan reunirse dos días después. En la reunión, X proporciona al redactor un extenso
documento en el que se describe con todo detalle la invención. El redactor trata de
recopilar información sobre los posibles obstáculos a la concesión de la patente y plantea
las preguntas siguientes:

i) ¿Se ha mostrado la invención a alguien sin un acuerdo de no divulgación? (Un

acuerdo de no divulgación es un contrato de confidencialidad en virtud del cual las
partes acuerdan no utilizar ni divulgar a terceros el objeto de su comunicación).
ii) ¿La empresa ha vendido o ha tratado de vender la invención? (En algunos países,
como los Estados Unidos de América, esto se considera un acontecimiento que
constituye un impedimento temporal).
iii) ¿El inventor o la empresa ha publicado alguna información sobre la invención?
iv) ¿El inventor ha puesto la invención en conocimiento de alguien externo a la empresa
o institución?
v) ¿Se ha presentado la invención en algún foro público, como una feria comercial o
una conferencia, o en el sitio web o las redes sociales de la empresa?
 Inicialmente, el ingeniero X contesta negativamente a todas estas preguntas. No sabe con
seguridad cuándo planea la empresa comenzar a vender la invención. Con la idea de que
 33

no existen impedimentos temporales que podrían impedir la concesión de la patente, el

redactor sigue preguntando a X sobre la invención.

Al final de la entrevista, X recuerda que un compañero presentó la invención en una

reunión científica “hace un par de meses, aproximadamente”. Cuando el redactor insiste
en conocer la fecha exacta, el ingeniero X consulta la agenda y finalmente exclama: “Vaya,
fue en octubre. ¡Ya hace un año!”

El redactor sabe que, para poder beneficiarse del plazo de gracia en los Estados Unidos
de América, la solicitud de patente debe presentarse, como muy tarde, un año después
de la primera divulgación pública del solicitante. Por lo tanto, le pide a X que confirme
la fecha exacta. Este llama a un colega para cerciorarse de ello y finalmente contesta
que precisamente hoy es el primer aniversario de la primera divulgación pública de
la invención.

Son las tres de la tarde.

El redactor sabe que es posible que esta divulgación pública en la reunión científica no
impida la patentabilidad si se presenta una solicitud de patente antes de medianoche. Sin
embargo, es imposible preparar toda una solicitud completa de patente para la invención
antes de esa hora.

Por fortuna, la ley estadounidense admite las solicitudes de patente provisionales. Las
solicitudes de patente provisionales deben divulgar la invención, pero no es necesario que
contengan reivindicaciones. Estas solicitudes caducan un año después de la fecha en que
se presentan y son eficaces para fijar la fecha de presentación mientras se prepara una
solicitud con todas las formalidades exigidas que se presentará antes del vencimiento de
ese plazo.

El redactor sabe que no debe incurrir en gastos procesales sin una autorización previa. En
consecuencia, llama por teléfono a la presidenta de la empresa (su contacto para la labor
relativa a la patente) y le explica la situación, y ella lo autoriza a proceder. Como medida de
precaución, el redactor decide consolidar lo hablado y escribe un correo electrónico a la
empresa en el que resume el acuerdo alcanzado por teléfono, para que ambos tengan un
documento escrito suplementario en el que se confirme la autorización.

Afortunadamente, el ingeniero X le proporcionó un buen documento en el que se

describía la invención y un documento técnico que la explicaba y, durante la entrevista,
el redactor adquirió conocimientos suficientes sobre la invención. Le pide a X una
copia del documento en formato electrónico e informa a sus compañeros de que debe
aplazar todas las demás tareas hasta el día siguiente para dar cabida a esta solicitud
provisional urgente.

Dedica el resto del día a elaborar la mejor solicitud provisional posible teniendo en cuenta
el poco tiempo de que dispone.

Tras presentar la solicitud,11 crea una carpeta dedicada a la solicitud provisional

de patente.
Módulo III Preparación de la solicitud de patente

Quienes redactan las solicitudes de patente deben tratar de proteger los derechos de
patente de sus clientes. En ocasiones, ello conlleva simplemente asegurarse de que se
respeten las fechas decisivas. Si el redactor de la solicitud del ejemplo se hubiera olvidado
de preguntar acerca de posibles impedimentos temporales o no hubiera insistido para
que el ingeniero le proporcionara información precisa, tal vez habría vuelto a la oficina y
habría dedicado las dos semanas siguientes a redactar con esmero un documento jurídico
sobre una invención que no podría haber obtenido protección por patente.

Al mismo tiempo, quien redacte la solicitud también debe comprobar en una etapa temprana si el
solicitante desea proteger la invención en otros países además del país en el que se encuentran.
 34 Los solicitantes de los Estados parte en el Convenio de París y de los Estados miembros de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) pueden reivindicar la prioridad en virtud del Convenio si
presentan las solicitudes posteriores de patente en esos territorios en el plazo de 12 meses a partir
de la fecha de presentación de la primera solicitud relativa a la misma invención (la denominada
“fecha de prioridad”). Esa prioridad basada en la primera solicitud también puede reivindicarse
con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) cuando se presenta
posteriormente una solicitud internacional de patente. El efecto de la prioridad reivindicada de
forma válida es que la solicitud posterior no podrá invalidarse mediante acontecimientos acaecidos
entre la fecha de prioridad y la fecha de presentación de la solicitud posterior. Por ejemplo, si
alguien presenta otra solicitud relativa a la misma invención o divulga al público una invención
idéntica en un momento entre esas dos fechas, esas actuaciones no afectarán a la patentabilidad
de la solicitud posterior en la que se reivindique la prioridad de la primera solicitud.

En la sección 2 del módulo VIII se proporciona más información sobre los procesos de
presentación de solicitudes en el extranjero.

El redactor de la solicitud debe anotar la fecha de presentación de la primera solicitud y ponerse

en contacto con el solicitante con mucha antelación respecto del primer aniversario de esa fecha.
Aunque inicialmente el solicitante no manifestara interés en presentar solicitudes de patente
en el extranjero, tal vez haya cambiado de idea un año después. También debe recordarse que
no es necesario esperar un año entero para presentar una solicitud en el extranjero. Si bien
cerca de 180 países son parte en el Convenio de París, el redactor de la solicitud también debe
averiguar –preferiblemente antes de presentar la solicitud en la que se reivindica la prioridad– si
al solicitante le interesa obtener protección en un país que no sea parte en el Convenio de París.
De ser así, el redactor deberá investigar acerca de las normas de prioridad específicas de ese
país, si bien no estará facultado para representar directamente a su cliente ante una oficina de
patentes extranjera.

1.1 Obtener del inventor información sobre la invención

Los distintos clientes pueden tener grados de capacidad diferentes para lidiar con la
documentación relativa a las patentes. Algunos clientes pueden contar con unidades
administrativas suficientemente desarrolladas que puedan proporcionar documentación completa
sobre la invención al redactor de la solicitud, quien podrá efectuar un examen de seguimiento
si es necesario. En el extremo opuesto, es posible que otros clientes carezcan de una estructura
de propiedad intelectual (PI) y necesiten que el redactor les proporcione una orientación y una
asistencia considerables.

El redactor de la solicitud deberá recopilar información técnica e ideas sobre la invención a

partir de los inventores, así como aspectos comerciales que pueden proceder de otras fuentes,
como los miembros de la dirección de la empresa solicitante o sus ejecutivos encargados de la
comercialización. La información técnica se proporcionará principalmente por escrito, mediante
documentos de divulgación de la invención, bocetos, dibujos técnicos, informes de laboratorio,
manuscritos de artículos (no publicados), prototipos, etc.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

El redactor de la solicitud averiguará con el paso del tiempo qué método arroja los mejores
resultados para cada tipo de cliente. En algunos casos, el redactor tal vez desee proporcionar al
cliente un formulario en blanco de divulgación de invenciones para que lo rellene el propio inventor.
Con otros clientes, es posible que prefiera –o necesite– recopilar información sobre la invención
mediante una entrevista con el inventor. De ser así, siempre tratará de mantener al menos una
reunión con los inventores en persona, por teléfono o por videoconferencia. Sin esta entrevista,
es muy improbable que los inventores puedan proporcionar al redactor de la solicitud material
suficiente para que se forme una idea inequívoca de la invención. Asimismo, si no se procede de
esa manera es poco probable que el inventor logre comprender el contexto jurídico y los motivos
por los que se solicita la información de base sobre la invención.

En una situación ideal, el inventor entrega a quien vaya a redactar la solicitud de patente un
formulario de divulgación de la invención y documentación justificativa mucho antes de la reunión.
El redactor estudia el material de divulgación lo antes posible y anota las preguntas que le puedan
surgir –tanto de carácter técnico (por ejemplo, “¿cómo funciona A respecto de B?”) como jurídico
(“¿quién más podría considerarse inventor?”)– y los ámbitos en los que cree que podría ser útil
divulgar más información.
 35

Recomendación profesional

El redactor de solicitudes de patente siempre debe negociar y hablar sobre las tasas con el
cliente antes de incurrir en gastos, especialmente cuando el cliente es un particular.

Durante la reunión, el redactor de la solicitud comprobará que comprende perfectamente la

invención y que no queda más información de divulgación que deba recibir, determinará cuáles
son los aspectos de la invención más importantes desde el punto de vista comercial y confirmará
que no han surgido impedimentos temporales (o, de haberlos, comprobará las fechas).

Recomendación profesional

En el anexo B, al final del manual, figura un modelo de formulario de divulgación de una

invención. El redactor de solicitudes de patente deberá adaptar este formulario para
crear una versión que le permita asegurarse de que cumple los requisitos establecidos
en la legislación de su jurisdicción. El modelo de formulario de divulgación de la invención
también puede modificarse para facilitar la divulgación completa en otras jurisdicciones
de interés para el cliente.

1.2 Determinar la invención patentable

Al examinar el documento de divulgación de una invención y durante sus conversaciones con el

inventor, el redactor debe centrar la atención en las invenciones patentables descritas. Es probable
que el texto de la divulgación y la conversación no solo se refieran a la novedad patentable, sino
también a datos técnicos no patentables. Es habitual que los inventores consideren que lo que
supuestamente han inventado solo es un “descubrimiento”, no una invención desde el punto
de vista de la “patentabilidad”. Tal vez piensen que el objeto de la reivindicación es su prototipo
o su forma de realizar la invención, por lo que necesitarán asistencia para analizar cuál es el
concepto novedoso e inventivo que subyace a ese prototipo o forma de realizar la invención. Por
consiguiente, a menudo es el redactor de la solicitud quien articula lo que constituye la invención
patentable, es decir, el concepto. Quien redacta la solicitud debe recordar que no es posible
determinar si la invención es patentable si no se conoce el estado de la técnica. Analizar junto con
el inventor el problema que este cree que ha resuelto respecto del estado de la técnica ayudará al
redactor a elaborar los elementos esenciales de las reivindicaciones de patentes.

Ejemplo

Un inventor afirma que ha combinado el dispositivo A, ampliamente conocido, con el

dispositivo B y ha quemado el reborde del lado común a ambos dispositivos durante 5
a 10 minutos. A continuación, ha empleado resina epoxi para unir el dispositivo C a los
extremos bruñidos comunes de los dispositivos A y B.

El redactor se da cuenta de que nunca ha visto los dispositivos A y B unidos al C. Sospecha

que la combinación puede ser inventiva (novedosa y no evidente), por lo que pregunta al
inventor si conoce a alguien que haya producido esta combinación de los elementos.

El inventor responde que otras personas llevan años tratando de combinar esos
Módulo III Preparación de la solicitud de patente

dispositivos y que se han logrado algunos avances, pero pasado un tiempo el dispositivo C
siempre acaba separándose de los dispositivos A y B.

El redactor pregunta si la solución reside en quemar el lado común y el inventor

lo confirma.

Entonces, el redactor de solicitudes de patente reconoce que la invención que debe

describir al redactar las reivindicaciones consiste en el dispositivo A unido al dispositivo B
y sometido a una temperatura elevada antes de incorporar el dispositivo C.
 36 Recomendación profesional

Nunca debe darse por sentado que los inventores conocen realmente en qué consiste
su invención. Suelen pensar en un producto, un descubrimiento o un resultado de
investigación, en lugar de ver su invención desde la perspectiva de las reivindicaciones
de patente. El redactor de la solicitud debe formular preguntas para comprender la
invención, pero ha de evitar comportarse con arrogancia. No es el inventor; su función es
describir la invención de forma eficaz y protegerla con el objetivo de dar apoyo al cliente.

1.3 Comprender la invención (concepto inventivo esencial)

En general, el redactor de solicitudes de patente no debe tratar de convertirse en el inventor,

sino procurar hacerse una idea lo más clara posible de la invención que le permita redactar una
solicitud de patente con las reivindicaciones más amplias que permita la ley. Para ello, debe
comprender la invención lo suficiente para definirla con el menor número de elementos posible, es
decir, debe saber cuáles son los elementos esenciales y cuáles no es necesario mencionar.

Comprender la invención también significa que el redactor puede preparar una solicitud que
contenga todos los aspectos patentables de la invención y la información adicional suficiente
para que una persona experta en el sector técnico correspondiente pueda comprender y aplicar
la invención. Además, comprender la invención permite al redactor, al recibir la descripción
del estado de la técnica, explicar las diferencias entre la invención y el estado de la técnica o
las reivindicaciones pendientes, con el objetivo de reducir al mínimo todo riesgo de limitar
involuntariamente el alcance de la reivindicación.

Ejemplo

El redactor de la solicitud de patente entiende que la invención contiene los elementos A,

B y C. El inventor ha revelado que el lado común a los dispositivos A y B se quema antes de
incorporar el dispositivo C. El redactor tal vez desee preguntar al inventor si la superficie
puede preparase de otra manera además de quemarla. De ser así, la invención puede ser
más amplia que su versión, en la que únicamente se quema el material de la superficie. El
redactor podría preguntar, por ejemplo, si la superficie puede quemarse antes de unir los
dispositivos A y B o si estos deben haberse unido previamente.

El redactor del ejemplo puede plantear muchas preguntas al inventor, cuyas respuestas pueden
ayudarlo a comprender la invención y a redactar lo mejor posible las reivindicaciones y la
descripción que las respalda.

Por supuesto, el redactor de la solicitud puede encontrarse con que el inventor no conoce todas
las respuestas. De ser así, el inventor tal vez pueda conjeturar sobre las distintas alternativas y, en
ocasiones, es posible que incluso tenga tiempo de hacer averiguaciones adicionales. Sin embargo,
el redactor debe asegurarse de que la descripción divulgue una forma de realizar la invención
que funcione. Por ello, si el inventor no está seguro de una respuesta, el redactor puede utilizar
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

su mejor razonamiento profesional para resolver la incertidumbre. Por ejemplo, puede proponer
al inventor que solicite el asesoramiento de un ingeniero de diseño. Además, aunque el redactor
pueda solventar algunas de las carencias en la divulgación técnica, siempre deberá confirmar con
el inventor que todas sus contribuciones sean correctas y acordes con el espíritu de la invención.

En ocasiones, el redactor puede incluso ayudar al inventor a estudiar posibles formas alternativas
de realizar la invención. A menudo los inventores tratan de resolver un problema muy específico y
no se plantean si la invención podría tener aplicaciones en otros ámbitos.

1.4 Paternidad de la invención

Las solicitudes de patente deben presentarse con el nombre del inventor o inventores. Antes de
presentar la solicitud, quien la haya redactado debe preguntar a su cliente quién o quiénes son
los inventores y confirmar que las personas indicadas por el cliente cumplen las condiciones de
paternidad de la invención. El redactor de la solicitud debe tener en cuenta que es posible que los
supuestos inventores indicados por el cliente no siempre sean los verdaderos inventores.
Por ejemplo, en algunos países puede haber una práctica consuetudinaria que consista en
enumerar a todos los miembros de un equipo de investigación en calidad de coinventores, sea
 37

cual sea el grado de contribución individual a la invención. Es posible que culturalmente sea
habitual mencionar, como muestra de respeto, a un director de investigación y desarrollo o a
un profesor principal que no haya contribuido sustancialmente a la invención. Si se indica el
inventor equivocado, pueden surgir problemas después de presentar la solicitud. Por ejemplo,
alguien puede presentar una demanda por fraude o apropiación indebida que puede dar lugar a
la invalidez o anulación de la patente. También puede complicar la reivindicación de la prioridad.
Dado que no en todas las jurisdicciones se permite modificar una incorrección en la paternidad
de la invención después de presentar la solicitud de patente, es fundamental comprobarla
cuidadosamente en esta etapa.

Si bien la definición de la paternidad de la invención varía en función de la jurisdicción, el criterio

general en el contexto del sistema de patentes es que la persona debe haber aportado una
contribución creativa al concepto inventivo de la invención reivindicada. Dicho de otro modo,
la creatividad de la persona debe haber dado origen, de alguna manera, a los aspectos de la
invención reivindicada que la distinguen del estado de la técnica. Por ejemplo, en los Estados
Unidos de América, una persona que haya contribuido a concebir la invención tiene derecho
a considerarse inventor, a diferencia de otra que simplemente trabajó bajo la dirección de esa
persona. Asimismo, en el Japón, solo puede calificarse de inventor a quien haya participado
sustancialmente en el proceso creativo de la invención reivindicada. Por el contrario, es posible
que no se considere inventor a un supervisor que se limita a dirigir a los inventores, a alguien que
simplemente sigue las instrucciones de un investigador para recopilar datos o efectuar
experimentos o a una persona que solo proporciona al inventor financiación e instalaciones.

2. Partes características de la solicitud de patente

Una vez que el redactor de la solicitud de patente comprende la invención, puede comenzar a
preparar la solicitud, que estará compuesta por los elementos siguientes:

– el petitorio;
– la descripción;12
– las reivindicaciones;
– los dibujos; y
– el resumen.

Cuando la invención esté relacionada con secuencias de nucleótidos o aminoácidos, también

puede exigirse una lista de secuencias, generalmente en formato electrónico.

Además, la legislación nacional o regional puede requerir que se presenten otros documentos y
declaraciones a la oficina de patentes correspondiente. Puede tratarse de un poder, un documento
relativo a la identidad del inventor, un documento que demuestre la idoneidad del solicitante para
presentar una solicitud u obtener una patente y una atestación bajo juramento o una declaración
sobre la paternidad de la invención. Habida cuenta de que estos requisitos no son los mismos
en todos los países, quien vaya a redactar la solicitud debe comprobar las normas vigentes en el
territorio o territorios en los que se solicita la protección por patente.

A continuación se describe brevemente cada una de esas partes principales de la solicitud. En los
módulos IV a VI se examina con más detalle cómo redactar las reivindicaciones, mientras que el
Módulo III Preparación de la solicitud de patente

módulo VII se estudia la redacción de la descripción, los dibujos y el resumen.

2.1 Petitorio

En el petitorio, que va firmado por el solicitante o su representante, se declara de manera

explícita que el solicitante desea obtener protección por patente. Normalmente, cada oficina de
patentes proporciona un formulario de petitorio específico (que, en algunos países, se denomina
“formulario de solicitud de patente”) que debe cumplimentarse. Si bien cada formulario de petitorio
es diferente, puesto que refleja los elementos característicos de cada legislación nacional o
regional, por lo general dicho formulario se compone de los elementos siguientes:
 38 – el título de la invención;
– el nombre y la dirección del solicitante y de su representante (por ejemplo, un abogado
especializado en patentes);
– la indicación de quién es el inventor; e
– información relativa a la reivindicación de la prioridad, como el número y la fecha de
presentación de la solicitud en la que se basa la prioridad.

En general, toda la información relativa a la prioridad –como la información sobre la solicitud

anterior que justifica la reivindicación de la prioridad o sobre la solicitud principal si se trata de una
solicitud divisional– debe incluirse en la solicitud de patente, ya sea en el formulario de petitorio o
en una ficha de datos sobre la solicitud.

En los Estados Unidos de América, las solicitudes conexas pueden mencionarse en un apartado
con el título “Referencia cruzada a las solicitudes relacionadas” que se incluya al principio del
formulario, a continuación del título de la invención.

2.2 Descripción

En la descripción se divulga la invención de manera tan clara y completa que una persona experta
en la materia podría realizar la invención reivindicada. Para facilitar la lectura de la descripción, se
suele dividir en varios apartados.

Aunque el formato de la descripción no es el mismo en todas las jurisdicciones, en general la

descripción contiene los elementos siguientes:

i) El título de la invención citado en el petitorio define de manera concisa y describe de forma

global la invención para la que se solicita la protección por patente.
ii) El sector técnico al que pertenece la invención debe especificarse.
iii) La técnica anterior en el sector de la invención, que debe indicarse aquí, puede ayudar a
comprender la invención.
iv) A lo anterior sigue un resumen de la invención en el que se delimita su alcance pleno y se
explica cómo se ha solucionado el problema existente en la técnica anterior.
v) En la siguiente parte de la descripción se explican brevemente los dibujos.
vi) Para finalizar la descripción, se divulgan más detalles de la invención reivindicada mediante
ejemplos (formas de realizar la invención) que se explican con referencias a los dibujos. Esos
ejemplos a menudo contribuyen en gran medida a cumplir los requisitos del respaldo de las
reivindicaciones y de habilitación (véase la sección 2.5 del módulo II).

2.3 Reivindicaciones

Las reivindicaciones definen el alcance de la protección exclusiva proporcionada por la patente

desde la perspectiva de los aspectos técnicos de la invención. Las reivindicaciones son la parte de
la solicitud de patente que determina sus efectos jurídicos, y la decisión sobre la patentabilidad de
una invención se determina en función de las reivindicaciones.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Las reivindicaciones deben ser claras y concisas y deben estar respaldadas por la descripción. Se
redactan con un estilo especial, por ejemplo:

1. Aparato que comprende:

– un lápiz con una estructura alargada que consta de dos extremos y una parte central entre
los extremos;
– una goma de borrar sujeta a un extremo del lápiz; y
– una luz unida al centro del lápiz.

2.4 Dibujos

Los dibujos ofrecen un apoyo visual para describir la invención reivindicada y a menudo facilitan
su comprensión. Pueden consistir en figuras, cuadros, flujogramas y diagramas. Normalmente se
sitúa un dibujo representativo en la portada principal del documento de patente publicado.
2.5 Resumen  39

El resumen es una reseña (una recapitulación) de la invención con un número limitado de

palabras. Suele recoger los principales aspectos mencionados en las reivindicaciones y ofrece una
presentación general de la invención, por lo que es fundamentalmente un elemento de apoyo para
quienes efectúan búsquedas de patentes y consultan los documentos de patentes.

2.6 Formato de la solicitud

Aunque las cinco partes mencionadas suelen estar presentes en los requisitos de presentación
de solicitudes de varios países y en las solicitudes internacionales de patente con arreglo al PCT,
el formato detallado raramente es el mismo. Por ejemplo, la descripción puede estar dividida en
varios apartados, cuyos encabezamientos pueden diferir en función de las jurisdicciones. Algunas
oficinas de patentes proporcionan un modelo de formulario de solicitud para asegurarse de que
los documentos presentados se ajustan a sus requisitos.

Palabras clave

– solicitud (petitorio)
– descripción
– dibujos
– reivindicaciones
– resumen
– acontecimientos que constituyen un impedimento temporal
– acuerdo de no divulgación
– solicitud provisional
– formulario de divulgación de la invención
– forma de realizar la invención
– concepto inventivo esencial
– reivindicación de la prioridad en virtud del Convenio de París
– paternidad de la invención
– formato común de solicitud

Cabe señalar que el formato común de solicitud,13 que establece encabezamientos comunes
y normaliza el orden de los apartados de las solicitudes de patente, ha sido aceptado por la
Oficina Europea de Patentes (OEP), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO), la Oficina Surcoreana
de Propiedad Intelectual (KIPO), la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China
(CNIPA) y la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO). El objetivo
del formato común de solicitud es reducir la carga de los solicitantes que buscan protección en
múltiples territorios, al permitirles cumplir varios requisitos de la memoria descriptiva en las
jurisdicciones mencionadas.

Autoevaluación

Enumere las partes de una solicitud de patente.

Proporcione algunos ejemplos de las preguntas que el redactor de la solicitud de patente
puede hacer al inventor en su primera reunión.
Un inventor debe divulgar la invención a un posible inversor antes de presentar una solicitud
Módulo III Preparación de la solicitud de patente

de patente. ¿Qué recomendaría al inventor que hiciera para mantener la posibilidad de

obtener protección por patente en el futuro?
Para que a un solicitante se le reconozca el derecho de prioridad en virtud del Convenio de
París, ¿en qué plazo debe presentar la solicitud posterior en otro país parte en el Convenio?
¿Debe tomarse alguna precaución especial para presentar una solicitud posterior en un país
que no haya firmado el Convenio de París?
¿Qué es un formulario de divulgación de la invención y cuándo debe utilizarlo el inventor?
El inventor siempre sabrá qué constituye su invención. ¿Verdadero o falso?
Si quien redacta la solicitud de patente ayuda al inventor a definir la invención o le hace
sugerencias al respecto, ¿puede considerarse que el redactor es uno de los inventores?
 40 ¿Por qué es importante que el redactor de la solicitud de patente comprenda la invención
antes de redactar la solicitud?
En la descripción debe figurar una forma de realizar la invención que funcione. ¿Verdadero
o falso?
¿Qué parte de la solicitud de patente debe preparar el redactor en primer lugar?
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición
Módulo IV
Aspectos fundamentales de la
redacción de reivindicaciones

Cuando un inventor dice a un redactor de solicitudes de patente que desea presentar una solicitud
de patente, las primeras preguntas que el redactor debe plantearse son las siguientes:

– ¿Qué se ha inventado?
– ¿Cuál es el concepto inventivo esencial de la invención?
– ¿El inventor sabe qué desea proteger?
– ¿Cómo debe reivindicarse la invención?

1 Teoría de la reivindicación de patente

1.1 Información general: invenciones, formas de realizar la invención

y reivindicaciones

Las reivindicaciones marcan (definen) los límites (el alcance) de la protección que otorga una
patente, del mismo modo que una delimitación física, como un vallado, marca los límites del
terreno de un inmueble. Por lo tanto, las reivindicaciones son una aproximación escrita del
concepto inventivo abstracto creado por el inventor. Si bien los tribunales de las distintas
jurisdicciones de todo el mundo pueden aplicar doctrinas jurídicas diferentes al interpretar
las reivindicaciones, según la teoría predominante, las reivindicaciones establecen los límites
exteriores de la protección por patente (doctrina denominada “de reivindicación periférica”).
Las reivindicaciones comunican al público de forma clara y concisa en qué consiste lo que
el solicitante considera que es su invención. Como dijo en 1990 un miembro del Tribunal de
Apelación del Circuito Federal (y su predecesor, el Tribunal de Aduanas y Apelación en materia
de Patentes) de los Estados Unidos de América, “la reivindicación lo es todo”.14

Quien redacta la solicitud debe comprender las diferencias entre tres conceptos jurídicos
relacionados con las patentes, a saber, la invención, la forma de realizar la invención y la
reivindicación.

– Una invención es una elaboración mental del inventor que carece de sustento físico.
– La forma de realizar la invención es la configuración física de la invención en el mundo real.
– Las reivindicaciones deben proteger al menos una “forma de realizar la invención”. Ahora bien,
las mejores reivindicaciones de patentes son las que protegen la propia “invención”, de
modo que nadie pueda elaborar, utilizar ni vender formas físicas de realizar la invención sin
infringir las reivindicaciones.

La conclusión lógica de esas diferencias entre la invención, la forma o formas de realizar la

invención y las reivindicaciones es que estas últimas no definen la invención. No obstante,
los profesionales de patentes suelen emplear la expresión “invención reivindicada” para
referirse a la materia definida por las reivindicaciones en una solicitud de patente o en una
patente concedida.

41
 42 Ejemplo

Un inventor concibe la primera taza con asa, y su forma de realizar la invención consiste en
una taza de arcilla roja con un asa. Quien redacta la solicitud de patente podría reivindicar
únicamente esa forma de realizar la invención —una taza de arcilla roja con un asa—, pero
ello permitiría a terceros crear tazas que no infringirían la patente, por ejemplo, tazas de
plástico con un asa.

Si el redactor de la patente comprende la invención, describirá la invención de la taza con

asa en la reivindicación más amplia e incluirá la forma de realizar la invención (la taza de
arcilla roja) en una reivindicación ulterior de alcance más restringido (véase la sección 1.2
de este módulo, relativa al concepto de reivindicaciones de alcance más amplio y
más restringido).

Las primeras patentes no tenían reivindicaciones, y el alcance de la protección de la invención

se determinaba en procesos judiciales derivados de controversias por infracción de patente
en los que se estudiaba la descripción de la invención presentada por el inventor. No es
sorprendente que, con el tiempo, este proceso se hiciera impracticable y que surgiera el
sistema de reivindicaciones para determinar los límites de la patente. Por lo tanto, en su
origen, las reivindicaciones servían de guía para explicar qué es lo que el inventor consideraba
como su invención en el momento de presentar la solicitud de patente. En la actualidad, las
reivindicaciones definen la protección otorgada por la patente y constituyen el núcleo de toda
invención. Las reivindicaciones suelen ser la primera parte de una solicitud de patente que
examina y analiza cualquier persona interesada en la patente, así como los tribunales. Además,
en un sistema de patentes basado en el examen de fondo (véase la sección 1.1 del módulo II),
los examinadores de patentes estudiarán las reivindicaciones antes de conceder una patente,
lo cual ofrece a los tribunales y al público la seguridad de que la patente no excede el alcance
máximo de protección que el inventor debería obtener.

Como se ha señalado a lo largo del presente manual, la descripción establecida en la solicitud

de patente debe respaldar las reivindicaciones. En consecuencia, una vez redactadas las
reivindicaciones y la descripción, el redactor de la solicitud de patente debe revisar ambas
partes para asegurarse de que cada una de las reivindicaciones está respaldada adecuadamente
en la descripción. La selección de la terminología —las palabras y las frases— empleada en las
reivindicaciones debe ser coherente con la de la descripción, puesto que una reivindicación de
materia no contemplada en la descripción puede descartarse fácilmente por falta de respaldo.
Si quien redacta la solicitud de patente desea reivindicar una mesa de cristal con cuatro patas,
debe asegurarse de que en la descripción figure una mesa de cristal con cuatro patas, y no
solo, por ejemplo, mesas de madera o con tres patas. En las jurisdicciones en las que se evalúa
de forma estricta el requisito del respaldo de las reivindicaciones, como la Oficina Europea de
Patentes (OEP), en la descripción también se debe especificar al menos una forma de realizar la
invención que muestre de manera explícita la combinación de cristal y cuatro patas.

Si bien las jurisdicciones pueden variar en cuanto al formato y la interpretación, la teoría de lo

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

que constituye una buena reivindicación es esencialmente la misma en todo el mundo. La OEP lo
resume de la siguiente manera:

La solicitud debe contener “una o varias reivindicaciones”, las cuales:

i) “definen el objeto para el que se solicita la protección”;

ii) “deben ser claras y concisas”; y
iii) “han de fundarse en la descripción”.

Habida cuenta de que el alcance de la protección que otorga la patente [...] o la solicitud
de patente [...] está determinado por las reivindicaciones (interpretadas con la ayuda de la
descripción y los dibujos), es de suma importancia que estas sean claras.15 En general, el
concepto de invención se asocia con el de tecnología, que suele definirse como la utilización
del conocimiento científico para resolver problemas prácticos. La OEP recomienda que las
reivindicaciones se redacten en forma de “características técnicas de la invención”, es decir,
las reivindicaciones no deben contener expresiones relacionadas, por ejemplo, con ventajas
comerciales u otros aspectos no técnicos, aunque sí se permite incluir “indicaciones sobre el
propósito de la invención cuando ayuden a definirla”.16
 43

Estas recomendaciones son importantes para redactar solicitudes de patentes en

cualquier jurisdicción.

1.2 Reivindicaciones de alcance amplio y restringido

Si el examinador de la patente desempeña la función de prevenir que una reivindicación

de patente habitual exceda el alcance de la invención (es decir, el máximo teórico de la
reivindicación), ¿a quién corresponde el papel de asegurarse de que las reivindicaciones se
acerquen al máximo teórico?

La respuesta rápida es que quien redacta la solicitud de patente debe tener como objetivo
definir un conjunto amplio de reivindicaciones que abarquen los distintos aspectos de la
invención en varios grados de detalle. Quien redacta la solicitud tal vez no desee que las
reivindicaciones alcancen únicamente el máximo teórico, puesto que es probable que en un
litigio ulterior se presenten alegaciones de invalidez no contempladas por el solicitante ni el
examinador de la patente. Por lo tanto, será de utilidad añadir algunas reivindicaciones de
alcance más restringido, por si se invalidan las reivindicaciones más amplias. Un conjunto de
reivindicaciones de alcance más restringido puede declararse válido en un proceso judicial y
puede seguir siendo “lo suficientemente amplio” para demostrar la vigencia de la protección
contra el infractor de la patente.

En cierta medida, esto no resulta tan sencillo en la práctica. En el momento de redactar

una solicitud de patente, es difícil predecir el alcance legítimo de la protección de una
invención, puesto que solo se revelará cuando se tome en consideración todo el estado
de la técnica pertinente. La búsqueda del estado de la técnica nunca será exhaustiva, y es
posible que el solicitante descubra, después de haber presentado la solicitud, que parte de la
materia reivindicada inicialmente no era novedosa. Para complicar aún más la situación, las
solicitudes de patente que ya se hayan presentado pero que no estén publicadas en la fecha
de presentación de la solicitud por el solicitante mencionado pueden surgir posteriormente
y constituir un elemento del estado de la técnica que excluya la novedad de la invención en
numerosas jurisdicciones. En consecuencia, por regla general, en la descripción de una solicitud
de patente debe divulgarse la materia reivindicada mediante formas de realizar la invención que
empleen el concepto inventivo, y en las reivindicaciones ha de definirse la materia para la que se
solicita protección.

Si bien en algunas jurisdicciones se imponen límites a la medida en la que un solicitante puede

modificar las reivindicaciones o cancelarlas y sustituirlas por otras por iniciativa propia, las
modificaciones pueden efectuarse durante la tramitación de la patente o durante su examen
si el examinador plantea una objeción. Quien redacta la solicitud de patente puede tener una
cierta flexibilidad para ajustar las reivindicaciones pendientes de manera que no coincidan
exactamente con el elemento recién descubierto del estado de la técnica, a fin de satisfacer los
requisitos legales que no se habían cumplido, de reflejar un cambio de intereses en el ámbito
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

de protección, etc. En algunas jurisdicciones, también puede haber margen para reaccionar
ante las circunstancias conocidas ex post facto cuando el cliente o el redactor de la solicitud se
dan cuenta tardíamente de que las reivindicaciones presentadas podrían haberse redactado en
términos más amplios.

No es de extrañar que la estrategia de elaboración de reivindicaciones sea una cuestión

complicada. Se examina detalladamente en el módulo VI.

1.3 Protección e infracción de patentes: regla de todos los elementos

Como se ha explicado en los módulos precedentes, por lo general las patentes conceden
a su titular el derecho exclusivo, con determinadas excepciones, a controlar quién puede
fabricar, utilizar, vender, ofrecer en venta o importar todo producto o proceso definido en
las reivindicaciones de la patente. Dicho de otro modo, los competidores deben obtener la
autorización del titular de la patente para fabricar, utilizar, etc. la invención reivindicada. Sin
esta autorización, infringirían las reivindicaciones de la patente y, por lo tanto, la patente. Esto
 44 significa que, al redactar las reivindicaciones, siempre se debe tratar de garantizar que los
competidores reales o potenciales no puedan eludir la invención reivindicada ni aprovecharse
indebidamente de las “ideas” o los “conceptos inventivos”.

Ejemplo

Una reivindicación de patente está redactada de la siguiente manera:

1. Aparato para escribir que comprende:

– un lápiz con una estructura alargada que consta de dos extremos y una parte central
entre los extremos;
– una goma de borrar sujeta a un extremo del lápiz; y
– una luz unida al centro del lápiz.

De acuerdo con la regla de todos los elementos, un competidor infringe la reivindicación si

produce un dispositivo para escribir que cuenta con todos los elementos, a saber:

i) un lápiz con una estructura alargada que consta de dos extremos y una parte central
entre los extremos;
ii) una goma de borrar sujeta a un extremo del lápiz; y
iii) una luz unida al centro del lápiz.

Un competidor produce un dispositivo para escribir que consta de un lápiz y una goma
de borrar sujeta a un extremo del lápiz, pero carece de una luz unida al lápiz. Otro
competidor produce un lápiz con una goma de borrar sujeta a un extremo del lápiz y una
luz unida también a un extremo (no al centro del lápiz).

Ninguno de estos aparatos infringe la patente.

¿Qué se entiende exactamente por “infracción” de una reivindicación de una patente?

Todo acto de infracción que se supone ha cometido un tercero se asocia con la forma
presuntamente infractora de realizar la invención, que puede ser un objeto (por ejemplo,
un aparato fabricado o un compuesto químico vendido por un tercero) o una actividad (por
ejemplo, un proceso de fabricación utilizado por un tercero). En algunos casos, el tercero
puede ser titular de otra patente que protege la forma presuntamente infractora de realizar
la invención.

Para determinar si esta forma de realizar la invención infringe las reivindicaciones de la patente,
se comparará directamente con la materia definida en ellas.

La norma básica de la infracción de reivindicaciones de patentes en ocasiones se denomina la

“regla de todos los elementos”. En esencia, significa que, para que se declare la existencia de
infracción de la patente, todos los elementos de una reivindicación deben reproducirse en la
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

forma presuntamente infractora de realizar la invención.

Como muestra este ejemplo, la comparación entre la forma presuntamente infractora de

realizar la invención y la reivindicación que se supone que se ha infringido debe realizarse
elemento por elemento. Este principio está ampliamente aceptado en numerosas jurisdicciones.
El término “elemento” se emplea habitualmente en las distintas jurisdicciones y se considera
sinónimo del término “característica técnica”, empleado en el Convenio sobre la Patente Europea
(CPE), y de “limitación”, utilizado en el Derecho y la práctica de patentes de los Estados Unidos
de América.

En función de la materia reivindicada, pueden aparecer varios tipos de elementos, entre ellos
los siguientes:

– Los elementos estructurales vienen definidos por lo que son, por ejemplo, “un tornillo”, “un
DVD”, “dióxido de dihidrógeno”, “talco”, etc.
– Los elementos funcionales vienen definidos por las funciones que desempeñan, por ejemplo,
“un mecanismo de sujeción”, “un medio de almacenamiento legible por computadora”, “un
 45

agente oxidante”, un “excipiente aceptable en la industria farmacéutica”, etc.

– Los elementos relacionales engloban las relaciones entre otros elementos, por ejemplo,
“unido”, “conectado eléctricamente”, “disuelto en la misma solución”, etc.
– Los elementos intencionales definen una intención o propósito y, por lo general, están
precedidos de la preposición “para”, por ejemplo, “para la coagulación”, “para el tratamiento
del cáncer”, etc.
– Los elementos paramétricos indican parámetros (valores de propiedades que pueden
medirse directamente), por ejemplo, la resistencia a la flexión de un metal, la resistencia de
un conductor eléctrico, el punto de fusión de una sustancia, etc.
– Los elementos de actividad se refieren a las etapas indicadas al definir la materia de las
reivindicaciones de proceso o actividad, y suelen presentarse mediante verbos (en inglés,
en gerundio), por ejemplo, “fijar” una pieza a otra, “leer la información contenida en”, “que
reacciona con”, etc.

2. Formato de la reivindicación de patente

No existe un formato universal para las reivindicaciones de patentes y en las distintas

jurisdicciones se dan estilos de redacción diferentes. No obstante, existen formatos y estilos
generalmente aceptados, como se verá en esta sección.

En el presente manual se explican las normas del Tratado de Cooperación en materia de Patentes
(PCT), salvo que se especifique lo contrario.

Tradicionalmente, las reivindicaciones de patentes se redactan en una única frase y en tiempo

presente. Cada reivindicación comienza con mayúscula inicial y termina con un punto. No debe
emplearse el punto en ningún otro lugar de las reivindicaciones, excepto en las abreviaturas.
Las oraciones y frases suelen separarse mediante punto y coma. Aunque la reivindicación de
patente se componga de un único enunciado, precisamente por este motivo se trata de un
enunciado con mucha puntuación.

Las reivindicaciones se numeran de forma consecutiva, y el número asignado es el identificador

de la reivindicación (por ejemplo, “reivindicación 1”).

Todas las reivindicaciones aparecen adecuadamente agrupadas y numeradas en una sección

aparte titulada “Reivindicaciones” que debe estar claramente separada (mediante saltos de
página) de las demás partes de la solicitud. Las reivindicaciones de patentes suelen aparecer
hacia el final de la solicitud y de las patentes concedidas. En los documentos impresos de
algunas oficinas de patentes, como la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de
China (CNIPA), la Oficina Japonesa de Patentes (JPO) y la Oficina Surcoreana de Propiedad
Intelectual (KIPO), la sección de las reivindicaciones se sitúa antes de la descripción. En los
Estados Unidos de América, la sección de las reivindicaciones se distingue de la sección de la
descripción únicamente por expresiones como “se reivindica” o “lo que se reivindica es”.
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

2.1 Partes de una reivindicación

Las reivindicaciones de patentes generalmente se componen de tres partes —el preámbulo,

la frase de transición y el cuerpo—, si bien es posible que en varias jurisdicciones se admitan
distintos estilos de reivindicación.

Preámbulo
El preámbulo es una frase introductoria que indica la categoría de la invención protegida por la
reivindicación. Por ejemplo, la invención puede ser un aparato, un artículo, una composición, un
compuesto, un dispositivo, un sistema, un método o un proceso.

El preámbulo suele adoptar la forma de una frase con un sustantivo en singular. La frase
nominal puede ir acompañada de modificadores que pueden ser adjetivos, por ejemplo, “una
composición química”. También puede acompañarse de complementos introducidos por una
 46 preposición, por ejemplo, “una composición química para humedecer”. Cuantos más adjetivos o
complementos se añadan, más restringido será el alcance del preámbulo.

Es importante que el preámbulo se escoja con atención y tenga la amplitud adecuada. En

ocasiones, es conveniente que el preámbulo sea coherente con el título de la invención. La
reivindicación también puede describir un propósito de la invención en el preámbulo, pero
—por los mismos motivos señalados en relación con la redacción de la descripción (véase el
módulo VII)— quien redacte la solicitud debe ser prudente y evitar limitar accidentalmente el
alcance de la invención.

A continuación se presentan algunos ejemplos.

Ejemplo 1

El solicitante de una patente ha inventado una olla arrocera. Dado que uno de los
propósitos de la invención es cocer arroz, el preámbulo y el título podrían redactarse de la
siguiente manera:

“Aparato para cocer arroz,”

Supóngase que el solicitante de la patente sabe que su invención podría utilizarse para
cocer todo tipo de granos. En este caso, podría redactarse un preámbulo más amplio:

“Aparato para cocer granos,”

Además, si el solicitante de la patente sabe que su invención permite cocinar verdura

o, incluso, fundir queso para hacer fondue, simplemente podría redactarse el siguiente
preámbulo, aún más amplio:

“Aparato para cocinar,”

Ejemplo 2

El solicitante de una patente desea reivindicar un método especial para preparar té. El
preámbulo podría ser el siguiente:

“Método para preparar té...”

Si el inventor cree que el método podría utilizarse para preparar todo tipo de bebidas a
partir de sustancias vegetales, podría redactar un preámbulo más amplio:

“Método para preparar bebidas vegetales...”

En cambio, si el inventor considera que el método podría utilizarse para preparar todo tipo
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

de bebidas calientes, podría redactar el siguiente preámbulo:

“Método para preparar bebidas calientes...”

Los preámbulos segundo y tercero son más amplios que el primero en varios sentidos,
es decir, el segundo se aplicaría a toda bebida vegetal, ya sea caliente o no, y el tercero, a
toda bebida caliente, vegetal o de otro tipo. Quien redacta la solicitud de patente puede
añadir reivindicaciones basadas en algunos de esos preámbulos o en todos ellos, siempre
que reflejen la invención con exactitud.

Ahora bien, una posible desventaja de emplear esos preámbulos es que la oficina
de patentes considere que existen múltiples invenciones en una solicitud y exija que
determinadas reivindicaciones se trasladen a una solicitud divisional, lo cual aumentaría
las tasas pagaderas (véase la sección 11 del módulo VI para obtener más información
sobre la unidad de la invención).
El redactor de la solicitud debe asegurarse de que el preámbulo se corresponda de manera
exacta con la invención. Esto es, si una invención está concebida para “bicicletas”, pero el
 47

inventor cree que puede adaptarse a todo tipo de vehículos no motorizados, podría ser una
buena idea mantener el carácter amplio del preámbulo para que abarque todas las formas
de vehículos terrestres no motorizados, tal vez con la exclusión de los vehículos aéreos
no motorizados.

En un litigio, no siempre se atribuirá la misma importancia al preámbulo que al cuerpo de la

reivindicación, y en las distintas jurisdicciones el preámbulo puede tener un peso diferente. Los
tribunales de algunas jurisdicciones analizarán si el preámbulo “da vida” a la reivindicación en su
conjunto y, de ser así, este tendrá peso desde el punto de vista de la patentabilidad.

Ejemplo

Una invención comprende un soporte para fijar un teléfono a la pared. Es improbable que
el redactor de la solicitud de patente reivindique el teléfono como parte de la invención,
porque ello podría restringir el perfil de los posibles infractores a las personas que
venden teléfonos y su soporte, en lugar de considerar infractor a cualquiera que venda
únicamente soportes.

En consecuencia, el preámbulo de la solicitud de patente para el soporte podría estar

redactado en los siguientes términos: “Dispositivo para sujetar un teléfono…”.

De esta manera, es muy probable que la fabricación, la utilización o la venta de un soporte

junto con un teléfono constituyan una infracción de la reivindicación.

Frases de transición
Existen dos tipos de frases de transición, a saber, abiertas y cerradas.

Las frases abiertas no excluyen elementos o etapas de métodos añadidos, además de los
descritos en la reivindicación. Dicho de otro modo, las frases abiertas son inclusivas, no
exclusivas. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, algunas frases abiertas son “que
comprende”, “que incluye”, “que contiene” o “que se caracteriza por”. Se entiende o se interpreta
que estas expresiones significan “que incluye los siguientes elementos pero no excluye otros”.
Las expresiones “que comprende” y “que incluye” son las frases de transición más frecuentes en
los Estados Unidos de América.

A continuación se presenta un ejemplo de reivindicación que contiene la expresión

“que comprende”.

Ejemplo

La invención consiste en un lápiz con una goma de borrar y una luz unidas a él. La
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

reivindicación podría estar redactada como sigue:

1. Aparato que comprende:

– un lápiz con una estructura alargada que consta de dos extremos y una parte central
entre los extremos;
– una goma de borrar sujeta a un extremo del lápiz; y
– una luz unida al centro del lápiz.

Al utilizar la frase abierta “que comprende”, se amplía el alcance de esta reivindicación

para dar cabida a otros elementos o limitaciones. Por ejemplo, esta reivindicación permite
la posibilidad de incluir un capuchón para el lápiz. Dicho de otro modo, no se aceptará
el argumento, formulado por un presunto infractor, de que el producto no infringe la
patente porque el lápiz lleva capuchón.

Cabe reiterar que, si bien en el lenguaje cotidiano la expresión “que comprende” puede ser
equivalente a “que incluye”, “que contiene”, “que abarca” o “que consiste en”, en el ámbito de
 48 la redacción de solicitudes de patente el principio de seguridad jurídica por lo general requiere
una interpretación más amplia de la expresión, que tendrá el significado de las expresiones “que
incluye”, “que contiene” o “que abarca”.

Las frases cerradas son lo contrario a las abiertas. Frases como “que consiste en” limitan la
reivindicación a los elementos descritos de manera específica, es decir, la reivindicación abarca
únicamente los elementos mencionados, nada más.

Ejemplo

Es posible reformular el ejemplo anterior de frase abierta para expresar la reivindicación

de forma cerrada:

1. Aparato que consiste en:

– un lápiz con una estructura alargada que consta de dos extremos y una parte central
entre los extremos;
– una goma de borrar sujeta al lápiz; y
– una luz sujeta al lápiz.

Al utilizar la frase “que consiste en”, la reivindicación ha pasado a ser cerrada y, por lo
tanto, solo abarca los tres elementos citados —el lápiz, la goma de borrar y la luz— y
nada más.

Quien redacta la solicitud en ocasiones puede redactar una reivindicación relativa a un

compuesto químico que lo defina como “consistente en los componentes A, B y C” e indique
la proporción de cada uno de los componentes en forma de porcentajes. En la mayor parte de
estas reivindicaciones se acepta este tipo de reivindicaciones. Sin embargo, la presencia de
cualquier otro componente estará excluida, por lo que la suma de esos porcentajes debe ser
igual al 100 por ciento. Al redactar una reivindicación de este tipo, el redactor de la solicitud
debe saber con certeza que los terceros pueden evitar la infracción si se añade otro compuesto
químico, por muy reducido que sea el porcentaje. Otra posibilidad es que el redactor de la
solicitud de patente se asegure de que uno de los términos contenidos en el porcentaje sea tan
amplio (por ejemplo, “metal”) que podría referirse a muchos materiales.

Quienes redactan solicitudes de patentes raramente incluyen reivindicaciones cerradas

—y deben pensárselo dos veces antes de presentar una solicitud que contenga frases de
este tipo—, porque los infractores pueden evitar fácilmente que se los considere como tal
simplemente añadiendo otro elemento. En algunas jurisdicciones, el redactor de una solicitud
puede utilizar una frase de transición cerrada si la invención es una simplificación de un aparato
que ya se utiliza. Dado que la simplificación tiene menos elementos que el original, en algunas
jurisdicciones puede considerarse que una frase cerrada supera el estado de la técnica de la
invención original a los efectos de la anterioridad (es decir, la falta de novedad). Sin embargo,
es posible que la oficina de patentes siga considerando que la referencia original es un
antecedente relevante del estado de la técnica a los efectos del carácter evidente (la actividad
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

inventiva). En determinadas situaciones —invenciones tecnológicas de ámbitos específicos

como el de la biotecnología—, es algo más probable que se utilicen frases cerradas.

Por lo tanto, al redactar una solicitud de patente, se debe comprobar con atención no solo
qué frases de transición se consideran abiertas o cerradas en la jurisdicción o jurisdicciones
de interés, sino también si la materia y las leyes de dichas jurisdicciones permiten una
interpretación de las frases de transición cerradas que ayude al cliente a conseguir sus
objetivos. Una frase errónea puede limitar considerablemente el alcance de la protección
otorgada por la patente. En Australia, por ejemplo, la expresión “que comprende” en ocasiones
se ha interpretado como una frase de transición cerrada y restrictiva, precisamente lo contrario
de lo que se interpreta en muchos países. Por consiguiente, es posible que una reivindicación
abierta en el Reino Unido que contenga la transición “que comprende” tenga exactamente el
mismo alcance que otra reivindicación en Australia cuya frase de transición sea “que incluye”.17
Recomendación profesional  49

Prácticamente siempre se atenderán mejor los intereses del cliente si se modifican

las reivindicaciones con el fin de evitar la superposición con el estado de la técnica,
pero de manera que a los competidores les resulte difícil evitar la infracción de las
reivindicaciones. Por lo general, la mejor manera de lograrlo es añadir modificaciones
aclaradoras a las reivindicaciones, en lugar de usar una frase de transición cerrada.

Cuerpo de la reivindicación
El cuerpo de la reivindicación es la parte que sigue a la frase de transición. En el cuerpo de la
reivindicación se mencionan los elementos y las limitaciones de la reivindicación y se explica
la relación entre los distintos elementos. Básicamente, en el cuerpo se mencionan y se
interrelacionan todos los elementos de la reivindicación. Por lo tanto, esta parte puede contener
cualquier elemento o etapa activa de carácter estructural, funcional, relacional o paramétrico
escogidos de entre una variedad de ellos.

Ejemplo

El cuerpo de la reivindicación relativa a un aparato que consiste en una mesa puede estar
redactado de la siguiente forma:

1. Aparato sobre el que se pueden colocar objetos que comprende:

– al menos una pata; y
– una superficie diseñada para sostenerse sobre al menos una pata.

En el cuerpo de esta reivindicación, se describen dos elementos, “al menos una pata” y
“una superficie” que se sostiene sobre la pata. También se especifica que la pata está
conectada con la superficie.

Una reivindicación de patente no puede limitarse a enumerar las partes de la invención,

sino que debe conectarlas de alguna manera. La mayor parte de las oficinas de patentes no
admitirán a sabiendas reivindicaciones de patentes que simplemente enumeren las partes
de la invención, por lo que la reivindicación del ejemplo se rechazaría si se redactara de la
siguiente manera:

1. Aparato sobre el que se pueden colocar objetos que comprende:

– cuatro patas;
– dieciséis tornillos; y
– una superficie.

El número y los tipos de elementos mencionados en una reivindicación dependen en gran

medida del sector técnico y de la invención concreta. En el sector de la química, por ejemplo,
esos elementos pueden constituir una entidad química aislada y es posible definirlos como
alternativas y representarlos mediante fórmulas o nombres específicos o mediante fórmulas
generales con variables.
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

Recomendación profesional

En la mayor parte de los países se sigue una doctrina de “reivindicación periférica”, según
la cual las reivindicaciones establecen los límites exteriores de la protección por patente.
A menos que se presenten las reivindicaciones en una jurisdicción —que actualmente
sería excepcional— en la que se admitan reivindicaciones conformes con la doctrina de
“reivindicación central” (es decir, las reivindicaciones definen el “núcleo” de la invención
que se desea patentar), es fundamental que quien redacte las reivindicaciones establezca
los límites del alcance de la protección solicitada.

Se ha analizado la frase de transición abierta “que comprende” y la cerrada “que consiste en”.
Estas frases pueden utilizarse igualmente en el cuerpo de la reivindicación para definir los
elementos, ya sea de forma abierta o cerrada.
 50 2.2 Gramática de las reivindicaciones y otros detalles

Puntuación
Si bien muchos temas relativos a las reivindicaciones de patentes pueden ser más interesantes
que la puntuación, prácticamente todas las oficinas de patentes establecen requisitos a
este respecto. Si quien redacta la solicitud de patente se centra únicamente en adaptar las
reivindicaciones a las necesidades comerciales del cliente y no presta atención al más mínimo
detalle de cada punto y cada punto y coma, es posible que oficinas de patentes de todo el
mundo rechacen unas reivindicaciones que, por lo demás, están bien redactadas.

En aras de la claridad, las reivindicaciones a menudo tienen más puntuación de la que sería
necesaria desde una perspectiva gramatical. Es habitual separar el preámbulo de la frase
de transición mediante una coma y separar la transición del cuerpo mediante dos puntos.
El cuerpo suele estar dividido en breves párrafos que definen los elementos lógicos de la
reivindicación. En muchas jurisdicciones no existen leyes específicas en las que se exija esa
puntuación, pero quien redacta la solicitud de patente debe hacer lo posible por asegurarse de
que la reivindicación se interprete como se pretende. Al redactar la solicitud, se debe pensar
en el examinador de patentes y, para un momento posterior, en los tribunales y los posibles
licenciatarios. Por lo tanto, los elementos de una reivindicación suelen separarse entre ellos
mediante un punto y coma, al final del penúltimo elemento se añade la conjunción “y” y el último
elemento termina con un punto.

El modelo es el siguiente:

Preámbulo, frase de transición:

– elemento (#1);
– elemento (#2); y
– elemento (#3).

En la práctica, la reivindicación tendría el aspecto del ejemplo siguiente:

Aparato, que comprende:

– una pluralidad de páginas impresas;
– una encuadernación concebida para sujetar las páginas impresas; y
– una portada sujeta mediante la encuadernación.

En algunos países, como los Estados Unidos de América, cada elemento o combinación de
elementos de la reivindicación debe estar separada por una línea con sangrado, como se
muestra aquí. En otros países se acepta el sangrado de las líneas, pero no es obligatorio.

Antecedente adecuado
Los elementos de una reivindicación de patente deben estar precedidos del antecedente
correcto. Es decir, la primera vez que se menciona un elemento, no debe llevar artículo y
cuando se haga referencia de nuevo a ese elemento, se utilizará el artículo determinado “el” o
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

“la”. Emplear el antecedente adecuado no es solo una cuestión de corrección gramatical, sino
también jurídica.

El conjunto de reivindicaciones que se muestra a continuación ayuda a explicarlo.

1. Un dispositivo que comprende:

– un lápiz; y
– una luz sujeta al lápiz.
2. El dispositivo de la reivindicación 1 en el que la luz está sujeta de forma desmontable al lápiz.
3. El dispositivo de la reivindicación 2 en el cual el lápiz es de color rojo.

Recomendación profesional

Si bien el artículo determinado “el” o “la” es equivalente a “dicho” en el ámbito de la

redacción de solicitudes de patente (por ejemplo, “el lápiz” o “dicho lápiz”), esta última
opción está cada vez más anticuada, y la tendencia en muchas jurisdicciones es avanzar
hacia un lenguaje sencillo incluso en el ámbito jurídico. Si la patente es objeto de
 controversia ante los tribunales en los Estados Unidos de América y un jurado de personas
legas en Derecho lee las reivindicaciones, quien las haya redactado no se ganará su
 51

simpatía si están expresadas en jerigonza jurídica.

En la reivindicación 1, se menciona el lápiz por primera vez con un artículo indefinido, “un
lápiz”. En esa misma reivindicación, también se menciona por primera vez la luz, “una luz”. Sin
embargo, cuando más adelante se especifica que la luz está unida al lápiz, se utiliza un artículo
definido, “el lápiz”. El artículo definido indica que ese lápiz es el mismo que el que se define
previamente en la reivindicación. De otro modo, podría haber una ambigüedad: ¿es otro lápiz o
es el mismo?

Si se desea redactar otra reivindicación que haga referencia a otro lápiz, este deberá
diferenciarse del primero. Una manera de hacerlo es mencionar un “primer” elemento y luego
un “segundo”, y así sucesivamente. Una alternativa que podría utilizarse cuando haya un
número reducido de elementos es referirse al primero con un artículo indefinido (“un” o “una”) y
el segundo con el adjetivo “otro” u “otra”, por ejemplo:

– Un primer dispositivo que está conectado a un segundo dispositivo y que...

– Un artilugio, unido a otro artilugio que tiene más capacidad que el artilugio...

En cada nuevo conjunto de reivindicaciones18 debe volverse a establecer el antecedente. Por lo

tanto, en otro conjunto de reivindicaciones, quien redacte la solicitud debe crear un antecedente
adecuado para el elemento “lápiz” una y otra vez. Dicho de otro modo, cada nueva reivindicación
debe redactarse de forma independiente de las demás.

Si se desea introducir otra reivindicación (la reivindicación 4) para la invención del lápiz, podría
redactarse de la siguiente forma:

4. Un dispositivo que comprende:

– un lápiz; y
– una luz sujeta al lápiz, y la luz está sujeta de forma desmontable al lápiz.

Números de referencia y expresiones entre paréntesis

En algunas jurisdicciones, se fomenta o se exige que las reivindicaciones contengan números
de referencia para etiquetar elementos concretos de los dibujos en la solicitud de patente.
En las solicitudes internacionales en virtud del PCT, los números de referencia aparecerán,
de preferencia, entre paréntesis tras cada uno de los elementos correspondientes en las
reivindicaciones. Por lo tanto, si la figura 1 de la solicitud de patente muestra una memoria
de computadora que lleva la etiqueta “123”, por ejemplo, toda referencia a este elemento
concreto (la memoria de computadora) en las reivindicaciones irá seguida del número de
referencia “(123)”.

En las jurisdicciones en las que se fomenta el uso de números de referencia, esta práctica puede
ayudar a comprender las reivindicaciones, puesto que establece una conexión clara entre ellas
y los dibujos. Sin embargo, si existe un gran número de formas distintas de realizar la invención,
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

por lo general solo las más importantes deberán incorporarse a las reivindicaciones e indicarse
de esta manera.

En la legislación en materia de patentes de numerosos países se establece de forma explícita

que no se interpretará que los números de referencia limitan el alcance de la materia protegida
por las reivindicaciones. Su única función es facilitar la comprensión de las reivindicaciones. Es
posible incluso que el redactor de la solicitud de patente desee formular un comentario a tal
efecto en la descripción.

Sin embargo, en algunos países, en particular, los Estados Unidos de América, quienes redactan
solicitudes de patente evitan, o tienen prohibido, incluir números de referencia, probablemente
debido al riesgo de que los infractores y los tribunales puedan interpretar que limitan las
reivindicaciones. Si se añade texto a los números de referencia en los paréntesis, pueden surgir
problemas de claridad. Es posible que expresiones como “medios de seguridad (tornillo 13,
clavo 14)” o “montaje de válvula (asiento 23 de la válvula, elemento 27 de la válvula y asiento 28
de la válvula)” no se entiendan como meras referencias, sino como “características especiales”.19
 52 En consecuencia, puede ser incierto si las características añadidas a las referencias limitan el
alcance o no.

En algunas jurisdicciones, también puede plantearse el problema de la falta de claridad si

figuran expresiones entre paréntesis que no van acompañadas de números de referencia
—por ejemplo, “ladrillos moldeados (de hormigón)”—, por lo que la reivindicación podría
rechazarse. Por el contrario, son admisibles las expresiones con un significado generalmente
aceptado, como “(met)acrilato”, que es una abreviatura conocida de “acrilato y metacrilato”. Por
supuesto, en general la utilización de paréntesis en fórmulas químicas o matemáticas tampoco
es objetable.

Es importante recordar que la inclusión de números de referencia en las reivindicaciones no

implica que se incorporen a ellas los dibujos correspondientes, práctica inadmisible en la mayor
parte de los países.20 Por lo tanto, las reivindicaciones deben redactarse de forma tan clara a
como se haría si no hubiera dibujos.

Ejemplo

Una reivindicación con números de referencia podría ser la siguiente:

1. Aparato que comprende:

– una pluralidad de páginas impresas (11);
– una encuadernación (14) concebida para sujetar las páginas impresas (11); y
– una portada (21) sujeta mediante la encuadernación (14).

Los números entre paréntesis son referencias que funcionan como etiquetas en los
dibujos adjuntos a la solicitud de patente.

Frases de la reivindicación
Como se ha señalado, expresiones como “que comprende” tienen un significado especial en
el contexto de las reivindicaciones. Igualmente, otras expresiones pueden tener significados
especiales en el ámbito de las reivindicaciones de patentes. Algunas pueden emplearse para
definir con mayor detalle una estructura o presentar una función asociada a una estructura
determinada. Algunas de estas expresiones son “el/la cual”, “mediante el/la cual”, “tal que”
o “de manera que”. Quien redacta la solicitud de patente debe conocer cómo interpretan
esas expresiones los tribunales de las jurisdicciones de interés y ha de utilizarlas de manera
adecuada a la protección que se solicita.

Por ejemplo, una oración con la fórmula “el/la cual” por lo general se emplea para describir
una función, operación o resultado que se deriva de la estructura o función mencionada en la
reivindicación. Por lo tanto, las oraciones con la fórmula “el/la cual” deben emplearse cuando el
resultado se derive necesariamente de la estructura o función mencionada.

Ejemplo
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Se desea reivindicar una carpeta para almacenar archivos. La reivindicación con la fórmula
“el/la cual” sería la siguiente:

1. Una carpeta para almacenar archivos, la cual está concebida para recibir los archivos...

En la redacción de solicitudes de patente, “el/la cual” también se utiliza para añadir una selección
de elementos en una reivindicación dependiente, como se explica más adelante en la sección 3.5
sobre la dependencia de reivindicaciones.

Elementos múltiples
Muchas oficinas de patentes exigen que en las reivindicaciones se mencionen al menos
dos elementos. Una reivindicación de patente sin muchas limitaciones puede ser
extremadamente amplia.

La necesidad de esta norma se pone de manifiesto de forma clara si se comparan

dos reivindicaciones.
Ejemplo  53

Compárense las siguientes reivindicaciones:

Una computadora que comprende:

– un procesador.

Una computadora que comprende:

– un procesador;
– una memoria; y
– un canal configurado para transmitir datos entre la memoria y el procesador.

La primera reivindicación ofrece información escasa sobre la computadora, aparte de

que contiene un procesador. Naturalmente, en la memoria descriptiva se definirá un
procesador, y se puede esperar que existan procesadores en el estado de la técnica.
Ahora bien, el solicitante parece reivindicar cualquier cosa que contenga un procesador,
especialmente si se considera que el preámbulo no es limitador.

Esa reivindicación es tan amplia que no es admisible, puesto que coincide exactamente
(véase la sección 1.2 del módulo II) con una caja en la que se envíe un procesador, puesto
que no se tiene más conocimiento sobre computadoras aparte de que son estructuras
que contienen procesadores.

En la segunda reivindicación se ofrece mucha más estructura y definición del concepto de

computadora. Por lo tanto, tiene un alcance más restringido que la primera.

2.3 Reivindicaciones de dos partes o reivindicaciones de mejora

La mayor parte de las explicaciones que figuran en las secciones anteriores sobre las partes y
otros aspectos de las reivindicaciones también son aplicables a las reivindicaciones redactadas
en dos partes, que también se denominan “reivindicaciones de mejora” o (en los Estados Unidos
de América) “reivindicaciones Jepson”.21 En las reivindicaciones de dos partes, en el preámbulo
se establece la referencia conocida del estado de la técnica más pertinente, y en el cuerpo se
caracteriza la mejora de la invención. El preámbulo y el cuerpo están conectados por una
frase de transición específica que indica que la reivindicación tiene dos partes. Por lo tanto,
las reivindicaciones de dos partes también cuentan con un preámbulo, una frase de transición
y un cuerpo, pero el preámbulo es la mención (una admisión implícita) de la única referencia
del estado de la técnica más pertinente; la transición es una frase como “caracterizado por”
o “caracterizado por que” en Europa y “cuya mejora comprende” en los Estados Unidos de
América; y en el cuerpo se presentan los elementos que el solicitante considera novedosos (que
no están presentes en el estado de la técnica más reciente).

Ejemplo 1

1. Un lápiz con una goma de borrar sujeta a un extremo del lápiz, cuya mejora comprende
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

una luz sujeta al lápiz.

En esta reivindicación, “un lápiz con una goma de borrar” es la referencia conocida del
estado de la técnica más pertinente, y la mejora reivindicada es la luz añadida.

Si se utiliza el formato estándar de reivindicación, esta se podría reformular de la

siguiente manera sin alterar su alcance:

1. Dispositivo para escribir, que comprende:

– un lápiz con una estructura alargada que consta de dos extremos;
– una goma de borrar sujeta a un extremo del lápiz; y
– una luz sujeta al lápiz.

Ejemplo 2

1. Dispositivo para escribir, que comprende: un lápiz con una estructura alargada que
consta de dos extremos y una parte central entre los extremos; una goma de borrar
 54 sujeta a un extremo del lápiz; y una luz sujeta al lápiz, caracterizada por estar sujeta al
centro del lápiz.
En esta reivindicación, el solicitante admite que el dispositivo para escribir que comprende
un lápiz con una goma de borrar sujeta a un extremo y una luz forma parte del estado de
la técnica, y afirma que la mejora reivindicada es la posición de la luz en el centro del lápiz.

Como se muestra en el ejemplo 2, el formato en dos partes subraya claramente el elemento

de la invención reivindicada que el solicitante considera de carácter inventivo respecto del
estado de la técnica. Sin embargo, quienes redactan la solicitud de patente deben tener en
cuenta que, cuando se utiliza un formato de reivindicación de dos partes, el solicitante admite
explícitamente que la materia cubierta por la primera parte de la reivindicación no era novedosa
en la fecha de presentación de la solicitud (o la fecha de prioridad).

En algunas jurisdicciones, como en la OEP, se prefiere el formato en dos partes cuando sea
apropiado. La OEP recomienda que los solicitantes opten por la formulación de dos partes
en las reivindicaciones en las que, por ejemplo, está claro que la invención consiste en una
mejora distintiva de una antigua combinación de partes o etapas. Como sucede con muchas
normas creadas con fines de eficiencia administrativa, esta “preferencia” es algo flexible en la
práctica actual (un análisis somero de las patentes concedidas por la OEP revelará que muchas
reivindicaciones no están redactadas en el formato de dos partes). Por lo tanto, los redactores
de solicitudes de patente deben plantearse si una reivindicación de dos partes es la opción más
beneficiosa para los intereses de su cliente, dado que requiere una admisión explícita de que
la primera parte pertenece indudablemente al estado de la técnica. Algunos redactores tal vez
deseen formular las reivindicaciones inicialmente en el formato estándar y, posteriormente,
observar si el examinador aplica esa preferencia y exige más bien el formato de dos partes. En
otras ocasiones, si el cliente solo presenta la solicitud ante la OEP, lo más conveniente puede
ser redactar las reivindicaciones en el formato de dos partes desde el inicio, habida cuenta de la
naturaleza de la invención y el estado de la técnica.

La OEP recomienda que la primera parte de esas reivindicaciones contenga una indicación
en la que figure “la designación del objeto de la invención” —esto es, la clase técnica
general del aparato, proceso, etc. al que se refiere la invención— seguida de la indicación
de “las características técnicas que sean necesarias para definir el objeto reivindicado,
pero que, combinadas entre sí, formen parte del estado de la técnica”.22 Esta indicación
de las características del estado de la técnica se aplica únicamente a las reivindicaciones
independientes, no a las dependientes. En consecuencia, esas declaraciones solo son necesarias
cuando las características del estado de la técnica son pertinentes para la invención. Por
ejemplo, si la invención consiste en una cámara fotográfica pero la actividad inventiva se refiere
en su totalidad a la mejora del obturador, por lo general será suficiente con que la primera
parte de la reivindicación contenga lo siguiente: “Una cámara fotográfica que contiene un
obturador de plano focal...”. No es necesario hacer referencia a otras características conocidas
de una cámara fotográfica, como las lentes o el visor, a menos que se exija la mención de otros
componentes que representen elementos esenciales de una cámara.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

La segunda parte, o “parte caracterizadora”, debe resumir las características que la invención
añade al estado de la técnica, es decir, las características técnicas para las que, en combinación
con las características indicadas en la primera parte, se pide protección.

La OEP, a pesar de expresar su preferencia por las reivindicaciones de dos partes, admite que
no son adecuadas para algunas circunstancias. Es posible que este formato de reivindicación
no sea adecuado a la naturaleza de una invención, por ejemplo, porque refleje una imagen
distorsionada o engañosa de la invención o del estado de la técnica. Algunos ejemplos del tipo
de invención que puede requerir una presentación diferente son los siguientes:

– la combinación de números enteros conocidos de igual jerarquía, si la actividad inventiva

reside únicamente en la combinación;
– la modificación —y no la adición— de un proceso químico conocido mediante, por ejemplo,
la omisión de una sustancia o la sustitución de una sustancia por otra; y
– un sistema complejo de partes funcionalmente interrelacionadas, si la actividad inventiva
consiste en cambios en varias de estas interrelaciones.
En los dos primeros ejemplos, el formato de reivindicación de dos partes puede ser artificial e
inapropiado, mientras que en el tercer ejemplo puede tener como resultado una reivindicación
 55

excesivamente extensa y enrevesada.

Otro ejemplo en el que este formato puede ser inadecuado es el de las invenciones que
consisten en un compuesto químico o un grupo de compuestos químicos nuevos.

Asimismo, la OEP avisa de que pueden surgir otras situaciones en las que el solicitante puede
tener motivos convincentes para estructurar la reivindicación de una manera distinta al formato
de dos partes.

2.4 Elementos alternativos y reivindicaciones de tipo Markush

En muchas jurisdicciones se permite que una única reivindicación contenga elementos

alternativos. En el lenguaje cotidiano, la conjunción “o” se utiliza para expresar alternativas. Sin
embargo, en el lenguaje de patentes, especialmente en las reivindicaciones, las expresiones
como “metal o plástico” por lo general se consideran poco claras. Si es una práctica aceptada
en el país correspondiente, pueden emplearse frases como “metal y/o plástico” o “al menos
una composición seleccionada de metal y plástico” cuando se desee expresar el significado
inclusivo de “o”, y pueden utilizarse expresiones como “ya sea metal o plástico” para referirse al
significado exclusivo de “o”.

Para reivindicar múltiples elementos alternativos exclusivos en una sola reivindicación, en

muchos países es aceptable un formato especial que a menudo se denomina “reivindicación
de tipo Markush”, por el inventor cuyo proceso judicial originó dicho formato. Estas
reivindicaciones pueden simplificar la tarea del redactor de la solicitud de preparar un conjunto
completo de reivindicaciones (véase la sección 3 sobre los conjuntos de reivindicaciones y
las reivindicaciones dependientes). Una reivindicación, ya sea independiente o dependiente,
puede referirse a alternativas, siempre que el número y la presentación de estas en una sola
reivindicación no dificulten su comprensión ni su interpretación.

El estilo habitual de redacción de las reivindicaciones de tipo Markush es “el elemento A

seleccionado de un grupo consistente en X, Y, Z”.

Ejemplo

Un proceso químico puede realizarse mediante “cobre”, “plomo” u “oro”. Quien redacta
la solicitud de patente debe pensar en un término más abstracto que aúne las tres
opciones, como “metal”, pero ni el redactor ni el inventor tienen la certeza de que el
proceso funcione con cualquier metal. De hecho, el inventor sabe con seguridad que el
proceso no funciona con mercurio. Por lo tanto, el redactor no puede emplear el término
abstracto “metal” sin especificar nada más.

A ninguno de los dos se les ocurre un mejor término abstracto para referirse a los tres
metales que funcionan en esta invención. El redactor podría elaborar tres reivindicaciones
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

independientes —una dedicada al “cobre”, otra al “plomo” y una tercera al “oro”—,

pero el formato de tipo Markush le permite redactar simplemente una reivindicación
independiente que diga lo siguiente: “un metal seleccionado del grupo consistente en
cobre, plomo y oro”.

La utilidad de los grupos Markush no se limita a las invenciones químicas, sino que pueden
utilizarse en otros sectores técnicos, por ejemplo, “una fijación seleccionada del grupo
consistente en un clavo, un tornillo y un remache”. Sin embargo, en la práctica, los grupos
Markush a menudo no son deseables ni necesarios en estos otros sectores, porque se pueden
definir las alternativas de manera más amplia mediante expresiones genéricas que describan
los elementos alternativos (por ejemplo, “una fijación”) o funcionales (por ejemplo, “un medio
de sujeción”).

En cambio, los grupos Markush se emplean con frecuencia en las reivindicaciones químicas
para definir, por ejemplo, ingredientes químicos alternativos que pueden utilizarse en una
composición, etapas alternativas de un proceso químico o valores alternativos para los
 56 radicales en una fórmula. En las reivindicaciones de producto que definen estructuralmente
un grupo de productos químicos mediante una fórmula general, es muy frecuente utilizar una
fórmula Markush.

Ejemplo23

Reivindicación 1. Un compuesto con la fórmula:

O R1
N
OR3 HN
N

N
R2

SO2N R4

R5
en el cual
– R1 se selecciona del grupo consistente en H, alquilo C1-C3, cicloalquilo C3-C5 y C1-
C3 perfluoroalquilo;
– R2 es … ; R4 es … ; R5 es … ; R6 es … ; y
– R7 y R8 son, independientemente, H, alquilo C1-C4 (alcoxi C1-C3) alquilo C2-C4 o
hidroxialquilo C2-C4;
– y sus sales farmacéuticamente aceptables.

Según esta reivindicación, los compuestos definidos estructuralmente resultan de todas

las combinaciones de los radicales R1-R8 (definidos por los ocho subgrupos Markush
correspondientes), así como las sales de dichos compuestos, con todos los ácidos que no
sean tóxicos para los animales o el ser humano (definidos por el elemento funcional “sus
sales farmacéuticamente aceptables”).

Como cualquier otra reivindicación, las de tipo Markush deben cumplir los requisitos relativos a
la unidad de la invención. En la sección 11 del módulo VI se explica la aplicación de la unidad de
la invención a las reivindicaciones de tipo Markush.

Si el redactor de una solicitud de patente pretende que se seleccione más de un miembro

del grupo Markush al mismo tiempo (además de la selección de un único miembro), debe
establecerlo de forma explícita en la reivindicación. De otro modo, se interpretará que la
reivindicación solo permite seleccionar un miembro cada vez. Por ejemplo, la frase “en el cual
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

el solvente se selecciona del grupo consistente en A, B y C” se interpreta en el sentido de que

solo permite emplear uno de los tres solventes (A, B o C), y no dos de ellos. Por lo tanto, si es
posible emplear varias combinaciones de miembros, debe establecerse la expresión “en el cual
el solvente se selecciona del grupo consistente en A, B, C y combinaciones de sus miembros” (o
una equivalente).

Los grupos Markush no deben ser ambiguos. Además, quien redacta la solicitud debe tener la
certeza de que un grupo Markush es el método más adecuado de reivindicar la invención antes
de recurrir a él. En el ejemplo mencionado, si la invención también funcionara con el hierro, el
grupo Markush propuesto no protegería directamente las formas de realizar la invención en
las que se emplee el hierro. Al redactar una solicitud de patente siempre se debe recordar la
importancia de tratar que las reivindicaciones cubran todas las formas de realizar la invención
que sean patentables.

Los grupos Markush deben utilizarse con extrema precaución, puesto que, si se halla en el
estado de la técnica una de las alternativas contenidas en la reivindicación, se considerará que
toda la reivindicación carece de novedad. Si bien las reivindicaciones de tipo Markush son muy
útiles para redactar una reivindicación independiente que cumple el requisito de unidad de
la invención, es posible que un solicitante prefiera reivindicar los miembros del grupo en un
 57

conjunto aparte de reivindicaciones dependientes (véase la sección 3 del presente módulo).

2.5 Elementos funcionales y reivindicaciones del tipo “medio más

función”

Como se ha mostrado en varios ejemplos, puede utilizarse un lenguaje funcional para definir
un elemento de la reivindicación desde la perspectiva de lo que consigue (es decir, la función
que desempeña) en lugar de lo que es. En general, puede incluirse un elemento funcional en
una reivindicación, siempre que una persona experta en la materia no tenga dificultad en
desempeñar la función sin tener que ejercer capacidad inventiva.

El lenguaje funcional puede ponerse en práctica de varias maneras.

– El elemento puede definirse mediante una frase que defina la función, como “medio de
almacenamiento legible por computadora”, “un agente oxidante” o “un excipiente aceptable
en la industria farmacéutica”.
– El elemento puede definirse mediante una palabra estructural genérica que implique una
función de forma intrínseca, como “un calentador”, “una sujeción” o “un solvente”.
– También se puede introducir el lenguaje funcional mediante una frase colocada
inmediatamente después del elemento correspondiente, como las siguientes:
– “que permita [una operación]”;
– “que cree [una propiedad física o química]”;
– “como [un objetivo logrado]”;
– “mediante el que [se produce un efecto]”;
– “para que [una meta alcanzada]”; o
– “concebido para [lograr algún resultado]”.

De las distintas posibilidades, en las reivindicaciones del tipo “medio más función” se mencionan
elementos que no tienen estructuras definidas específicamente, sino que son medios para
desempeñar las funciones descritas en la memoria descriptiva. La interpretación de este
tipo de reivindicaciones varía en función de la jurisdicción e incluso con el tiempo dentro
de una misma jurisdicción. Por ejemplo, es posible que en una jurisdicción determinada se
interprete una reivindicación de medio más función en el sentido de los medios divulgados en
la memoria descriptiva de la patente que sirven para desempeñar la función mencionada, así
como los equivalentes razonables de esos medios. En otras palabras, puede suceder que las
reivindicaciones de medio más función no comprendan alguno o todos los elementos necesarios
para desempeñar la función mencionada. Estas reivindicaciones pueden interpretarse en
sentido amplio y restrictivo, puesto que las reivindicaciones no definen específicamente la
estructura. Tanto es así, que los litigantes en causas de infracción de patente en ocasiones
dedican una energía considerable a discutir incluso si una reivindicación determinada es del tipo
de medio más función.

El formato de una reivindicación clásica de medio más función es mencionar la palabra

Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

“medio” seguida de una función. Por ejemplo, si la invención consiste en una olla arrocera, una
reivindicación en el formato de medio más función podría ser la siguiente:

1. Aparato para cocer arroz, que comprende:

– un medio para contener arroz; y
– un calentador concebido para calentar el medio para contener arroz.

En el ejemplo, en lugar de mencionar una estructura que puede contener arroz por su nombre
(por ejemplo, un bol), se hace referencia a un dispositivo que desempeña la función de contener
arroz. De esta manera, se evita utilizar un nombre específico para, en su lugar, mencionar la
función que desempeña. Ello impide que un competidor pueda simplemente utilizar un objeto
distinto de un bol para contener el arroz.

No todos los elementos de una reivindicación de medio más función deben ser medios. De
hecho, cada elemento puede tratarse de manera distinta. Si en una reivindicación se mencionan
tres elementos, dos en formato de medio más función y uno que contiene un elemento
 58 estructural (como el “calentador” del ejemplo), el elemento estructural normalmente se
interpretará de conformidad con su significado ordinario en la técnica, mientras que cada uno
de los otros dos elementos se interpretarán de manera que primero se determine la función
mencionada para después determinar, respectivamente, la estructura —divulgada en la
memoria descriptiva— que desempeña esa función.

Las reivindicaciones de medio más función son útiles en las jurisdicciones donde se interpretan
en un sentido más amplio que las reivindicaciones que mencionan un elemento estructural. Son
de utilidad incluso en jurisdicciones en las que no necesariamente se hace una interpretación
amplia de dichas reivindicaciones, pero sí se les da una interpretación diferente respecto de
las reivindicaciones en las que se mencionan explícitamente limitaciones estructurales. La
“diferencia”, sea cual sea, permite un margen de cobertura de la reivindicación más amplio,
suponiendo que el titular de la patente incluya ambos tipos de reivindicaciones en la solicitud.
También debe recordarse que la interpretación que los tribunales hacen de las reivindicaciones
tiende a variar con el paso del tiempo. En los 20 años de vida de una patente, un tribunal que
haya hecho una interpretación restrictiva de las reivindicaciones de medio más función durante
el primer año podría adoptar una interpretación relativamente amplia la primera vez que se
plantee una controversia relativa a la patente en su undécimo año de vigencia.

En cualquier caso, quien redacte la solicitud de patente debe tener en mente que las oraciones
de medio más función por lo general deben ir acompañadas de una descripción adecuada en
la memoria descriptiva en la que se defina claramente la estructura que desempeña la función
mencionada. En la descripción de la solicitud de patente siempre deben definirse estructuras
suficientes, independientemente del tipo de reivindicación que se utilice.

Una preocupación más específica que se plantea al redactar una solicitud de patente con
reivindicaciones de medio más función es evitar mencionar estructuras innecesarias u
omitir en la memoria descriptiva una aclaración precisa de cuál es el conjunto de estructuras
que desempeña la función. Ello puede permitir involuntariamente al demandado en una
controversia por infracción de patente pedir una interpretación restrictiva. Por ejemplo, si la
reivindicación contiene la frase “medios de sujeción”, en la memoria descriptiva debe definirse
claramente qué son esos medios de sujeción, por ejemplo, “cinta, adhesivos, remaches o
cualquiera de estas fijaciones”. De no hacerse así, el titular de la patente corre el riesgo de que
los tribunales hagan una interpretación mucho más restrictiva de “medios de sujeción” que la
esperada por el inventor.

Si todos los elementos de una reivindicación se definen de manera funcional, ya sea mediante
expresiones de medio más función o de otro modo, también existirá un riesgo elevado de que
se rechace la solicitud por reivindicar un simple desiderátum (es decir, por expresar un resultado
deseado sin mencionar cómo se logra). El alcance definido en las reivindicaciones debe ser tan
preciso como lo permita la invención.

Es posible mezclar en una única patente reivindicaciones de medio más función y de otro tipo.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

3. Conjuntos de reivindicaciones

La memoria descriptiva de las patentes suele contener más de una reivindicación. Ya se ha

mencionado este ejemplo:

1. Un dispositivo que comprende:

– un lápiz; y
– una luz sujeta al lápiz.

2. El dispositivo de la reivindicación 1 en el que la luz está sujeta de forma desmontable al lápiz.

3. El dispositivo de la reivindicación 2 en el cual el lápiz es de color rojo.

Un conjunto de reivindicaciones de la memoria descriptiva de una patente normalmente

contiene una o varias reivindicaciones independientes (o principales) y varias reivindicaciones
dependientes o subsidiarias (o subordinadas), que dependen de una o varias reivindicaciones
independientes o dependientes que las preceden. En el ejemplo anterior, la reivindicación 1
es independiente, mientras que las reivindicaciones 2 y 3 son dependientes.
 59

Todas las solicitudes de patente deben contener al menos una reivindicación independiente
dedicada a las características esenciales de la invención, es decir, a las características necesarias
para satisfacer los requisitos legales de patentabilidad, como la novedad y la actividad inventiva.

Cada reivindicación independiente puede ir acompañada de una o varias reivindicaciones

dependientes relativas a formas más específicas de realizar la invención mencionada en
la reivindicación independiente. Las reivindicaciones dependientes contienen referencias a
otras reivindicaciones. Una reivindicación que hace referencia a otra contendrá todas las
características de esa otra reivindicación aunque no se mencionen de manera explícita.
Asimismo, en algunos casos, una reivindicación dependiente puede definir una o varias
características particulares que pueden añadirse de forma adecuada a más de una
reivindicación anterior (independiente o dependiente). De ello se desprende que existen varias
posibilidades, esto es, una reivindicación dependiente puede hacer referencia a una o varias
reivindicaciones independientes que la preceden, a una o varias reivindicaciones dependientes
o a reivindicaciones de ambos tipos.

Las solicitudes de patente con una sola reivindicación son relativamente poco frecuentes. Ello
se debe a que, por lo general, quienes redactan la solicitud de patente tratan de establecer un
amplio conjunto de reivindicaciones que protegen varios aspectos de la invención en distintos
grados de especificación, esto es, cada una de las reivindicaciones tiene un alcance distinto. No
obstante, si bien las legislaciones en materia de patentes raramente establecen límites máximos
al número de reivindicaciones, redactar el mayor número posible de ellas no es la mejor práctica
que se puede adoptar, sobre todo por el costo que ello tendría para el cliente.

Al preparar un conjunto de reivindicaciones, los redactores de solicitudes de patente deben

tener en cuenta los costos y otros factores. En primer lugar, muchas oficinas de patente
requieren tasas de presentación adicionales por los conjuntos de reivindicaciones que superan
un número determinado de reivindicaciones, y es posible que no se devuelva el importe
de las tasas abonadas por las reivindicaciones si se reduce posteriormente el número de
reivindicaciones mediante una modificación. Otras tasas, como las de examen y de concesión
de la patente, también pueden depender del número de reivindicaciones. Al contar las
reivindicaciones a los efectos del cálculo de las tasas, algunas oficinas solo tienen en cuenta
aquellas que están numeradas (por ejemplo, reivindicación 1, reivindicación 2, etc.). Otras
oficinas, como la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO),
cobran una tasa adicional por cada reivindicación redactada en el formato de reivindicación
dependiente múltiple (véase la sección 3.3), esté numerada o no.

En segundo lugar, redactar reivindicaciones que sean evidentemente demasiado amplias o

restrictivas no ayuda a los solicitantes a obtener una protección por patente significativa para
sus invenciones. Es probable que las reivindicaciones demasiado amplias se rechacen por
incumplir los requisitos de novedad o de actividad inventiva. En cambio, las reivindicaciones
con un alcance demasiado restringido, aunque se hayan concedido, pueden tener una utilidad
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

limitada para el titular de la patente, puesto que los competidores pueden evitar fácilmente la
infracción de la patente si conciben un diseño que elude el alcance de las reivindicaciones.

En tercer lugar, las legislaciones en materia de patentes por lo general requieren que las
reivindicaciones sean claras y concisas, por lo que una proliferación de reivindicaciones
dependientes puede complicar la situación de manera poco razonable, y el número de
reivindicaciones debe ser razonable en relación con la naturaleza y la complejidad de la
invención reivindicada.

3.1 Reivindicaciones independientes

Las reivindicaciones independientes de las solicitudes de patente son las más amplias. Algunas
son más amplias que otras, pero en todo caso las reivindicaciones independientes siempre son
más amplias que las que dependen de ella. Las reivindicaciones independientes son autónomas
y no necesitan la limitación establecida en otra reivindicación para estar completas. Cada
conjunto de reivindicaciones comienza con una reivindicación independiente.
 60 Recomendación profesional

Al redactar un conjunto de reivindicaciones, se debe prestar mucha atención para

alcanzar un equilibrio entre el alcance de la protección solicitada, los probables costos de
dicha protección y la necesidad de cumplir los requisitos establecidos en la ley aplicable.

Una solicitud de patente puede tener más de una reivindicación independiente. Por ejemplo,
una sola invención puede contar con varios aspectos diferentes, y tal vez no puedan abarcarse
todos ellos en una única reivindicación amplia. En general, será acertado preparar varias
reivindicaciones independientes y que cada una de ellas se refiera de manera separada a un
aspecto diferente.

Los distintos tipos de reivindicaciones, que se examinan más adelante, son una cuestión distinta
de la amplitud de la reivindicación. Es posible que quien redacta la solicitud de patente desee
preparar varias reivindicaciones independientes para un aparato de manera que cada una de
ellas abarque un aspecto diferente del aparato. Además, aunque abarquen un mismo aspecto, el
redactor de la solicitud tal vez desee redactar varias reivindicaciones con un alcance o amplitud
distintos. Esta idea puede ser importante para tratar de reflejar los distintos tipos de actividades
de los posibles infractores. El redactor de la solicitud sin duda pretende que la reivindicación
impida a los competidores fabricar productos que reproduzcan el concepto inventivo. Al mismo
tiempo, una reivindicación que solo puede ser infringida por los usuarios finales de un producto
(los consumidores) probablemente no sea de gran utilidad.

El requisito legal de unidad de la invención por lo general consiste en que las reivindicaciones
independientes múltiples contenidas en una solicitud de patente deben referirse a una única
invención, o bien a un grupo de invenciones vinculadas entre sí de manera que formen un único
concepto inventivo general (véase la sección 11 del módulo VI para obtener más información
sobre la unidad de la invención). Ello no significa que no se puedan reivindicar múltiples
invenciones en una solicitud de patente, pero la oficina de patente no la concederá a menos que
en el fondo todas ellas se refieran a una única invención.

Recomendación profesional

Se debe tratar de garantizar al cliente que se ha redactado un número adecuado de

reivindicaciones para proteger la invención. La experiencia permitirá ir reconociendo el
punto en el que los costos de elaborar esas reivindicaciones (tasas por reivindicaciones
excesivas, tasas anuales, etc.) hacen que disminuya la rentabilidad.

En la USPTO, debe pagarse una tasa por cada reivindicación independiente adicional a partir
de la tercera. En algunas jurisdicciones, como la de la OEP, puede exigirse que el número
de reivindicaciones independientes esté limitado a uno por categoría (por ejemplo, una
solicitud puede contener una reivindicación independiente de producto y una reivindicación
independiente de proceso), lo cual disuade a los solicitantes de presentar solicitudes con una
larga lista de reivindicaciones independientes, de conformidad con el principio de eficiencia
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

administrativa. Ahora bien, en la OEP se establecen excepciones a esta norma:

i) Ejemplos de una pluralidad de productos interrelacionados:

enchufe macho y conector hembra;
transmisor y receptor;
productos químicos intermediarios y final;
gen, construcción genética, huésped, proteína y medicamento
[...]

ii) Ejemplo de una pluralidad de distintos usos inventivos de un producto o aparato:

reivindicaciones relativas a otros usos médicos cuando un primer uso médico es conocido.
[…]

iii) Ejemplo de soluciones alternativas a un problema concreto:

un grupo de compuestos químicos;
dos o más procesos de fabricación de esos compuestos.24
Establecer reivindicaciones con distinto grado de amplitud puede brindar seguridad contra el
argumento de que la patente es inválida porque existe un precedente en el estado de la técnica,
 61

en ocasiones en controversias planteadas mucho después de que el examinador de patentes

haya aprobado la solicitud y se haya concedido la patente. No es poco frecuente que el supuesto
infractor encuentre el estado de la técnica más pertinente durante la controversia por infracción
de patente, por lo que un alcance variado ayuda al inventor a defenderse en las situaciones
en las que ni este, ni el redactor de la solicitud ni el examinador de la patente conocen
determinados elementos del estado de la técnica.

Normalmente, en las reivindicaciones independientes se deben especificar las características

esenciales necesarias para definir la invención. Si bien la norma varía en función de la oficina
de patentes, lo habitual es que no se exija la mención de esas características si están implícitas
en los términos genéricos empleados (por ejemplo, en la reivindicación de una bicicleta no
suele ser necesario mencionar la presencia de ruedas). Cuando la patentabilidad depende de
un efecto técnico, las reivindicaciones por lo general deben redactarse de manera que incluyan
todas las características técnicas de la invención que son esenciales para crear el efecto técnico.
Dicho de otro modo, las reivindicaciones deben ser claras y centrarse en el núcleo de la invención.

Si una reivindicación se refiere a un proceso para fabricar el producto X, el resultado final del
proceso reivindicado —llevado a cabo de una manera razonable para una persona experta en
la materia— debe ser necesariamente el producto X. De no ser así, la reivindicación adolece
de incoherencia interna y, por lo tanto, carece de claridad. En el caso de una reivindicación
de producto, si el producto pertenece a una categoría ampliamente conocida y la invención
consiste en modificar determinados aspectos del producto, suele ser suficiente con indicar en la
reivindicación cuál es el producto ampliamente conocido y especificar qué se modifica y de qué
manera. A las reivindicaciones relativas a aparatos se les aplican consideraciones similares.

3.2 Reivindicaciones dependientes

Habitualmente, quien redacta la solicitud prepara una combinación de reivindicaciones de

mayor y menor amplitud para reflejar de manera eficaz el pleno alcance de la invención. Para
poner esto en práctica, en primer lugar se redacta la reivindicación independiente más amplia
y, a continuación, una serie de reivindicaciones dependientes que abarquen una variedad de
alcances más restrictivos que el de la reivindicación independiente.

Las reivindicaciones dependientes también reflejan la postura alternativa del redactor de la

solicitud de patente. Aunque se efectúe una búsqueda del estado de la técnica, no se puede
tener la certeza de dar con todos los elementos pertinentes del estado de la técnica publicados
en todo el mundo. Siempre existe el riesgo de que un examinador de patentes encuentre
elementos pertinentes del estado de la técnica que nieguen la novedad o la actividad inventiva
de la invención reivindicada. Ahora bien, si un examinador de patentes halla un elemento del
estado de la técnica que elimina la patentabilidad de la reivindicación independiente amplia,
pero no la de las reivindicaciones dependientes más restrictivas, la patente podría concederse
igualmente con ese alcance de protección más restringido. Las reivindicaciones dependientes
más restrictivas no tienen tanto peso como la reivindicación independiente, pero es posible que
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

sean suficientes para los fines del solicitante, es decir, permitirle ganar una ventaja competitiva
en el mercado.

Formato y estructura de las reivindicaciones dependientes

Las reivindicaciones dependientes son aquellas que “penden” (y no “dependen”, en el lenguaje
de patentes) de otra reivindicación, ya sea independiente o dependiente. La dependencia de
otra reivindicación se indica con un identificador de la reivindicación principal. Por ejemplo,
“2. El aparato de la reivindicación 1, que comprende, además: [...]” indica que la reivindicación 2
pende de la 1.

El formato de la reivindicación dependiente la hace más concisa, al evitar la repetición de todo

el texto de la reivindicación a la que se refiere. Al hacer referencia a otra reivindicación, la
dependiente abarca todo el alcance de la reivindicación principal más los elementos nuevos
mencionados en la propia reivindicación dependiente. Las reivindicaciones dependientes
tienden a ser considerablemente más breves que las independientes, por lo que los
 62 principiantes en materia de patentes en ocasiones creen, erróneamente, que las dependientes
son más amplias que las independientes, cuando en realidad es lo contrario.

Ejemplo

Una reivindicación independiente (reivindicación 1) está redactada como sigue:

1. Aparato que comprende:

– un lápiz; y
– una goma de borrar sujeta al lápiz.

La reivindicación 2 es la siguiente:

2. El aparato de la reivindicación 1, que comprende, además:

– una luz sujeta al lápiz.

La reivindicación 3 es la siguiente:

3. El aparato de la reivindicación 2, que comprende, además:

– Un botón, unido al lápiz, que sirve para extraer la mina del lápiz.

Otra reivindicación dependiente, la 4, dice lo siguiente:

4. El aparato de la reivindicación 2,
– cuya luz es un led.

La totalidad de la reivindicación 2 dependiente abarca todo el texto explicitado en la

reivindicación 2 más todo el texto de la 1. Por lo tanto, la reivindicación 2 en realidad es
la siguiente:

2. Aparato que comprende:

– un lápiz;
– una goma de borrar sujeta al lápiz; y
– una luz sujeta al lápiz.

Igualmente, la reivindicación 3, que pende de la reivindicación 2, que a su vez

hace referencia a la 1, en realidad tiene el mismo alcance que tendría la siguiente
reivindicación independiente:

3. Aparato que comprende:

– un lápiz;
– una goma de borrar sujeta al lápiz.
– una luz sujeta al lápiz; y
– un botón, unido al lápiz, que sirve para extraer la mina del lápiz.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Como se ha señalado, todas las reivindicaciones dependientes relacionadas con una

independiente tienen el mismo preámbulo. Aunque no es una práctica universal, las
reivindicaciones independientes suelen comenzar con el artículo indefinido “un” o “una”,
mientras que las reivindicaciones dependientes comienzan con el artículo definido “el” o “la”.

Las reivindicaciones dependientes siempre son más restrictivas que la reivindicación de la

que penden. Por ejemplo, los lápices de un competidor que no tengan ningún tipo de luz
no infringirán la reivindicación 2, aunque sí pueden infringir la reivindicación 1, que es la
más amplia.

Es habitual introducir después del preámbulo una palabra o frase que indique la dependencia
de otra reivindicación. Se interpreta que esta palabra o frase abarca todo el alcance mencionado
en la reivindicación principal. En el ejemplo mencionado, se utiliza la frase “el aparato de la
reivindicación 1”. Otras frases habituales son “el aparato conforme a la reivindicación 1” o “el
aparato descrito en la reivindicación 1”. Igualmente, pueden emplearse las expresiones “que
se reivindica en”, “con arreglo a”, “que se establece en” o “que se menciona en” para señalar la
dependencia de otra reivindicación.
 63

Inmediatamente después de la referencia a otra reivindicación, en la reivindicación dependiente

se establece al menos una característica añadida que no está presente en la otra reivindicación.
Esto puede hacerse de tres maneras:

i) añadir al menos un nuevo elemento, E, que suele introducirse con la expresión “que además
comprende E” (en el ejemplo, la reivindicación 2 sería “una luz sujeta al lápiz, que es un
elemento nuevo que no aparece en la reivindicación 1”);
ii) seleccionar al menos un elemento, E1, de otro más amplio, E, mencionado en la reivindicación
principal, lo cual suele expresarse mediante “donde E es E1” o “en el que E es E1” (por ejemplo,
en la reivindicación 4 dependiente, el concepto más amplio de la luz se restringe a una luz de
led), o mediante la adición de otra característica de al menos un elemento en la reivindicación
dependiente (por ejemplo, “en la que la luz es desmontable”); o
iii) combinar las opciones i) y ii).

Las reivindicaciones dependientes deben agruparse de la manera más adecuada posible. Por
lo tanto, su disposición debe permitir reconocer e interpretar de inmediato la asociación de
las reivindicaciones relacionadas y su significado. Todas las reivindicaciones dependientes
deben hacer referencia a al menos una reivindicación precedente, pero no pueden referirse
a una reivindicación posterior. Una reivindicación dependiente no puede, de ninguna
manera, ampliar el alcance de la protección de la invención definida en la reivindicación
independiente correspondiente.

Resulta útil imaginarse las relaciones entre las reivindicaciones independiente y dependiente
como un árbol en el que cada reivindicación está representada por su número respectivo,
que está vinculado con una flecha o una línea. El árbol de reivindicaciones del ejemplo podría
representarse así:

3
1 2
4

En ocasiones, un examinador de patentes encuentra referencias en el estado de la técnica que

niegan la patentabilidad de una reivindicación independiente, pero no la de una reivindicación
dependiente. Si bien el redactor de la solicitud de patente y su cliente pueden decidir reclamar la
patentabilidad de la reivindicación principal, también pueden optar por la alternativa de solicitar
una patente y, para ello, simplemente cancelar la reivindicación independiente rechazada (y
cualquier otra reivindicación dependiente afectada) y redactar otra reivindicación independiente
en la que se combinen las limitaciones en la reivindicación independiente cancelada con las de
la reivindicación dependiente admisible. Asimismo, quien redacta la solicitud también puede
modificar las demás reivindicaciones de la solicitud para que pendan de la nueva reivindicación
independiente (antes dependiente).
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

Ejemplo

Una solicitud contiene una reivindicación independiente (reivindicación 1) y diez otras

reivindicaciones que penden de la primera.25

Las tres primeras reivindicaciones son las siguientes:

1. Aparato que comprende:

– un lápiz; y
– una goma de borrar sujeta al lápiz.

2. El aparato de la reivindicación 1, que comprende, además:

– una luz sujeta al lápiz.

3. El aparato de la reivindicación 2, que comprende, además:

– un botón, unido al lápiz, que sirve para extraer la mina del lápiz.
 64 El examinador de la patente ha rechazado la reivindicación 1, y ha objetado a
la reivindicación 2, pese a considerarla admisible, solo porque depende de la
reivindicación 1 rechazada.

Si el cliente aprueba el plan de acción, el redactor de la solicitud puede volver a redactar la

reivindicación 2 para convertirla en una nueva reivindicación 1 independiente en la que se
mencionen de forma específica todas las limitaciones de la reivindicación 1 (como se hizo
anteriormente). La antigua reivindicación 2 pasa a ser la reivindicación 1:

1. Aparato que comprende:

– un lápiz;
– una goma de borrar sujeta al lápiz; y
– una luz sujeta al lápiz.

La reivindicación 3 ya pende de la antigua reivindicación 2, que ahora es la 1. Por lo

tanto, no es necesario modificar el fondo de la reivindicación 3, sino solo la referencia
a la reivindicación principal, que ahora es la reivindicación 1, y su numeración
como reivindicación 2:

2. El aparato de la reivindicación 1, que comprende, además:

– un botón, unido al lápiz, que sirve para extraer la mina del lápiz.

Una vez que el redactor de la solicitud presenta la modificación, es probable que el

examinador admita la solicitud y que el cliente acabe obteniendo una patente con un total
de 10 reivindicaciones en lugar de 11.

Si bien el formato varía de una jurisdicción a otra, la petición de modificar la reivindicación 2

para hacerla independiente puede ser la siguiente:

12. Aparato que comprende:

– un lápiz;
– una goma de borrar sujeta al lápiz; y
– una luz sujeta al lápiz.

El texto tachado representa las palabras eliminadas y el subrayado, las añadidas.

Una alternativa podría ser modificar la reivindicación 1 original mediante la adición de

limitaciones que se incluían en la reivindicación 2:

1. Aparato que comprende:

– un lápiz;
– una goma de borrar sujeta al lápiz; y
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

– una luz sujeta al lápiz.

Las modificaciones se explican en mayor profundidad en la sección 3 del módulo IX.

Una reivindicación dependiente solo puede añadir elementos o limitaciones a la reivindicación

de la que pende; no puede extraer elementos ni limitaciones. Dicho de otro modo, las
reivindicaciones dependientes únicamente pueden restringir el alcance de la reivindicación
a la que se refiere, no ampliarlo. Por ejemplo, la reivindicación dependiente 4 no podría estar
redactada como sigue:

Recomendación profesional

Debe recordarse que si el examinador de la patente considera las reivindicaciones

independientes admisibles en relación con el estado de la técnica, las reivindicaciones
dependientes también lo serán. No será necesario hacer ninguna modificación.

4. El aparato de la reivindicación 2 cuya luz no está unida al lápiz.

Esta reivindicación no sería adecuada, puesto que extrae un elemento de la reivindicación
independiente, en concreto, la luz.
 65

Las reivindicaciones dependientes también pueden emplearse para respaldar una

interpretación más amplia de las reivindicaciones independientes. Por ejemplo, si en la
reivindicación 1 se menciona “una caja” y en la 2, “cuya caja es de madera”, de ello se desprende
claramente que la reivindicación 1 puede estar hecha de cualquier material, además de madera.
Por supuesto, siempre podría argumentarse que la caja de la reivindicación 1 podría ser de
un material distinto de la madera. También es posible que un oponente argumente que en la
memoria descriptiva no se menciona una caja de un material distinto de la madera. La expresión
“caja de madera” de la reivindicación 2 indica de forma mucho más clara que la reivindicación 1
se refiere a una caja de cualquier material. Aun así, sigue siendo posible que un oponente
afirme que en la memoria descriptiva no se ofrece un respaldo a las cajas de material distinto
de la madera, pero el titular de la patente ahora puede argumentar además que el propio
examinador de la patente ha considerado el requisito de habilitación (véase la sección 2.5 del
módulo II) y llegado a la conclusión de que tanto las cajas de madera como las fabricadas en
otro material mencionadas en la reivindicación 1 tienen el respaldo de la memoria descriptiva.

Reivindicaciones dependientes en relación con las reivindicaciones de dos partes y de

tipo Markush
En todos los ejemplos de reivindicaciones dependientes descritos hasta ahora, la reivindicación
independiente de la que dependen está redactada en el formato estándar. En este apartado,
se examinan las situaciones en las que una reivindicación depende de otra independiente que
está redactada en el formato de dos partes. En estos casos, por definición, la reivindicación
dependiente contiene todo lo mencionado en la independiente, esto es, las dos partes
separadas por la expresión “caracterizado por que” o “caracterizado por”. En consecuencia,
estas expresiones son innecesarias en las reivindicaciones dependientes (aunque
son admisibles).

Ejemplo

La reivindicación 1 está redactada en el formato de dos partes de la siguiente forma:

1. Un dispositivo para escribir que comprende: un lápiz que consta de dos extremos y una
goma de borrar sujeta al lápiz; caracterizado por que la goma de borrar está sujeta a
un extremo del lápiz.

Una reivindicación dependiente que menciona una luz sujeta al lápiz a modo de elemento
añadido al dispositivo para escribir puede redactarse de la siguiente manera:

2. El dispositivo de la reivindicación 1, que además comprende una luz sujeta al lápiz.

Cuando la reivindicación 1 independiente es de tipo Markush, por lo general la reivindicación

dependiente puede definir un subconjunto más restrictivo del grupo Markush de
la reivindicación 1.
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones
 66 Ejemplo

En el ejemplo de la sección 2.3 del presente módulo, un conjunto de reivindicaciones

podría ser el siguiente:

1. Un compuesto con la fórmula:

O R1
N
OR 3 HN
N

N
R2

SO 2N R4

R5

en el cual

– R1 se selecciona del grupo consistente en H, alquilo C1-C3, cicloalquilo C3-C5 y C1-

C3 perfluoroalquilo;
– R2 es…; R4 es…; R5 es…; R6 es…; y
– R7 y R8 son, independientemente, H, alquilo C1-C4 (alcoxi C1-C3) alquilo C2-C4 o
hidroxialquilo C2-C4;
– y las sales farmacéuticas correspondientes.

2. El compuesto que se reivindica en la reivindicación 1, en el que R1 se selecciona del

grupo consistente en H, metilo o etilo; R2 es alquilo C1C3; [...]; R7 es [...].

3. El compuesto reivindicado en la reivindicación 2, en el que R1 es metilo; R2 es npropilo;

[...]

En la reivindicación 2 se define un alcance más restringido que en la 1 al definir de forma

restrictiva un conjunto de valores para los radicales R1R7. La reivindicación 3 depende de
la 2 y restringe el alcance del grupo Markush.

3.3 Reivindicaciones dependientes múltiples

Formato y estructura de las reivindicaciones dependientes múltiples

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Las reivindicaciones dependientes múltiples son subconjuntos de las reivindicaciones

dependientes. En el preámbulo de una reivindicación dependiente múltiple se hará referencia a
más de una reivindicación de forma alternativa, por ejemplo, “el aparato de la reivindicación 1
o la reivindicación 2” o “el aparato de una de las dos primeras reivindicaciones”. Ello significa
que la reivindicación pende bien de la reivindicación 1, bien de la reivindicación 2, y no
de ambas.

Como sucedía con las reivindicaciones dependientes, el cuerpo de una reivindicación

dependiente múltiple debe restringir el alcance de la reivindicación de la que pende.

Ejemplo

Recuérdese el ejemplo del lápiz:

1. Un aparato que comprende: un lápiz y una luz sujeta al lápiz.

2. El aparato de la reivindicación 1 cuya luz está sujeta de forma desmontable al lápiz.
 Podría mencionarse otra reivindicación con un formato de reivindicación dependiente
múltiple como la siguiente:
 67

3. El aparato mencionado en las reivindicaciones 1 o 2, que además comprende una goma

de borrar.

Esta reivindicación 3 dependiente múltiple abarca un aparato que comprende o bien:

– una luz sujeta al lápiz y una goma de borrar; o

– una luz sujeta de forma desmontable al lápiz y una goma de borrar.

Por lo tanto, para infringir esta reivindicación, el aparato objeto de la denuncia por
infracción debe contener una de esas limitaciones.

Esto significa que, en realidad, quien redacta el conjunto de reivindicaciones de una solicitud de
patente puede escoger entre emplear solamente reivindicaciones dependientes individuales y
utilizar reivindicaciones dependientes múltiples.

Los dos conjuntos de reivindicaciones que se presentan a continuación son equivalentes desde
la perspectiva del alcance y la protección de las reivindicaciones.

Ejemplo

La alternativa A consiste en la reivindicación 3 dependiente múltiple:

1. Un aparato que comprende: un lápiz y una luz sujeta al lápiz.

2. El aparato de la reivindicación 1 cuya luz está sujeta de forma desmontable al lápiz.
3. El aparato mencionado en las reivindicaciones 1 o 2, que además comprende una goma
de borrar.
La alternativa B consiste en utilizar únicamente las reivindicaciones dependientes
individuales 2 a 4.

1. Un aparato que comprende: un lápiz y una luz sujeta al lápiz.

2. El aparato de la reivindicación 1 cuya luz está sujeta de forma desmontable al lápiz.
3. El aparato de la reivindicación 1 que además comprende una goma de borrar.
4. El aparato de la reivindicación 2 que además comprende una goma de borrar.

Un árbol de reivindicaciones (véase la sección 3.2) puede representar gráficamente las

relaciones de reivindicaciones dependientes múltiples con una reivindicación independiente y
con reivindicaciones dependientes individuales.

El ejemplo podría representarse de la siguiente manera:

1 2
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

3/1 3/2
En este caso, “3/1” y “3/2” indican que la reivindicación 3 es una reivindicación dependiente
múltiple que pende de la reivindicación 1 o de la 2. Por lo tanto, 3/1 está subordinada a la
reivindicación 1 y 3/2, a la reivindicación 2.

Para referirse a más de una reivindicación en la alternativa consistente en una reivindicación

dependiente múltiple, en numerosas jurisdicciones por lo general se aceptan muchas otras
expresiones, como las siguientes:

– “Un lápiz conforme a la reivindicación 1 o en la 2, en el que...”

– “Un lápiz como el descrito en la reivindicación 1 o en la 2, que además comprende...”.
– “Un lápiz como los descritos en las reivindicaciones 1, 3 o 9 a 13, ambos inclusive, el cual...”.
– “Un lápiz como los descritos en las reivindicaciones 1, 4 o 5 a 7, el cual...”.
– “Un lápiz como los descritos en las reivindicaciones 2 o 3, que además comprende...”.
 68 – “Un lápiz como los descritos en las reivindicaciones precedentes, el cual...”.

No se admiten las formulaciones que harían que las reivindicaciones fueran acumulativas, por
ejemplo, “conforme a las reivindicaciones 1 y 2”, “conforme a las reivindicaciones 1 a 3”, “como
los descritos en las reivindicaciones 1, 2 y/o 3”, etc.

Ventajas y desventajas de las reivindicaciones dependientes múltiples

El formato de dependencia múltiple normalmente reduce el número contable de
reivindicaciones. Esto puede influir en la decisión del cliente respecto de si utilizarla o
no, porque, por un lado, puede ser más conveniente agrupar más de una reivindicación
dependiente y, por otro lado, la estructura de tasas por reivindicaciones de las respectivas
oficinas de patentes puede alcanzar un importe prohibitivo.

En los Estados Unidos de América, las reivindicaciones dependientes múltiples pueden

generar tasas por reivindicaciones adicionales, por lo que son una práctica poco frecuente
en la redacción de solicitudes de patentes. Sin embargo, en la OEP, emplear reivindicaciones
dependientes múltiples puede ahorrar tasas, porque la estructura de tasas por reivindicaciones
se basa en las reivindicaciones numeradas que pueden contabilizarse (reivindicación 1,
reivindicación 2, etc.). El número de reivindicaciones dependientes individuales equivalentes
puede aumentar fácilmente los costos.

En relación con las reivindicaciones dependientes múltiples, se plantean otras consideraciones.

En general, la divulgación realizada en la solicitud de patente presentada no puede ser
objeto de modificaciones de fondo que consistan en la introducción de materia nueva. En
algunas jurisdicciones, como la OEP, es posible que los solicitantes tengan menos dificultades
para justificar las modificaciones en determinados casos si han empleado el formato de
reivindicación dependiente múltiple.

Véase el ejemplo siguiente:

Ejemplo

Un conjunto de reivindicaciones contiene únicamente reivindicaciones

dependientes individuales:

Reivindicación 1. Una composición que comprende: un elemento A seleccionado del

grupo consistente en A1 y A2; y un elemento B seleccionado del grupo
consistente en B1, B2 y B3.
Reivindicación 2. La composición conforme a la reivindicación 1 en la que A es A1.
Reivindicación 3. La composición conforme a la reivindicación 1 en la que A es A2.
Reivindicación 4. La composición conforme a la reivindicación 1 en la que B es B1.
Reivindicación 5. La composición conforme a la reivindicación 1 en la que B es B2.
Reivindicación 6. La composición conforme a la reivindicación 1 en la que B es B3.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Un examinador halló referencias para las distintas combinaciones de elementos A y B,

excepto la combinación de A1 y B3, lo que llevó al solicitante a pedir la modificación de la
reivindicación en los siguientes términos:

[Nueva] reivindicación 1. Una composición que comprende: el elemento A1; y

el elemento B3.

A menos que exista una indicación específica relativa a esta combinación particular en la
solicitud presentada, en la OEP probablemente se objetará esa modificación sobre la base
de que la selección de las dos características en la solicitud presentada no es evidente de
forma clara e inequívoca. Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia de la OEP, no
se plantearán objeciones en ese sentido si se estableciera una reivindicación dependiente
en la que se mencionara específicamente una composición consistente en los elementos
A1 y B3.

Desafortunadamente, el conjunto de seis reivindicaciones que se ha descrito no menciona

esta combinación específica.
 Sin embargo, si hubieran empleado reivindicaciones dependientes múltiples, el solicitante
podría reivindicar varias combinaciones en el mismo número:
 69

Reivindicación 1. Una composición que comprende: un elemento (A) seleccionado del

grupo consistente en A1 y A2; y un elemento B seleccionado del grupo
consistente en B1, B2 y B3.
Reivindicación 2. La composición conforme a la reivindicación 1 en la que A es A1.
Reivindicación 3. La composición conforme a la reivindicación 1 en la que A es A2.
Reivindicación 4. La composición conforme a una de las reivindicaciones 1 a 3 en la que
B es B1.
Reivindicación 5. La composición conforme a una de las reivindicaciones 1 a 3 en la que
B es B2.
Reivindicación 6. La composición conforme a una de las reivindicaciones 1 a 3 en la que
B es B3.
La reivindicación 6, siempre que haga referencia a la reivindicación 2, abarca la
combinación específica de elementos A1 y B3.

Redactar numerosas reivindicaciones en el formato de dependencia múltiple también es

muy conveniente para los titulares de patentes. Tal vez puedan modificarse fácilmente las
reivindicaciones si un tercero impugna la validez de una patente concedida o si se desea
limitar el alcance de la protección por propia iniciativa, por ejemplo, a una reivindicación
muy restrictiva (y muy eficaz) que proteja el único producto comercial que es susceptible de
imitación. Sin embargo, en estos casos, la modificación de reivindicaciones solo será admisible
si no amplían la protección otorgada por la patente concedida.

Para ilustrar esta idea, pueden observarse los efectos que podrían tener en una
acción de nulidad los dos grupos mencionados de seis reivindicaciones con y sin las
dependencias múltiples.

Ejemplo

Imagínese que la única forma interesante de realizar la invención es el “preámbulo P que

comprende A1 y B3” (por ejemplo, el único ingrediente farmacéutico autorizado para la
venta, que es el único que los competidores desean explotar).

En una acción de nulidad, un documento del estado de la técnica en el que se divulgue el

“preámbulo P que comprende A2 y B3” excluiría la novedad de las reivindicaciones 1 y 6
del primer conjunto, lo cual invalidaría las dos reivindicaciones concedidas que protegen
la forma interesante de realizar la invención.

Sin embargo, este documento del estado de la técnica no excluiría la novedad de

la reivindicación 6 del segundo conjunto, que pende de la reivindicación 2. Esta
reivindicación particular sería “preámbulo P que comprende A1 y B3” y protegería
específicamente la forma que interesa de realizar la invención.
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

Recomendación profesional

Debe tenerse en cuenta que las reivindicaciones dependientes múltiples subordinadas a

otras del mismo tipo complican la solicitud. Si se utilizan de forma excesiva e innecesaria,
se corre el riesgo de preparar reivindicaciones que combinan las características de tantas
otras que el conjunto resulta difícil de comprender.

Reivindicaciones dependientes múltiples subordinadas a otras del mismo tipo

Hasta ahora, todos los ejemplos de reivindicaciones dependientes múltiples se refieren a una
reivindicación independiente anterior o a una reivindicación dependiente individual. Ahora
bien, ¿una reivindicación dependiente múltiple podría servir de base a otra del mismo tipo?
En algunas jurisdicciones sí es admisible, como la OEP o el Japón, a diferencia de en otras
jurisdicciones, como los Estados Unidos de América y la República de Corea.

La reivindicación 4 que se menciona a continuación es un ejemplo de reivindicación dependiente

múltiple subordinada a otra del mismo tipo.
 70 Reivindicación 1. Un aparato que comprende: un lápiz y una luz sujeta al lápiz.
Reivindicación 2. El aparato de la reivindicación 1 cuya luz está sujeta de forma
desmontable al lápiz.
Reivindicación 3. El aparato mencionado en las reivindicaciones 1 o 2, que además
comprende una goma de borrar.
Reivindicación 4. El aparato mencionado en una de las reivindicaciones 1 a 3 en el que
la luz es un led.

3.4 Reivindicaciones que hacen referencia a características de otra

reivindicación

En algunas jurisdicciones, como la OEP, las reivindicaciones independientes pueden hacer

referencia a otras reivindicaciones mediante la incorporación de las características definidas
en la otra reivindicación sin ser reivindicaciones dependientes. Un ejemplo sería una
reivindicación en la que se hace referencia a otra de distinta categoría (por ejemplo, “Aparato
que sirve para realizar el proceso de la reivindicación 1...” o “Proceso para la fabricación del
producto de la reivindicación 1”. De manera similar, en el caso de un enchufe macho y un
conector hembra, la reivindicación de una de ambas partes que haga referencia a la otra
parte cooperante (por ejemplo, “enchufe macho que funciona conjuntamente con el conector
hembra de la reivindicación 1...”) contiene las características de la otra reivindicación, pero
no tiene un carácter dependiente. Sin embargo, en otras jurisdicciones, como en los Estados
Unidos de América, las reivindicaciones independientes no pueden hacer referencia a
otras reivindicaciones.

De todos modos, es importante analizar con atención las características incorporadas a la

reivindicación mediante esta referencia y estudiar si todas esas características son de verdad
esenciales para la invención reivindicada. Quien redacta la solicitud de patente también debe
comprobar que esta técnica sea admisible en la jurisdicción o jurisdicciones de interés para su
cliente antes de emplearla.

Las referencias de tipo definitorio se emplean a menudo en las reivindicaciones de invenciones

ejecutadas por computadora, en las que se redactan distintos tipos de reivindicaciones
(relativas a un método ejecutado por computadora, a un aparato de procesamiento de datos, a
un producto consistente en un programa informático, a un medio de almacenamiento legible
por computadora, etc.) para obtener una protección integral.

Ejemplo

La reivindicación 1, relativa a un método ejecutado por computadora, menciona las etapas

esenciales i) a x). La reivindicación de un aparato de procesamiento de datos podría
redactarse de la siguiente manera:

2. Un aparato de procesamiento de datos que comprende el medio para realizar el

método definido en la reivindicación 1.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

De manera similar, la reivindicación de un programa informático puede redactarse así:

3. Un programa informático que comprende las instrucciones que, al ejecutar el

programa mediante una computadora, provocan que la computadora lleve a cabo el
método definido en la reivindicación 1.

Este tipo de referencias a otra reivindicación también se utiliza en el ámbito farmacéutico

cuando se prevén varios tipos distintos de reivindicaciones, por ejemplo, relativas a un nuevo
compuesto químico, a una composición farmacéutica que comprende ese compuesto y a un
método para fabricar el compuesto.

Ejemplo26

Reivindicación 1. Un compuesto con la fórmula:

en el cual
 – R1 se selecciona del grupo consistente en H, alquilo C1-C3, cicloalquilo C3-C5 y C1-
C3 perfluoroalquilo;
 71

– R2 es…; R3 es…; R4 es…; R5 es…; R6 es…; y

– R7 y R8 son, independientemente, H, alquilo C1-C4 (alcoxi C1-C3) alquilo C2-C4 o
hidroxialquilo C2-C4;
– y las sales farmacéuticas correspondientes.

Reivindicación 2. El compuesto que se reivindica en la reivindicación 1, en el que

R1 se selecciona del grupo consistente en H, metilo y etilo; R2 es
alquilo C1C3; [...].
Reivindicación 3. El compuesto reivindicado en la reivindicación 2, en el que R1 es
metilo; R2 es npropilo; [...]
Reivindicación 4. El compuesto que se reivindica en la reivindicación 3 en el que se
selecciona uno de entre [siete denominaciones químicas sistemáticas];
y sus sales farmacéuticamente aceptables.
Reivindicación 5. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto con
la fórmula (I) o la sal farmacéuticamente aceptable definidas en
una de las reivindicaciones 1 a 4, junto con un diluyente o soporte
farmacéutico.
Reivindicación 6. Un compuesto con la fórmula (l) o la sal farmacéuticamente aceptable
definidos en una de las reivindicaciones 1 a 4, para uso médico.
Reivindicación 7. Un compuesto con la fórmula (l) o una sal farmacéuticamente
aceptable definidos en una de las reivindicaciones 1 a 4, para la
fabricación de un medicamento para el tratamiento de la angina, la
hipertensión y...

En este caso, las reivindicaciones 1 a 4 se refieren a compuestos con determinadas

fórmulas “y sus sales farmacéuticamente aceptables”. La reivindicación 5, que consiste
en una composición farmacéutica, hace referencia a las características de “una de las
reivindicaciones 1 a 4”. Ello significa que a la reivindicación individual 5 se incorporan
las características de todas las reivindicaciones del grupo 1 a 5 mediante una referencia
múltiple. De modo similar, al utilizar una referencia múltiple a las reivindicaciones 1 a 4,
la reivindicación 6 abarca el primer uso médico del compuesto y la reivindicación 7, un
segundo uso médico.

Al hacer referencia a las características de reivindicaciones múltiples, el número total de

reivindicaciones se reduce considerablemente.

Figura 3: Alcance de las reivindicaciones 1, 2 y 3 y sus formas de realizar la invención

a1
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

Reivindicación 1

a2 C B

c1 b1

Reivindicación 3 c2 b2 Reivindicación 2

a3

a4
 72 En algunas jurisdicciones, como la OEP, si el proceso reivindicado da como resultado un
producto definido por una reivindicación de producto que es patentable, no es necesario
efectuar un examen aparte de la novedad y la no evidencia de la reivindicación de proceso,
siempre que todas las características del producto definidas en la reivindicación de producto
deriven inevitablemente del proceso reivindicado. Esto también se aplica a las reivindicaciones
centradas en el uso de un producto, cuando este es patentable y se utiliza con las características
reivindicadas. En todos los demás casos, la patentabilidad de la reivindicación a la que se
hace referencia no implica necesariamente que la reivindicación independiente que contiene
la referencia sea patentable (véase también la sección 12 del módulo VI para obtener más
información sobre el punto de vista de las reivindicaciones).

3.5 Conjuntos de reivindicaciones basados en la teoría de conjuntos

Como se ha señalado en la sección 1.1 del módulo IV, las reivindicaciones marcan los
límites de un ámbito de materia técnica para el que se solicita protección por patente, del
mismo modo que un vallado delimita el terreno de un inmueble protegido por la propiedad
privada. Actualmente, en la mayor parte de las oficinas de patentes se sigue una doctrina de
“reivindicación periférica”, según la cual las reivindicaciones establecen las fronteras exteriores
o los límites del alcance de la materia protegida.

Para ilustrar esta idea, a continuación se observan tres reivindicaciones con distintos alcances.

Ejemplo

Reivindicación 1. Una taza con un asa.

Reivindicación 2. Una taza que tiene un asa y está hecha de arcilla.
Reivindicación 3. Una taza con un asa, que además comprende una cuchara unida al
asa de forma desmontable.

En la figura 3, toda el área rodeada por la curva cerrada de color rojo (conjunto A)
representa el alcance de la reivindicación 1. La reivindicación 1 se refiere a cualquier
taza que tenga un asa, independientemente de su material, su forma u otros
elementos adicionales.

El área rodeada por la curva cerrada de color morado (conjunto B) muestra el alcance de
la reivindicación 2. Dado que la reivindicación 2 es un tipo determinado de la taza definida
en la reivindicación 1 (es decir, es de arcilla), el conjunto B está circunscrito en el área
del conjunto A.

De modo similar, el área rodeada por la curva verde (conjunto C) representa el alcance de
la reivindicación 3.

El área con líneas azules, en la que se superponen los conjuntos A, B y C, representa una
taza que cuenta con todos los elementos (limitaciones) de las reivindicaciones 1, 2 y 3. En
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

el lenguaje de las reivindicaciones, esta área puede expresarse de la siguiente manera:

Reivindicación 4. Una taza que tiene un asa, está hecha de arcilla y comprende además
una cuchara unida al asa de forma desmontable.

Las formas de realizar la invención están representadas mediante los códigos a1, a2, b1,
c1, etc. Por ejemplo, las formas a1 a a4 pertenecen al área del conjunto A, pero no a las
de los conjuntos B y C. Es decir, las formas de realizar la invención a1 a a4 son tazas con
un asa, pero ni están limitadas a la idea de una taza de arcilla ni se restringen a una taza
con un asa y una cuchara unida al asa de forma desmontable. Por ejemplo, la forma de
realizar la invención a1 puede ser una taza con un asa de metal que cuente con una capa
de aislamiento en la superficie interior de la taza (y que carezca de cuchara unida al asa).
Asimismo, la forma de realizar la invención a2 puede ser una taza de madera (sin cuchara
unida al asa). Igualmente, la forma de realizar la invención b1 puede consistir en cualquier
taza de arcilla con un asa, pero sin una cuchara unida al asa (puesto que la forma de
realizar la invención b1 está fuera del área del conjunto C).
La figura 3 es un ejemplo de diagrama de Venn, que se emplea en la teoría de conjuntos para
representar todas las relaciones lógicas posibles entre distintos conjuntos. Estas relaciones
 73

entre las reivindicaciones, por ejemplo, entre una reivindicación independiente y una
dependiente o entre una reivindicación y sus formas de realizar la invención, pueden explicarse
mediante la teoría de conjuntos.

Representación de las relaciones entre una reivindicación independiente y varias

reivindicaciones dependientes
De conformidad con la teoría de conjuntos, un conjunto es una colección o agregado de
elementos individuales (denominados “miembros”) que pertenecen al conjunto. Un conjunto
puede definirse en una frase como “las personas presentes en esta aula”. El conjunto de todos
los elementos estudiados en cualquier contexto se denomina “conjunto universal” de este tipo
concreto de elementos (todas las personas del mundo, por ejemplo).

Cabe señalar que una frase definitoria no es una proposición o declaración completa en la que
se afirme o se niegue algo (el predicado) sobre algo o alguien (el sujeto), como sería la oración
“a las personas presentes en esta aula les interesa la redacción de solicitudes de patente”. Las
declaraciones son verdaderas o falsas, pero las frases definitorias simplemente definen un
conjunto de miembros y no son ni verdaderas ni falsas por sí mismas.

En la terminología de conjuntos, las reivindicaciones de patentes son frases definitorias de un área

(ámbito) de materia técnica dentro de un universo técnico determinado. La materia técnica puede
tener una naturaleza y una amplitud muy diversa (entidades electromecánicas y químicas,
cuestiones biológicas, procesos para la obtención de productos, métodos industriales para
realizar algo, etc.).

Figura 4: Alcances de la reivindicación independiente 1 y las reivindicaciones

dependientes 2 y 3

Reivindicación 1. Preámbulo P que comprende A+B

[+ otros elementos implícitos]

Reivindicación 2. Preámbulo P que comprende A+B+C

Reivindicación 3. Preámbulo P que comprende A+B+C+D

Por motivos didácticos, el alcance de los conjuntos se suele representar mediante una superficie
cerrada, normalmente, un círculo o una elipse (como en el diagrama de Venn). De forma
análoga, el alcance de una reivindicación (es decir, el área que equivale a la materia reivindicada)
puede representarse mediante una superficie cerrada, si bien lo más frecuente es utilizar un
rectángulo, como en la figura 4. El conjunto universal no se muestra en estos esquemas, sino
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

que se determina mediante la formulación del preámbulo de la reivindicación.

El conjunto A2 es un subconjunto del A1 (es decir, A1 contiene A2) si cada uno de los miembros
de A2 también es miembro de A1. Esto se representa mediante “A2 A1”, donde la letra griega
épsilon ( ) significa “pertenencia”. En particular, si A2 está contenido completamente en A1 y
A2 no puede tener el mismo alcance que A1, A2 es un subconjunto de A1, lo cual se representa
mediante “A2 A1”. Como se explica más adelante, cuando el alcance de una reivindicación de
patente (A2) sea un subconjunto de otra reivindicación (A1), se dice que la reivindicación A2 pende
de la reivindicación A1.

Según la teoría de conjuntos, si A2 A1 y A3 A2, entonces A3 A1. En cuanto a las

reivindicaciones de patente, si la reivindicación 2 pende de la reivindicación 1 y la reivindicación
3 pende de la 2, la reivindicación 3 pende de la 1 (como se muestra en la figura 4).

En el grupo de reivindicaciones representado en la figura 4, la reivindicación 1 es la única

independiente, porque es la única que no pende de ninguna otra reivindicación precedente.
 74 La reivindicación 2 pende de la 1 y la reivindicación 3, de la 2. Lógicamente, la reivindicación 3
también pende de la 1, porque su alcance es asimismo un subconjunto del alcance de
la reivindicación 1.

La dependencia de una reivindicación respecto de otra viene determinada por las respectivas
materias reivindicadas y por la existencia de referencias de unas a otras. En el grupo de
reivindicaciones representado en la figura 4, la reivindicación 3 está redactada en un formato
de reivindicación dependiente individual, y su reivindicación de base es la 2. La reivindicación 2
también es de carácter dependiente individual, y su reivindicación de base es la 1. Por último,
la reivindicación 1 es independiente. En la figura 4 no se refleja la posibilidad de que una
reivindicación dependiente pueda estar redactada en formato dependiente múltiple con varias
reivindicaciones de base. Dicho de otro modo, la figura 4 muestra únicamente el alcance de
la materia cubierta por cada una de las reivindicaciones, pero no refleja necesariamente el
formato en el que están redactadas.

A partir de una relación de dependencia entre tres reivindicaciones individuales, como se

muestra en la figura 4, a continuación se analiza un conjunto de reivindicaciones más complejo.

La figura 5 muestra la misma cadena de dependencia que la figura 4 relativa a las

reivindicaciones 1 a 3, pero en ella se añaden otras tres reivindicaciones dependientes (4 a 6),
cuyos alcances no se superponen, es decir, cuyas materias son mutuamente exclusivas. Esta
situación en ocasiones se denomina “pirámide de dependencia” y, en este caso, el vértice de la
pirámide es la reivindicación 3. En las figuras 4 y 5, la reivindicación 1 es la única independiente,
porque es la única que no pende de ninguna otra reivindicación precedente.

En el ejemplo concreto de la figura 5, los alcances de las reivindicaciones 4 a 6 derivan de tres

alternativas separadas de un elemento D, definido en la reivindicación 3 en forma de grupo
Markush, por ejemplo, mediante la expresión “D es un elemento seleccionado del grupo
consistente en D1, D2 y D3” o, sencillamente, con la expresión “donde el elemento D es D1, D2
o D3”. Cuando un elemento específico (por ejemplo, D1) es una selección de otro elemento más
amplio (D es un término más general o un grupo Markush, como en el ejemplo), puede indicarse
el símbolo del subconjunto ( ) para indicar la relación de selección (D1 D).

Figura 5: Alcances de la reivindicación independiente 1 y las reivindicaciones

dependientes 2 a 6

Reivindicación 1. Preámbulo P que comprende A+B

[+ otros elementos implícitos]

Reivindicación 2. Preámbulo P que comprende A+B+C

Reivindicación 3. Preámbulo P que comprende

A+B+C+D
[D = grupo Markush consistente
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

en D1, D2 y D3]

Reivindicación 4. Preámbulo P que

comprende A+B+C+D1

Reivindicación 5. Preámbulo P que

comprende A+B+C+D2

Reivindicación 6. Preámbulo P que

comprende A+B+C+D3
La figura 6 muestra una situación diferente de la de las figuras 4 y 5. En la figura 6, la
reivindicación 1 es de nuevo la única independiente. Las reivindicaciones 2 a 4 penden de
 75

la reivindicación 1 y, conjuntamente, forman un grupo de dependencia. Teniendo en cuenta

los alcances respectivos, las reivindicaciones 1, 2 y 4 forman una cadena de dependencia. Las
reivindicaciones 1, 3 y 4 forman otra cadena de dependencia.

En la figura 6 se muestra que la reivindicación 3 solo pende de la 1, y que las reivindicaciones 2

y 3 no tienen una relación de dependencia entre ellas, es decir, ni la reivindicación 3 depende
de la 2 ni la 2 depende de la 3. No obstante, los alcances de las reivindicaciones 2 y 3 se
superponen parcialmente, porque el ámbito de la reivindicación 4 es un subconjunto de los
alcances respectivos de las reivindicaciones 2 y 3. Desde la perspectiva de la redacción de
reivindicaciones, la reivindicación 4 puede pender tanto de la reivindicación 2 como de la 3.

Figura 6: Alcances de la reivindicación independiente 1 y las reivindicaciones

dependientes 2, 3 y 4

Reivindicación 1. Preámbulo P que comprende A+B

[+ otros elementos implícitos]

Reivindicación 3. Reivindicación 4. Reivindicación 2.

Preámbulo P Preámbulo P Preámbulo P
que comprende que comprende que comprende
A+B+D A+B+C+D A+B+C

Análisis de la dependencia de las reivindicaciones para contribuir a la

evaluación de la validez y de la existencia de infracción

El análisis de las relaciones de dependencia entre las reivindicaciones de patente es de gran

ayuda para los examinadores de patentes que evalúan la validez (en particular, la novedad y la
actividad inventiva) durante la tramitación de solicitudes de patente y para los jueces cuando se
cuestiona la validez de las reivindicaciones ante los tribunales. Este análisis de la dependencia
de las reivindicaciones también resulta de utilidad para valorar la existencia de una infracción en
las controversias ante los tribunales.

Figura 7: a) Las reivindicaciones 1 a 5 son novedosas; b) las reivindicaciones 1 a 3 no son

novedosas, pero la 4 y la 5 sí lo son

Reivindicación 1. Reivindicación 1.

Reivindicación 2. Reivindicación 2.
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

Reivindicación 3. Reivindicación 3.
• P2

Reivindicación 4. Reivindicación 4.

Reivindicación 5. Reivindicación 5.

• P1

Para comenzar el análisis, se separan los distintos grupos de dependencia (o una cadena de
dependencia) que están formados, cada uno de ellos, por una reivindicación independiente
individual y todas las reivindicaciones que penden de ella. A continuación, se examina cada
grupo de dependencia por separado. A modo de ejemplo ilustrativo, cabe considerar el
 76 grupo de dependencia formado por las reivindicaciones 1 a 5, cuyos ámbitos se reflejan de
forma esquemática en las figuras 7.a) y 7.b). La reivindicación 1 es la única reivindicación
independiente de cada figura. Las reivindicaciones 1 a 4 se estructuran como una cadena de
dependencia individual, en la que el alcance de una reivindicación abarca el alcance de las
reivindicaciones subsiguientes de la cadena, y la reivindicación 4 es la que tiene el alcance más
restringido. El alcance de la reivindicación 5 no se superpone con el alcance de la reivindicación
2 y, por lo tanto, tampoco con los de las reivindicaciones 3 y 4.

En primer lugar, se examina la evaluación de la novedad, que requiere comparar el alcance de

la reivindicación con un elemento del estado de la técnica. En las figuras 7.a) y 7.b), la referencia
del estado de la técnica (P1 y P2, respectivamente) está representada por un pequeño punto.
Por ejemplo, la figura 7.a) muestra la situación en la que la referencia del estado de la técnica P1
queda fuera del alcance de la reivindicación independiente (reivindicación 1). Esto significa
que la reivindicación independiente es novedosa respecto de la referencia del estado de la
técnica P1.

En esta situación, la evaluación de la validez de las reivindicaciones está extremadamente

simplificada, puesto que, por definición, puede concluirse que el resto de las reivindicaciones
de las cadenas de dependencia de la reivindicación 1 (las reivindicaciones 2 a 5) también son
novedosas con respecto de la referencia del estado de la técnica P1. Si se puede llegar a la
misma conclusión con todos los elementos del estado de la técnica hallados en la búsqueda,
puede concluirse que todas las reivindicaciones del grupo 1 a 5 son novedosas.

En la figura 7.b) se representa la situación en la que la referencia del estado de la técnica

P2 se enmarca en el alcance de la reivindicación 3, que también está dentro de los alcances
de las reivindicaciones 1 y 2, pero fuera del de la reivindicación 4. Ello significa que las
reivindicaciones 1, 2 y 3 son inválidas por falta de novedad con respecto de la referencia del
estado de la técnica P2, mientras que la reivindicación 4 es válida. La referencia del estado de
la técnica P2 también está fuera del alcance de la reivindicación 5, por lo que esta también se
considera novedosa. Se debe proceder con precaución para no llegar a la conclusión (errónea)
de que la invalidez de una reivindicación independiente implica necesariamente que todas las
reivindicaciones que penden de ella también son inválidas. Este es un error frecuente entre las
personas no expertas. Asimismo, el hecho de que la reivindicación 4 sea novedosa no significa
que sea válida, puesto que también deben cumplirse otros criterios de patentabilidad, como el
requisito de actividad inventiva.

A continuación, se examina la valoración de la existencia de infracción literal de una patente con

los grupos de dependencia que se muestran en las figuras 8.a) y 8.b). Supóngase que todas las
reivindicaciones se consideran válidas. Una declaración de la existencia de infracción de una
patente conlleva realizar dos apreciaciones, a saber:

i) que se haya cometido al menos un acto prohibido de los contemplados en las disposiciones
legales sobre infracción de patentes (por ejemplo, la fabricación, la utilización o la venta de la
invención reivindicada sin el consentimiento del titular de la patente), hecho que se supone
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

probado en este caso; y

ii) que la “forma presuntamente infractora de realizar la invención” (por ejemplo, el producto
vendido por el supuesto infractor) asociada con ese acto prohibido recaiga dentro del alcance
de al menos una reivindicación válida de la patente, decisión que conlleva comparar los
alcances de la reivindicación con la forma presuntamente infractora de realizar la invención.

En la figura 8.a) se representa la situación en la que la forma presuntamente infractora de

realizar la invención, del supuesto infractor Q1 (representado por el pequeño punto) no está
dentro del alcance de la reivindicación independiente 1. Por consiguiente, no existe infracción
de la reivindicación 1. En esta situación, la valoración de la existencia de infracción de otras
reivindicaciones se simplifica en gran medida, puesto que, por definición, puede concluirse que
no se ha infringido ninguna de las reivindicaciones de la cadena de dependencia encabezada
por la reivindicación 1.

En la figura 8.b) se muestra la situación en la que la forma presuntamente infractora de realizar

la invención Q2 se enmarca en el alcance de la reivindicación 3. Ello significa que todos los
elementos de la reivindicación 3 se encuentran también en la forma presuntamente infractora
de realizar la invención Q2. En consecuencia, todos los elementos de las reivindicaciones
1 y 2 están presentes en la forma presuntamente infractora Q2, por lo que se infringen las
 77

reivindicaciones 1, 2 y 3. En cambio, dado que la forma presuntamente infractora de realizar

la invención Q2 está fuera del alcance de la reivindicación 4, no todos los elementos de
esta reivindicación están presentes en Q2, por lo que la reivindicación no se ha infringido.
Igualmente, en este ejemplo, Q2 no ha infringido la reivindicación 5. Por lo tanto, se debe
proceder con precaución para no llegar a la conclusión (errónea) de que la infracción de la
reivindicación independiente implica que se hayan infringido todas las reivindicaciones que
penden de ella. Este es otro de los errores frecuentes entre las personas no expertas.

3.6 Ejemplo esquemático de la redacción de un conjunto de

reivindicaciones

La redacción de un conjunto de reivindicaciones puede estar influida en gran medida por la

información y las ideas de las que disponen los inventores, el estado de la técnica conocido,
los intereses empresariales del solicitante y, por último, pero no menos importante, las
competencias de redacción y el tiempo disponible de quien redacta la solicitud de patente.

Figura 8: a) No se observa infracción de las reivindicaciones 1 a 5; b) Se infringen las

reivindicaciones 1 a 3, pero no la 4 ni la 5

Reivindicación 1. Reivindicación 1.

Reivindicación 2. Reivindicación 2.

Reivindicación 3. Reivindicación 3.
• Q2

Reivindicación 4. Reivindicación 4.

Reivindicación 5. Reivindicación 5.

El proceso de redacción suele comenzar con una reunión de intercambio de ideas entre
el redactor de la solicitud y el inventor o inventores que se celebra con los objetivos
(provisionales) siguientes:

– definir la invención o invenciones;

– seleccionar un tipo de reivindicación para la primera reivindicación independiente (que
posteriormente puede complementarse con otras reivindicaciones independientes); y
– escoger un preámbulo adecuado para el grupo de dependencia correspondiente a la
reivindicación independiente.
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

Todo ello debe realizarse teniendo en cuenta las formas específicas de realizar la invención
de que se dispone (ejemplos, dibujos, etc.) y el elemento conocido más reciente del estado de
la técnica.

En la reivindicación independiente se establecen los elementos esenciales de la invención, que

son necesarios para lograr el efecto técnico que subyace a la solución del problema técnico al
que hace referencia la solicitud (el problema suele derivarse de la descripción). Por lo tanto, la
reivindicación independiente debe contener todos los elementos esenciales que se califican
de manera explícita en la descripción como necesarios para el funcionamiento esencial de la
invención. Para lograr la protección más amplia posible, los elementos esenciales se extenderán
en la mayor medida posible que sea razonable, teniendo en cuenta el funcionamiento esencial
de la invención y el estado de la técnica.

Debe formularse un argumento (o una estrategia) que fundamente la actividad inventiva de

cada una de las reivindicaciones (independientes y dependientes), por ejemplo, no ser evidente
o generar una ventaja o efecto inesperado. En las reivindicaciones de producto deben definirse
 78 los elementos o características técnicas que generan esa ventaja o efecto, y no la ventaja o
efecto en sí mismos. Debe prestarse especial atención para no redactar una reivindicación
que sea un “simple desiderátum” (es decir, la declaración de un resultado sin mencionar cómo
se logra).

Las reivindicaciones dependientes se referirán a formas más concretas de realizar la invención,

es decir, una divulgación de la invención más específica que la establecida en la reivindicación
independiente. Si la reivindicación independiente es novedosa, por definición todas sus
reivindicaciones dependientes lo serán. Sin embargo, algunas reivindicaciones dependientes
deben redactarse a modo de “posturas alternativas” por si se da la situación de que, durante
la tramitación (o en caso de litigio), se considere que la reivindicación independiente no es
novedosa o carece de actividad inventiva. Por lo tanto, en la fase de intercambio de ideas, es
primordial establecer el orden de importancia para el solicitante de los distintos elementos de
la invención (esenciales y no esenciales), teniendo en cuenta los requisitos de patentabilidad, el
contexto comercial y empresarial y las posibilidades de hacer valer la patente en el futuro (en el
ejemplo esquemático que se presenta a continuación, el orden de importancia de los elementos
se representa mediante el orden alfabético de los símbolos).

Al considerar un elemento definido por un término para referirse a una forma preferida de
realizar la invención (por ejemplo, A11), el redactor de la patente —con la ayuda del inventor—
debe pensar en términos más amplios que, aunque sean menos conocidos, pueden ser útiles
para redactar reivindicaciones más amplias (por ejemplo, A11 A1 A). El redactor de la
solicitud de patente y el inventor también deben pensar en otros elementos que una persona
experta en la materia consideraría claramente equivalentes técnicos en el contexto de la
invención. En ocasiones, introducir elementos alternativos en un grupo Markush puede ayudar
a redactar reivindicaciones más amplias, y siempre se debe tener presente la posibilidad de
ampliar el alcance mediante la sustitución de un elemento estructural por uno funcional (por
ejemplo, con una terminología más amplia).

En general, para cada elemento seleccionado o añadido se redacta una reivindicación

dependiente. Ahora bien, en algunos casos —como en las fórmulas Markush— se seleccionan
simultáneamente varios elementos, por ejemplo, valores químicos radicales (véase la
sección 2.3 del presente módulo). Las reivindicaciones dependientes que añaden un elemento
seleccionado de un grupo o que caracterizan un elemento pueden pender únicamente de las
reivindicaciones precedentes en las que se establece un antecedente de dicho elemento. Las
reivindicaciones dependientes en las que se agrega un elemento añadido no necesitan un
antecedente, sino que pueden pender de cualquiera de las reivindicaciones precedentes del
grupo y pueden (no necesariamente deben) tener una dependencia múltiple de varias o todas
las reivindicaciones precedentes.

En las cadenas de dependencia, pueden añadirse elementos sucesivamente en orden de

importancia decreciente.

A partir de estas ideas generales, a continuación se analiza un ejemplo (no necesariamente

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

el mejor) de un método esquemático de redactar un único grupo de dependencia

de reivindicaciones.

Este grupo de reivindicaciones se incluirá en la primera solicitud de patente desde la que se

reivindica la prioridad en la solicitud PCT posterior presentada ante la OEP, que entre en las
fases nacional y regional en China, el Japón, la República de Corea, los Estados Unidos de
América y la propia OEP.

Ejemplo

Tras una fase de intercambio de ideas, el inventor y el redactor de la solicitud han extraído
las conclusiones siguientes:

i) La expresión “un dispositivo para escribir” es adecuada para designar la

materia reivindicada.
ii) Los inventores han elaborado un prototipo, “un dispositivo para escribir
que comprende A11, B11, C1, D, E y F”, que se divulgará en detalle en la
 sección de la descripción de las formas de realizar la invención de la solicitud
de patente (probablemente, acompañado de dibujos, si se trata de una
 79

invención electromecánica).
iii) Solo los elementos A11, B11 y C1 (como tal o ampliados) del prototipo se consideran
elementos esenciales de la invención.
iv) El orden de importancia del resto de elementos del prototipo es D > E > F (lo cual
significa que D es el más importante y que la importancia decrece de E a F, que es el
menos importante). Si bien no se incluye en el prototipo, el elemento G también es
interesante, pero es menos importante que el elemento F.
v) Los elementos con dos alternativas mutuamente exclusivas (H1 y H2) se consideran
útiles para diferenciar dos sectores del mercado.
vi) El elemento conocido más reciente del estado de la técnica es un documento que
divulga “un dispositivo para escribir que comprende A11 y B11”.
vii) De los tres elementos esenciales del prototipo, se obtiene un fundamento más
sólido si se amplía la terminología de A11 a A1 y de A1 a (A11 A1 A).
viii) Existe un verdadero fundamento para ampliar la terminología de B11 a B1 y de B1 a
B (B11 B1 B)
ix) Es razonable pensar que una persona experta en la materia consideraría que el
elemento C1 del prototipo es equivalente a C2, C3 y C4, en el que se hace un uso
razonable de un grupo Markush consistente en los cuatro elementos.

A partir de estas premisas, se redacta directamente la siguiente reivindicación

independiente:

[Formato estándar]

Reivindicación 1. Dispositivo para escribir que comprende:

– el elemento A;
– el elemento B; y
– el elemento C seleccionado del grupo consistente en C1, C2, C3 y C4.

La reivindicación 1 está redactada en el formato estándar.

En función de cada caso, los examinadores de la OEP pueden exigir que la reivindicación 1
se redacte en el formato de dos partes. Habida cuenta de que “un dispositivo para escribir
que comprende A11 y B11” forma parte del estado de la técnica, la reivindicación 1 debería
redactarse de la siguiente forma:

[Formato de dos partes]

Reivindicación 1. Un dispositivo para escribir que comprende: el elemento A; y el

elemento B; y que se caracteriza por contener además el elemento C
seleccionado del grupo consistente en C1, C2, C3 y C4.
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

Independientemente del formato que se utilice en la reivindicación 1 y antes de

redactar las reivindicaciones dependientes que agregan elementos adicionales, el
redactor de la solicitud de patente recomienda incorporar posturas alternativas, es
decir, reivindicaciones dependientes que añaden elementos seleccionados de entre los
elementos más amplios de la reivindicación 1.

En este caso, la adición de los valores seleccionados seguirá el orden A > B > C (es decir, el
orden de importancia de los elementos), habida cuenta del distinto grado de fundamento
en la ampliación respectiva de los elementos del prototipo A11, B11 y C1. En consecuencia,
las dos primeras reivindicaciones dependientes serán las siguientes:

Reivindicación 2. El dispositivo para escribir conforme a la reivindicación 1 en el

que A es A1.
Reivindicación 3. El dispositivo para escribir conforme a la reivindicación 2 en el que
A1 es A11.
 80 Hasta ahora, las reivindicaciones 1 a 3 forman una cadena de dependencia con
una dependencia individual, como se recomienda cuando se añaden elementos
sucesivos seleccionados.

Sin embargo, cuando se añade un elemento adicional a las reivindicaciones dependientes

que se presentan a continuación, en la OEP se recomienda encarecidamente redactar
la reivindicación en el formato de dependencia múltiple, por los motivos explicados
en la sección 3.3 del presente módulo. En consecuencia, las reivindicaciones 4 a 6 serán
las siguientes:

Reivindicación 4. El dispositivo para escribir conforme a una de las reivindicaciones

1 a 3 en el que B es B1.
Reivindicación 5. El dispositivo para escribir conforme a la reivindicación 4 en el que
B1 es B11.
Reivindicación 6. El dispositivo para escribir conforme a una de las reivindicaciones
1 a 5 en el que C es C1.

A continuación se redactan las reivindicaciones que añaden el resto de los elementos

en orden de importancia (D > E > F > G), y al final se establecen las dos alternativas
mutuamente exclusivas, H1 y H2:

Reivindicación 7. El dispositivo para escribir conforme a una de las reivindicaciones

1 a 6, que además comprende el elemento D.
Reivindicación 8. El dispositivo para escribir conforme a una de las reivindicaciones
1 a 7, que además comprende el elemento E.
Reivindicación 9. El dispositivo para escribir conforme a una de las reivindicaciones
1 a 8, que además comprende el elemento F.
Reivindicación 10. El dispositivo para escribir conforme a una de las reivindicaciones
1 a 9, que además comprende el elemento G.
Reivindicación 11. El dispositivo para escribir conforme a una de las reivindicaciones
1 a 10, que además comprende el elemento H1.
Reivindicación 12. El dispositivo para escribir conforme a una de las reivindicaciones
1 a 10, que además comprende el elemento H2.

El conjunto de reivindicaciones tiene 12 reivindicaciones numeradas (tres por debajo del

límite permitido por la OEP en el momento de escribir estas líneas sin que se exija una
tasa añadida por las reivindicaciones), pero un sencillo cálculo pone de manifiesto que el
conjunto abarca en realidad un total de 844 reivindicaciones.

El conjunto de reivindicaciones del ejemplo será adecuado para la OEP y para las oficinas de
patentes que permiten múltiples dependencias de reivindicaciones dependientes múltiples, lo
cual no se admite en la USPTO.

Antes de que la solicitud internacional en virtud del PCT que contiene el conjunto de
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

reivindicaciones señalado entre en la fase nacional en los Estados Unidos de América,

el solicitante debe aprovechar la oportunidad que brinda el PCT 27 para modificar las
reivindicaciones a fin de ajustarlas a los requisitos nacionales. Conviene tener sumo cuidado
al redactar un conjunto de reivindicaciones adecuado para la USPTO. Si esta tarea no la realiza
la misma persona que redactó la solicitud en virtud del PCT, se debe dar al nuevo redactor
instrucciones específicas sobre los detalles subyacentes al conjunto original de reivindicaciones.
Al poner la solicitud en manos de otro experto en patentes, se corre el riesgo de que
simplemente elimine todas las dependencias múltiples y sustituya todas las reivindicaciones que
contienen “conforme a una de las reivindicaciones 1 a x” por reivindicaciones con la expresión
“conforme a la reivindicación 1”, lo cual constituiría una pirámide de dependencia cuyo vértice
sería la reivindicación 1. Como se explicó en la sección 3, por lo general no se recomienda
emplear esta estructura de pirámide, porque no ofrece posturas alternativas adecuadas si se
determina que la reivindicación 1, en el vértice, no es novedosa.

A partir del último ejemplo, a continuación se examina un método sistemático (no

necesariamente el mejor) para adaptar las reivindicaciones redactadas originalmente en el
estilo de la OEP (formato de dos partes) a los grupos de dependencia con arreglo al estilo de
la USPTO.
 81

Ejemplo

En la primera situación, las reivindicaciones originales 1 a 3 también son adecuadas para

la USPTO, puesto que no tienen dependencia múltiple.

En cambio, las reivindicaciones originales 4 y 6 a 12 sí están escritas en formato

dependiente múltiple.

Para descomponer las dependencias múltiples y transformarlas en dependencias

individuales adecuadas, quien redacta la solicitud ha de preparar:

i) cadenas de dependencia con el significado más amplio de los elementos;

ii) cadenas de dependencia con el significado más restrictivo de los elementos; y
iii) reivindicaciones con el significado intermedio de los elementos, siempre que el
número total de reivindicaciones siga siendo razonable (idealmente, no debe
superar las 20 reivindicaciones, para evitar la tasa añadida pagadera a partir de la
vigésima reivindicación).

En este ejemplo concreto, las etapas i) y ii) son suficientes para redactar las siguientes 20
reivindicaciones adecuadas para la USPTO (“reivindicación estadounidense”).

En primer lugar, la etapa i) resultaría en las siguientes reivindicaciones:

Reivindicaciones estadounidenses 1 a 3 = reivindicaciones 1 a 3 en el estilo de la OEP en

formato estándar.
Reivindicación estadounidense 4. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 1 en el que el elemento B es B1.
Reivindicación estadounidense 5. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 4 en el que el elemento B es B11.
Reivindicación estadounidense 6. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 1 en el que el elemento C es C1.
Reivindicación estadounidense 7. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 1, que además comprende el
elemento D.
Reivindicación estadounidense 8. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 7, que además comprende el
elemento E.
Reivindicación estadounidense 9. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 8, que además comprende el
elemento F.
Reivindicación estadounidense 10. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 9, que además comprende el
Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

elemento G.
Reivindicación estadounidense 11. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 10, que además comprende el
elemento H1.
Reivindicación estadounidense 12. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 10, que además comprende el
elemento H2.

En segundo lugar, la etapa ii) resultaría en lo siguiente:

Reivindicación estadounidense 13. El dispositivo para escribir conforme a la

reivindicación 3 en el que el elemento B es B11.
Reivindicación estadounidense 14. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 13 en el que el elemento C es C1.
 82 Reivindicación estadounidense 15. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 14, que además comprende el
elemento D.
Reivindicación estadounidense 16. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 15, que además comprende el
elemento E.
Reivindicación estadounidense 17. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 16, que además comprende el
elemento F.
Reivindicación estadounidense 18. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 17, que además comprende el
elemento G.
Reivindicación estadounidense 19. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 18, que además comprende el
elemento H1.
Reivindicación estadounidense 20. El dispositivo para escribir conforme a la
reivindicación 18, que además comprende el
elemento H2.

Cabe señalar que la reivindicación estadounidense 4 pende de la reivindicación más

amplia de las tres primeras (la reivindicación 1) y añade el elemento B1, el elemento
más amplio seleccionado de B, mientras que la reivindicación estadounidense 13 pende
de la reivindicación más restrictiva de las tres primeras (la reivindicación 3) y añade
el elemento B11, el elemento más restrictivo seleccionado de B. En consecuencia,
la reivindicación estadounidense 6 pende de la reivindicación más amplia (la
reivindicación 1), mientras que la reivindicación estadounidense 14 depende de la
13, que tiene un alcance restringido, y ambas añaden el elemento seleccionado C1.
La reivindicación estadounidense 7, que añade el elemento adicional D, pende de la
reivindicación más amplia (la 1), por lo que las reivindicaciones estadounidenses 8 a 12,
todas ellas subordinadas a la 7, tienen un alcance amplio. Sin embargo, la reivindicación
estadounidense 15, mediante la que se añade el elemento adicional D, pende de la
reivindicación estadounidense 14, más restrictiva, que hace referencia a la reivindicación
13, la cual, a su vez, pende de la reivindicación más restrictiva de las tres primeras (la 3). En
consecuencia, las reivindicaciones estadounidenses 15 a 20, todas ellas subordinadas a la
reivindicación estadounidense 14, tienen un alcance restringido.

Con este conjunto de 20 reivindicaciones y en virtud de la práctica estadounidense relativa

a las modificaciones y a la adición de materia, es probable que la USPTO acepte, por medio
de modificaciones, toda reivindicación que tenga un alcance entre el de la reivindicación
estadounidense 1 (la más amplia) y las 19 y 20 (las más restrictivas).

Palabras clave
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

– reivindicación
– invención
– forma de realizar la invención
– reivindicaciones de alcance amplio y restringido
– regla de todos los elementos
– preámbulo
– frase de transición
– cuerpo de la reivindicación
– elemento
– limitación
– puntuación de la reivindicación
– antecedente
– reivindicación de dos partes
– elementos alternativos
– reivindicación de tipo Markush
– elemento funcional
– reivindicación de medio más función
–
–
reivindicación independiente
reivindicación dependiente
 83

– reivindicación dependiente múltiple

Autoevaluación:

Señale la distinción entre una invención y una forma de realizar la invención.

¿En qué parte de la patente se define el alcance de la protección otorgada por una patente?
¿Por qué quien redacta la solicitud de patente podría desear incluir tanto reivindicaciones
amplias como restrictivas?
Mencione las tres partes de una reivindicación y explique cada una de ellas.
¿Cuál es la diferencia entre una frase de transición abierta y una cerrada?
Una reivindicación de patente puede consistir simplemente en una lista de partes (de la
invención) sin relación aparente entre ellas. ¿Verdadero o falso?
Explique qué constituye un antecedente adecuado respecto de una reivindicación
de patente.
Una reivindicación dependiente puede pender de otra reivindicación, que puede ser
independiente o dependiente. ¿Verdadero o falso?
¿Qué es una reivindicación dependiente múltiple?
¿Qué es una reivindicación dependiente múltiple subordinada a otra del mismo tipo?
¿Qué es una reivindicación de tipo Markush?
¿Qué es una reivindicación de medio más función?

Módulo IV Aspectos fundamentales de la redacción de reivindicaciones

Módulo V
Tipos de reivindicaciones

En el contexto de numerosas invenciones, es necesario emplear reivindicaciones de más de una

categoría para lograr una protección por patente integral. En la presente sección se estudian
algunos de los distintos tipos de categorías de reivindicaciones que el redactor de una solicitud
puede preparar para un cliente que desea obtener la cobertura más completa posible.

1. Tipos básicos de reivindicaciones

En ocasiones se afirma que solo existen dos tipos básicos de reivindicaciones, a saber, las
relativas a una entidad física (un producto, un aparato) y las relativas a una actividad (un
proceso, un uso).

Algunos ejemplos de reivindicación de producto son los siguientes:

– “Mecanismo de dirección que contiene un circuito de retroalimentación automático...”.

– “Prenda tejida que comprende...”.
– “Insecticida que consiste en X, Y, Z”.
– “Sistema de comunicación que comprende una pluralidad de estaciones transmisoras
y receptoras”.

Las reivindicaciones de proceso se aplican a todo tipo de actividades que llevan implícito el
uso de un determinado producto material para llevar a cabo el proceso. La actividad puede
realizarse en relación con productos materiales, energía, otros procesos (como en los procesos
de control) o seres vivos.

1.1 Reivindicaciones de producto

Las reivindicaciones de producto se refieren a:

i) sustancias o composiciones (por ejemplo, un compuesto químico o una mezcla de

compuestos); o
ii) entidades físicas (por ejemplo, un aparato, un artículo, un objeto, un dispositivo, una
máquina o un sistema en el que cooperan más de un aparato).

En la legislación de los Estados Unidos de América, las primeras se denominan “composiciones

de sustancias” y las segundas, “máquinas y manufactura”.

Por ejemplo, una reivindicación en la que se describa un trípode para una cámara o una
manivela para ventanas es una reivindicación de producto relativa a una entidad física.
Por motivos de brevedad, la denominaremos “reivindicación de aparato”. Al redactar una
reivindicación de aparato, quien redacte la solicitud de patente en primer lugar preparará
un preámbulo en el que se mencione de qué aparato se trata y, en ocasiones, qué hace. A
continuación, se enumerarán los elementos esenciales de la invención, es decir, aquellos
necesarios para que el dispositivo inventivo funcione en su forma más básica (la esencia de la
invención). La novedad de la invención reside en esos componentes esenciales.
84
Por lo general, se infringe una reivindicación de producto cuando un tercero no autorizado
por el titular de la patente fabrica, utiliza, ofrece a la venta, vende o importa con estos fines el
 85

producto cubierto por la reivindicación.

Recomendación profesional

Una vez que se ha reflejado razonablemente la esencia de la invención, debe revisarse y

volverse a revisar la reivindicación para determinar cuántas palabras pueden eliminarse
sin que se pierda la esencia de la invención. Tal vez se desee invitar al inventor o
inventores a que participen en este proceso, porque puede ayudarlos a conceptualizar la
invención de manera más clara.

1.2 Reivindicaciones de proceso (o de método)

Las reivindicaciones de proceso se refieren a:

i) un proceso que tiene como resultado un producto (por ejemplo, un proceso de fabricación);
ii) un proceso que no culmine en un producto (por ejemplo, un proceso para computarizar
datos o un proceso para diagnosticar la seguridad de un sistema).

Por lo general, en el ámbito de la redacción de reivindicaciones, se aceptan los términos

“proceso” y “método” como sinónimos.

Una reivindicación de método podría tener el aspecto del ejemplo siguiente:

1. Método para preparar té que consiste en:

– hervir agua;
– añadir azúcar al agua hirviendo;
– añadir hojas de té al agua hirviendo para formar una mezcla;
– añadir leche a la mezcla; y
– filtrar la mezcla.

En el ejemplo, la serie de etapas del proceso de preparar té se mencionan de forma secuencial

en el orden en el que deben realizarse. Sin embargo, en muchas jurisdicciones, se entiende que
las etapas de una reivindicación de método pueden realizarse en cualquier orden, a menos que
se establezca lo contrario, a los efectos del estado de la técnica y de la infracción. En el ejemplo
mencionado, la etapa de hervir agua debe efectuarse antes de añadir azúcar al agua, pero
esta etapa puede tener lugar después de cualquier otra etapa, por ejemplo, una vez añadida la
leche. Desde el punto de vista de la infracción, quien redacta la solicitud debe buscar palabras
y limitaciones que puedan eliminarse de las reivindicaciones. En el ejemplo, se debería tener
en cuenta que añadir leche y azúcar siempre es necesario para preparar té de acuerdo con la
invención del cliente.

En general, la infracción de una reivindicación de proceso se produce cuando un tercero no

autorizado por el titular de la patente utiliza el proceso reivindicado. Además, si el proceso
reivindicado tiene como resultado un producto, los actos no autorizados de utilización, oferta
a la venta, venta o importación con estos fines del producto obtenido directamente por ese
proceso también constituyen una infracción de la reivindicación de proceso.

Las reivindicaciones relativas a la utilización de un producto en un proceso, denominadas

“reivindicaciones de uso”, son una forma particular de reivindicaciones de proceso que se
acepta en algunas jurisdicciones. Por ejemplo, en la Oficina Europea de Patentes (OEP), una
Módulo V Tipos de reivindicaciones

reivindicación de uso redactada en los términos “el uso de la sustancia X como insecticida”
se considerará equivalente a una reivindicación de proceso que diga “proceso para matar
insectos mediante la sustancia X”. Sin embargo, no todas las jurisdicciones permiten estas
reivindicaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, las reivindicaciones de uso
deben redactarse en la forma de reivindicaciones de proceso.

Las reivindicaciones de uso se analizan más detalladamente en la sección 2.3.

 86 1.3 Preámbulo con la expresión de propósito “para”

Si una reivindicación comienza con palabras como “aparato para llevar a cabo el proceso...”,
en muchas jurisdicciones puede interpretarse que se refiere simplemente a un aparato
adecuado para llevar a cabo el proceso. En consecuencia, en estas jurisdicciones, un aparato
que tenga todas las características especificadas en las reivindicaciones pero que no sea
adecuado para el fin mencionado —o que requiera una modificación para facilitar su uso
con tal fin— normalmente no debería considerase una anterioridad o una infracción de la
reivindicación. A las reivindicaciones relativas a un producto destinado a un uso particular se
aplican consideraciones similares. Por ejemplo, si una reivindicación se refiere a un “molde para
acero fundido”, llevará implícitas determinadas limitaciones para el molde; es decir, no estará
comprendida en la reivindicación guna bandeja de plástico para cubitos de hielo con un punto
de fusión mucho más reducido que el del acero.

Igualmente, una reivindicación sobre una sustancia o composición para un uso particular debe
interpretarse en el sentido de una sustancia o composición que de verdad es adecuada para
el uso mencionado. Un producto conocido que, a primera vista, es el mismo que la sustancia o
composición definida en la reivindicación, pero que está en una forma que lo haría inadecuado
para el uso señalado, no implicaría la falta de novedad de la reivindicación. Un producto
conocido que esté en una forma que en realidad sí sea adecuada para el uso señalado (aunque
nunca haya sido definido para ese uso) por lo general se traducirá en la falta de novedad de la
reivindicación en muchas jurisdicciones. En algunas jurisdicciones existe una excepción a este
principio general de interpretación que se aplica cuando haya en vigor normas especiales para
las reivindicaciones relativas al uso de una sustancia o composición conocida en un método
quirúrgico, terapéutico o diagnóstico.

A continuación se examina un modelo de reivindicación de aparato.

Ejemplo

1. Un aparato para sujetar una cámara que comprende:

– una montura pivotante configurada para sujetar la cámara; y
– una pluralidad de patas dispuestas para sujetar la montura pivotante.

En el preámbulo se menciona que la reivindicación se refiere a un aparato para sujetar

una cámara, mientras que en el cuerpo de la reivindicación se señala que los elementos
esenciales del aparato son una montura pivotante para la cámara y las patas dispuestas
para sujetar la montura pivotante.

Si se recuerda que, desde la perspectiva de la infracción, quien redacta la solicitud de

patente siempre debe plantearse si podrían eliminarse algunas palabras sin que la
reivindicación dejara de estar completa, en este ejemplo podría cuestionarse si el adjetivo
“pivotante” es estrictamente necesario en relación con la montura del trípode.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

A diferencia de una reivindicación de aparato o producto, en el caso de las reivindicaciones de

método que comienzan con las palabras “método para refundir capas galvánicas”, la expresión
“para refundir” no debe entenderse en el sentido de que el proceso solo es adecuado para
refundir capas galvánicas, sino que debe interpretarse que es una característica funcional que
consiste en la refundición de capas galvánicas y que, por lo tanto, define una de las etapas del
método reivindicado.

Debe hacerse una distinción cuando la reivindicación está dirigida a un proceso (o un método)
que comprende etapas físicas que dan como resultado un producto. En este caso, la mención del
propósito significa que el proceso simplemente debe ser adecuado para producir el resultado
esperado y que no es realmente una etapa indispensable para generar el producto en el método
reivindicado. En consecuencia, si en el estado de la técnica se ha divulgado un método sin
indicar el producto concreto que es el resultado esperado, se considera una anterioridad de la
reivindicación relativa al mismo método en la que se menciona un producto determinado.
2. Tipos específicos de reivindicaciones  87

2.1 Reivindicaciones de producto definido por el proceso

Las reivindicaciones relativas a productos definidos en forma de un proceso de fabricación

(por ejemplo, “el producto X obtenible mediante el proceso Y”) son admisibles en algunas
jurisdicciones, siempre que los productos propiamente dichos cumplan los requisitos de
patentabilidad, es decir, que sean novedosos y tengan carácter inventivo, entre otros. Sin
embargo, por lo general un producto no se considera novedoso simplemente porque se haya
fabricado mediante un proceso nuevo, y una reivindicación que defina un producto en forma
de proceso se interpretará en muchas jurisdicciones como una reivindicación relativa al propio
producto. Independientemente del término utilizado —ya sea “obtenible”, “obtenido”, “obtenido
directamente” o una expresión equivalente— en la reivindicación de producto definido por el
proceso, esta se refiere al producto, por lo que le confiere una protección absoluta.

Cuando en una reivindicación de producto definido por el proceso se define un producto a

través del método de fabricación, para cumplir el requisito de novedad el producto reivindicado
no debe ser idéntico a un producto conocido. La carga de la prueba de las características
supuestamente distintivas del producto definido por el proceso corresponde al solicitante, que
debe aportar pruebas de que la modificación de los parámetros del proceso genera un producto
diferente, por ejemplo, algo que muestre las diferencias en las propiedades de los productos.
En jurisdicciones como la de la OEP, el propósito del proceso también se tendrá en cuenta al
determinar las características de un producto obtenido mediante un proceso. Ello contrasta con
la evaluación de un método o un proceso para obtener un producto en el que la indicación del
propósito concreto del proceso (la preparación del producto) implica simplemente la adecuación
para ese propósito.

En la mayor parte de las jurisdicciones, como la OEP, si la materia de una reivindicación es un

proceso para obtener un producto, la protección concedida por la patente se extiende a los
productos obtenidos directamente por ese proceso, lo cual se aplica tanto a los procesos que
generan productos que se transforman completamente a partir de los materiales como a los
procesos que solo generan cambios superficiales (por ejemplo, pintura o pulido).

Las reivindicaciones de producto definido por el proceso se utilizan habitualmente para

reivindicar entidades cuya definición estructural es difícil o imposible, como los polímeros o
los alimentos.

Sin embargo, en algunas otras jurisdicciones, se da a las reivindicaciones de producto definido

por el proceso el mismo tratamiento que a las reivindicaciones de método. En el Japón, las
reivindicaciones de producto definido por el proceso se consideran imprecisas (poco claras). Por
ello, solo se utilizan en circunstancias especiales, como aquellas en las que resulta imposible o
impracticable definir los elementos estructurales o característicos del producto reivindicado en
la fecha de presentación.

Recomendación profesional

Siempre se debe comprobar que una reivindicación de producto definido por el proceso
no solo es admisible, sino también la mejor manera de proteger la invención del cliente
en una jurisdicción determinada. Es posible considerar este tipo de reivindicación
como una de las opciones de la variedad formatos de la que más tarde se escogerán las
reivindicaciones adecuadas, en función de la jurisdicción, el estado de la técnica, etc.

Ejemplo
Módulo V Tipos de reivindicaciones

Esta reivindicación de producto definido por el proceso tiene por objetivo proteger una
bebida de avena concreta:

1. Una suspensión de cereal homogénea y estable con el sabor y el aroma de la avena

natural que comprende los beta-glucanos (ß-glucanos) intactos del material inicial y
tiene una viscosidad inferior a 0,5 Pa·s a temperatura ambiente, obtenible mediante:
 88 – a) copos de avena molidos en seco o en húmedo o convertidos en harina mediante
un tratamiento con calor y agua.
– b) suspensión de la harina de avena en agua, si la harina se ha preparado mediante
molienda en seco;
– c) tratamiento de la suspensión con ß-amilasa;
– – […]
– g) someter la suspensión a un tratamiento a temperatura ultra alta (UHT) para
obtener un producto esterilizado y desactivar las enzimas añadidas.

2.2 Reivindicaciones de parámetros

Los parámetros son valores característicos de propiedades mensurables (por ejemplo, el punto
de fusión de una sustancia, la resistencia a la flexión del acero, la resistencia de un conductor
eléctrico) y en ocasiones pueden definirse mediante fórmulas matemáticas que expresan la
combinación de una serie de variables.

En muchas jurisdicciones se admiten las reivindicaciones que definen los productos mediante
parámetros cuando la invención solo puede definirse en esos términos o cuando no puede
definirse de manera más precisa sin restringir indebidamente el alcance de las reivindicaciones,
siempre que el resultado pueda comprobarse de manera directa y concluyente, sin efectuar una
experimentación indebida, mediante pruebas o procesos especificados de manera adecuada en
la descripción o conocidos por la persona experta en la materia.

Por ejemplo, la invención reivindicada puede ser un cenicero en el que un cigarrillo encendido
acaba apagándose automáticamente debido a la forma y las dimensiones relativas del cenicero.
Estas pueden variar considerablemente de una manera difícil de definir, pero que no impide
lograr el efecto deseado. En la medida en que se especifique la construcción y la forma del
cenicero de la manera más clara posible en la reivindicación, es posible definir las dimensiones
relativas mediante una referencia al resultado que se alcanzará, siempre que en la memoria
descriptiva se establezcan las instrucciones adecuadas para que la persona experta en la
materia determine las dimensiones requeridas mediante ensayos rutinarios.

Por ejemplo, en la OEP, se permitirá caracterizar un producto principalmente mediante sus

parámetros en las situaciones en las que la invención no puede definirse adecuadamente
de otro modo, siempre que los parámetros puedan determinarse de forma clara y fiable
mediante las indicaciones contenidas en la descripción o procedimientos objetivos habituales
en ese ámbito de la técnica. Lo mismo se aplica a las características relativas a un proceso
definidas por parámetros. Sin embargo, la OEP señala que, en ocasiones, esas reivindicaciones
ocultan una falta de novedad. En consecuencia, quien redacta la solicitud puede esperar que
los examinadores de patentes analicen exhaustivamente este tipo de reivindicaciones antes
de admitirlas.

Recomendación profesional
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Es fundamental observar el grado de protección que se obtiene mediante esta forma

de reivindicación. Aunque se admita, cabe preguntarse si los competidores del cliente
lograrían anularla igualmente mediante un elemento del estado de la técnica desconocido
para el redactor y el cliente en el momento de presentar la solicitud. Debe recordarse que
la prioridad de quien redacta la solicitud es proteger la invención y lograr los objetivos
empresariales del solicitante, dos objetivos que a menudo son considerablemente
más difíciles de conseguir que simplemente redactar una reivindicación en un formato
mínimamente aceptable en una jurisdicción determinada.

Las reivindicaciones de parámetros también pueden estar justificadas en el caso de una

invención relativa a un polimorfo. Los distintos polimorfos (formas cristalinas) de un compuesto
químico no pueden reivindicarse mediante la fórmula, puesto que esta es la misma para todos.
Lo que los distingue es la estructura cristalina, por lo que los polimorfos solamente pueden
reivindicarse mediante parámetros que definan espectros infrarrojos o patrones de difracción
de rayos X, por ejemplo.
2.3 Reivindicaciones de uso general  89

Si bien el objetivo de las reivindicaciones de producto es proteger todos los usos del producto,
también puede solicitarse la protección de un uso nuevo e inventivo de un producto mediante
una reivindicación de uso (un subtipo de la reivindicación de proceso básica). Toda reivindicación
de uso se asocia con un propósito concreto de la utilización, y en algunas jurisdicciones dicho
propósito es un elemento funcional o una característica técnica de la reivindicación.

En jurisdicciones como la de la OEP, las reivindicaciones de uso redactadas de forma similar a

“el uso de la sustancia X como insecticida” se acepta cuando se trate de usos no médicos (es
decir, aplicaciones en humanos o animales distintos de la terapia, la cirugía o el diagnóstico) y se
considera equivalente a una reivindicación de proceso o de método expresada como “el proceso
de matar insectos por medio de la sustancia X”. En consecuencia, las reivindicaciones redactadas
en esos términos no deberían interpretarse como reivindicaciones de producto relativas a la
sustancia X, que se reconoce como insecticida gracias a otros aditivos, por ejemplo. De modo
similar, la reivindicación de “el uso de un transistor en un circuito amplificador” sería equivalente
a “un proceso de amplificación por medio de un circuito que contiene un transistor”, y no debe
interpretarse ni como una reivindicación de producto consistente en “un circuito amplificador
en el que se utiliza un transistor” ni como una reivindicación de proceso relativa al “proceso de
utilizar un transistor para construir ese circuito”.

Sin embargo, no todas las jurisdicciones permiten las reivindicaciones de uso, en particular, los
Estados Unidos de América, donde las reivindicaciones “de uso” no constituyen uno de los tipos
previstos en la ley.

2.4 Reivindicaciones de indicación médica

Si la característica esencial de la invención es una manera nueva de utilizar un producto

conocido con un fin médico (por ejemplo, para tratar una enfermedad concreta), quien redacta
la solicitud de patente debe prestar especial atención a la legislación y las prácticas nacionales
aplicables, porque puede ponerse en cuestión no solo el formato de reivindicación admisible,
sino también la patentabilidad de la invención. Aunque el formato sea el mismo o más o menos
similar, la protección real concedida a una patente puede variar de un país a otro en función de
las distintas interpretaciones y decisiones acerca de la infracción directa e indirecta y, tal vez,
de las exenciones de responsabilidad por infracción de patente.

En general, esas diferencias tienen su origen en la exclusión de la materia patentable de los

métodos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento humano y animal. En
algunos países cuya legislación prevé esta exclusión, a pesar de ello en la práctica han surgido
formatos especiales de reivindicaciones que no cubren los métodos de tratamiento, sino los
productos conocidos a los que se les da un nuevo uso médico.

Si se halla una sustancia en el estado de la técnica, la reivindicación relativa a “la sustancia X”

no será patentable por falta de novedad. Si se descubre posteriormente que esa sustancia
ya conocida —que hasta ahora se utilizaba con un propósito no médico determinado (como
insecticida, tinte, alimento, producto de protección fitosanitaria, material de construcción,
etc.)— es efectivo para tratar una enfermedad, puede presentarse una solicitud de patente
en la que se reivindique la sustancia conocida específicamente para este uso médico, que se
denominará “la primera indicación médica” (o “el primer uso” o “el nuevo uso”). Dicho de otro
modo, la característica esencial nueva e inventiva de la reivindicación es un uso médico de la
sustancia X.

Si vuelve a producirse la misma situación, salvo que se descubra que la sustancia X es efectiva
Módulo V Tipos de reivindicaciones

para un uso médico completamente diferente, la reivindicación posterior de esa sustancia se

referirá a una “segunda indicación médica” (o “segundo uso”).

Esas reivindicaciones, si se admiten, protegen un producto conocido para un uso

médico específico.

Si bien la legislación en materia de patentes de algunos países excluye de manera explícita

la concesión de patentes a primeras, segundas u otras indicaciones médicas de un producto
 90 conocido, en algunas legislaciones se permiten estas reivindicaciones si se cumplen todos los
requisitos de patentabilidad. Por lo general, en función de la jurisdicción, son admisibles uno
o varios de los formatos de reivindicación que figuran a continuación (en el ejemplo que se
plantea, se reivindica un nuevo uso de la cidovudina, 3-azido-2’,3’didesoxitimidina o AZT para el
tratamiento del SIDA).

Reivindicaciones de tipo suizo. Las reivindicaciones de tipo suizo adoptan la forma de “el uso
de la sustancia X en la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y”:

1. El uso de la 3-azido-2’,3’didesoxitimidina en la fabricación de un medicamento para el

tratamiento o la profilaxis del SIDA.

Este era el único formato permitido en la OEP entre 1985 y 2010 y todavía se acepta en muchos
países. Se trata de una reivindicación de proceso que abarca el proceso de fabricación de
un medicamento conocido para una indicación médica novedosa. En consecuencia, los
infractores directos de las reivindicaciones de tipo suizo son quienes fabrican el producto
farmacéutico patentado.

Reivindicaciones de producto limitadas por la finalidad. Las reivindicaciones de producto

limitadas por la finalidad tienen la forma de “sustancia X utilizada para el tratamiento de
la enfermedad Y”:

1. La 3-azido-2’,3’didesoxitimidina utilizada para el tratamiento o profilaxis del SIDA.

Este formato de reivindicación es obligatorio en la OEP desde 2011 y ha sido adoptado por
varios países firmantes del Convenio sobre la Patente Europea (CPE), por ejemplo, España, con la
Ley 24/2015 de Patentes.

Reivindicaciones de uso. En los países donde se acepta el formato de reivindicación de uso

para la protección de las primeras, segundas u otras indicaciones médicas (por ejemplo,
Alemania, Canadá y Australia), es posible redactar una reivindicación con la redacción “uso de la
sustancia X para el tratamiento de la enfermedad Y”:

1. Uso de la 3-azido-2’,3’didesoxitimidina para el tratamiento o profilaxis del SIDA.

Sustancia utilizada para tratar una enfermedad concreta. Un ejemplo de este formato de
reivindicación podría ser el siguiente:

1. La 3-azido-2’,3’didesoxitimidina, cuando se utilice o esté destinada al uso para el tratamiento

o profilaxis del SIDA en un ser humano.

Además, en algunos países se admiten las reivindicaciones consistentes en formulaciones

farmacéuticas para un uso particular.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Reivindicaciones de método de tratamiento. Las reivindicaciones de método de tratamiento

suelen adoptar la forma de “un método para tratar a un ser humano con [enfermedad Y] que
comprenda la administración de una cantidad efectiva de [sustancia X]”.

1. Un método para tratar a un ser humano con SIDA que comprenda la administración oral de
una cantidad efectiva para tratar el SIDA de 3-azido-2’,3’didesoxitimidina.

Este formato de reivindicación se admite en los Estados Unidos de América y en Australia,

donde los métodos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos
o animales no están excluidos de la materia patentable. En los Estados Unidos de América,
los profesionales médicos están protegidos contra la responsabilidad por infracción de una
patente. Por lo tanto, las reivindicaciones de métodos de tratamiento se hacen valer contra
los fabricantes o distribuidores del producto patentado sobre la base de un uso indirecto de
la patente, ya sea mediante contribución o inducción. En la legislación australiana no se prevé
una disposición similar en la que se exima a los profesionales médicos de la responsabilidad
por infracción de patente. Sin embargo, en la práctica, las compañías farmacéuticas que son
titulares de esas patentes no tienen incentivos comerciales para demandar a sus clientes,
es decir, a los médicos que prescriben los medicamentos infractores y los pacientes que los
adquieren y los consumen.
 91

Recomendación profesional

Para lograr la mejor protección disponible para usos médicos específicos, conviene
asegurarse de que la descripción establecida en la primera solicitud en la que se basa
la prioridad permita seleccionar los formatos de reivindicación más adecuados para las
jurisdicciones en las que tal vez se desee presentar solicitudes posteriores.

Ejemplo

Un compuesto químico novedoso, la sustancia X, se prepara mediante un proceso

específico, el proceso Z. Se presentan pruebas que respaldan el uso específico de
la sustancia X en el tratamiento de la enfermedad Y. En este caso, la invención está
relacionada con un nuevo producto y con su primer uso médico, por lo que la solicitud
de patente que se presentará ante la OEP debe contener, al menos, los siguientes tipos
de reivindicaciones.

Reivindicación de producto (es decir, el producto en sí mismo)

Reivindicación 1. Producto X.
– Reivindicación general o de primer uso médico:

Reivindicación 2. El producto X para su uso como ingrediente farmacéutico activo.

– Reivindicación específica o de segundo uso médico:

Reivindicación 3. El producto X para el tratamiento de la enfermedad Y.

En función de cada caso, puede ser conveniente añadir una reivindicación de proceso
de preparación:

Reivindicación 4. El proceso de preparación del producto X que comprende... [etapas

del proceso Z].

En este conjunto de reivindicaciones, si una reivindicación de producto (reivindicación 1)

es novedosa y no evidente, todas las reivindicaciones relativas al uso de la sustancia X
(reivindicaciones 2 y 3) y a un proceso de preparación de la sustancia X (reivindicación 4) se
considerarán novedosas y no evidentes de manera automática.

De todos modos, aunque una reivindicación de producto proteja todos los usos de un producto
y todos los procesos de preparación del producto, por lo general se recomienda que quien
redacta la solicitud de patente incluya en el conjunto reivindicaciones de varios tipos, no solo
para que las características esenciales de la invención puedan protegerse de manera integral,
sino también para mitigar el riesgo de que la reivindicación de producto se declare inválida en
un momento posterior.

Sin embargo, al hacerlo, el redactor de la solicitud siempre debe tener en cuenta que las
legislaciones y las prácticas en este ámbito de las patentes varían considerablemente.

2.5 Reivindicaciones de composición

Las reivindicaciones relativas a las composiciones se emplean cuando la invención reivindicada

Módulo V Tipos de reivindicaciones

está relacionada con la naturaleza química de los materiales o componentes utilizados. Por
ejemplo, una reivindicación relativa a una solución de galvanoplastia de cobre puede redactarse
de la siguiente manera:

1. Una solución de galvanoplastia de cobre que comprende:

a) una solución alcalina de sulfato de cobre a 30-50 gramos por litro;

 92 b) ácido sulfúrico, en una cantidad doble o cuádruple respecto de la solución de acetato de
cobre; y
c) una solución acuosa de un sustrato modificador del pH en una cantidad suficiente para
ajustar el pH a un valor entre 3,5 y 5,0.

Al preparar las reivindicaciones, corresponde al redactor de la patente reivindicar cada uno de

los elementos de manera tan restringida o tan amplia como sea necesario en función del estado
de la técnica, el alcance de la invención y otros factores pertinentes. En la reivindicación del
ejemplo, los elementos a) y b) son más restrictivos que el c), siempre que en la reivindicación
se mencione el nombre exacto del compuesto de los elementos a) y b), pero solo se haga
una referencia genérica al elemento c). En consecuencia, cualquier sustrato modificador del
pH que desempeñe la función de ajustar el pH de la solución a un valor entre 3,5 y 5,0 estará
comprendido en la limitación del elemento c).

2.6 Reivindicaciones biotecnológicas

La biotecnología, en general, se refiere a todos los usos prácticos de los organismos vivos.
En 1873, Louis Pasteur obtuvo la patente 141.072, en la que se reivindicaba una “levadura libre
de gérmenes orgánicos patógenos considerada como un artículo manufacturado”. En ocasiones
esta patente se considera la primera patente relativa a un microorganismo.

Los usos de las invenciones biológicas y de las ciencias de la vida pueden ser comerciales
o terapéuticos. Por lo tanto, las invenciones biotecnológicas pueden consistir en ADN
complementario (ADNc), ADN recombinante, fragmentos de ADN, proteínas, anticuerpos
monoclonales, ADN y ARN antisentido, vectores recombinantes y vectores de expresión.

A continuación se presenta una muestra de un conjunto de reivindicaciones biotecnológicas

relativas a una invención relacionada con ácidos nucleicos y proteínas codificadas.

1. Un polinucleótido aislado que comprende un miembro seleccionado de un grupo que

consiste en:

a) un polinucleótido que codifica un polipéptido que comprende desde el aminoácido 1 hasta

el aminoácido 255 según la secuencia n.º 2; y
b) un polinucleótido que se hibrida con el polinucleótido de a) y es complementario de este en
al menos un 95 %.

2. El polinucleótido de la reivindicación 1 comprende desde el nucleótido 1 hasta el nucleótido

1080, según la secuencia n.º 1.

En este ejemplo, cabe señalar que en la reivindicación se hace referencia a la secuencia genética,
que no se cita de manera integral.

En muchas jurisdicciones se exige el cumplimiento de requisitos especiales en relación con

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

las invenciones biotecnológicas y con las listas de secuencias y las normas de depósito (véase
también la sección 14 del módulo VI, sobre las exclusiones de la patentabilidad, y la sección 15
del módulo VI, sobre el requisito de aplicación industrial).

Cuando una invención comprende material biológico y las palabras no son suficientes para
describir en la solicitud de patente cómo fabricar y utilizar la invención de manera que una
persona experta en la materia logre hacerlo, puede ser necesario acceder al material biológico
para satisfacer los requisitos de patentabilidad establecidos en la ley. Para permitir el acceso
al material biológico a los fines del procedimiento de patente, en muchas jurisdicciones se ha
establecido un sistema de depósito.

Un ejemplo de reivindicaciones que contienen ese tipo de material biológico podría ser
el siguiente:

1. Una variedad de semilla de algodón denominada PHY 78 Acala, de la que se ha depositado

ante la ATCC una muestra representativa con el n.º de acceso PTA5666.
Este ejemplo muestra que se depositó una muestra de la variedad de semilla de algodón en la
American Type Culture Collection (ATCC) con un número de referencia (PTA-5666) que permite
 93

acceder a ella.

El Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos

a los fines del Procedimiento en materia de Patentes se estableció en 1977 para facilitar el
reconocimiento del material biológico depositado de las solicitudes de patente de todo el
mundo.28 En virtud del Tratado, los Estados contratantes que permitan o exijan el depósito de
microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes deben reconocer, para
estos fines, el depósito de un microorganismo ante una autoridad internacional de depósito,
independientemente de que dicha autoridad esté dentro o fuera del territorio de ese Estado.
Las autoridades internacionales de depósito son instituciones científicas (por lo general, una
“colección de cultivos”) que gozan de seguridades, proporcionadas por los Estados respectivos,
según las cuales las instituciones reúnen y continuarán reuniendo los requisitos del Tratado.

2.7 Reivindicaciones de invenciones ejecutadas por computadora

En la mayor parte de las jurisdicciones, las ideas abstractas, el software o los programas
informáticos como tales, los meros actos mentales y los métodos de hacer negocios en sí
mismos no son materia patentable y están excluidos de la protección por patente. Si bien la
patentabilidad de las invenciones ejecutadas por computadora en las distintas jurisdicciones
excede el alcance del presente manual, quien redacta las solicitudes de patente debe ser
consciente de cómo puede interpretarse la materia de las invenciones de sus clientes en las
jurisdicciones de interés.

Las solicitudes de patente relativas a los programas informáticos o los dispositivos de hardware
que ejecutan algoritmos especializados a menudo cuentan con reivindicaciones de producto (es
decir, un aparato, un dispositivo, un sistema), de método y de uso.

Con frecuencia, la primera reivindicación (reivindicación 1) de una solicitud relativa a una

invención ejecutada por computadora es una reivindicación de método. Ello se debe a que
la mayor parte de esas patentes contienen los aspectos dinámicos (el comportamiento) de
los programas informáticos. Dicho de otro modo, los programas informáticos ejecutan un
algoritmo, lo cual, en esencia, constituye un método.

También es importante redactar reivindicaciones de producto en las solicitudes de patente

relativas a este tipo de invenciones. Normalmente, las invenciones ejecutadas por computadora
están implementadas en hardware de uso general (por ejemplo, una computadora personal
o un dispositivo electrónico portátil), por lo que no es necesario formular las características
especiales del aparato. En muchas jurisdicciones que permiten que en una reivindicación de
producto se haga referencia a una o varias reivindicaciones de método (véase la sección 3.4
del módulo IV), una manera de redactar ese tipo de reivindicaciones de producto consiste en,
simplemente, hacer referencia a las reivindicaciones de método independientes y dependientes
precedentes. Ello permite al redactor de la solicitud hacer referencia a todo el conjunto de
reivindicaciones de método en una única reivindicación de producto.

Ejemplo

1. Un método ejecutado por computadora que sirve para trasladar un servidor del modo
de espera al modo de activación completa y que comprende las etapas siguientes:
– envío desde el cliente hasta el servidor —que está en modo de espera— una señal
de activación que está adaptada para trasladar el servidor del modo de espera al
modo de activación completa;
Módulo V Tipos de reivindicaciones

– recepción, por parte del servidor, de la señal de activación; y

– traslado del servidor del modo de espera al modo de activación completa como
respuesta a la recepción de la señal de activación.

Las reivindicaciones 2 a 10 también son reivindicaciones de método. El conjunto de

reivindicaciones prosigue así:
 94 11. Un sistema de procesamiento de datos que comprende medios para realizar [cada una
de las etapas del] método de conformidad con una de las reivindicaciones 1 a 10.

Para adaptar el conjunto de reivindicaciones a las jurisdicciones en las que no se permite

tal referencia, el redactor de la solicitud reformula cada etapa del método para incluir la
expresión “medio para...”:

11. Un sistema de procesamiento de datos que comprende:

– un medio para enviar desde el cliente hasta el servidor —que está en modo de
espera— una señal de activación que está adaptada para trasladar el servidor del
modo de espera al modo de activación completa;
– un medio para recibir, por parte del servidor, la señal de activación; y
– un medio para trasladar el servidor del modo de espera al modo de activación
completa como respuesta a la recepción de la señal de activación.

En jurisdicciones como la de los Estados Unidos de América, donde es posible que las
reivindicaciones que emplean el término “medio” no se interpreten en sentido amplio, quien
redacta la solicitud de patente puede sustituir los términos genéricos como “un transmisor para
enviar” por “un medio para enviar”.

Los formatos de reivindicación aceptables para esas invenciones pueden variar de un país a
otro y pueden contener reivindicaciones de medios legibles por computadora, de estructuras
de datos, de señales propagadas y de productos como programas informáticos. En algunas
jurisdicciones son frecuentes determinados formatos de reivindicación especializados para
las invenciones ejecutadas por computadora, en particular, aquellas relativas a las artes
del software. Normalmente, las modificaciones de los tipos de reivindicación más básicos
sobrepasan el alcance del presente manual.

Las reivindicaciones de medios legibles por computadora, que en los Estados Unidos de América
se denominan también “reivindicaciones Beauregard”,29 tratan de proteger una invención
cuando esta consiste en un medio concreto (por ejemplo, un CDROM). Estas reivindicaciones,
que pueden expresarse en cualquiera de los diversos formatos posibles, permiten al titular
de la patente presentar una demanda de indemnización por daños y perjuicios no solo contra
quienes fabriquen o utilicen el software infractor, sino también contra quienes lo vendan, ya
sean minoristas o mayoristas.

Recomendación profesional

Debe recordarse que las prácticas en cada jurisdicción evolucionan a medida que la
tecnología avanza en el ámbito de la técnica, lo que significa que el redactor de la solicitud
de patente debe mantenerse al corriente de las últimas novedades jurídicas en esos
ámbitos y en las jurisdicciones de su interés y del cliente.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Uno de los formatos más frecuentes para este tipo de reivindicaciones consiste en tomar el
cuerpo de una reivindicación de método y añadirle un preámbulo con la expresión “medio
legible por computadora”.

1. Medio de almacenamiento legible por computadora que comprende unas instrucciones que,
cuando las ejecuta una computadora, provocan que la computadora ejecute un método
para que un sistema informático desempeñe [una función específica], y dicho método
comprende: […]

Las reivindicaciones de estructura de datos, que en los Estados Unidos de América también
se denominan reivindicaciones Lowry,30 tratan de obtener protección para las invenciones
informáticas que contienen estructuras de datos informáticos novedosas. De los varios
formatos posibles, uno de los más frecuentes es el siguiente:

1. Una memoria para almacenar datos a fin de que acceda a ellos un programa de aplicación
ejecutado en un sistema de procesamiento de datos, que comprende:
– una estructura de datos que se almacena en la memoria, que contiene información
residente en una base de datos utilizada por el programa de aplicación y que incluye:
 95

– un primer objeto de datos configurado para...;

– un segundo objeto de datos configurado para...; y
– un tercer objeto de datos configurado para...

Palabras clave

– reivindicaciones de producto, aparato o dispositivo

– reivindicaciones de método o proceso
– reivindicaciones de producto definido por el proceso
– reivindicaciones de parámetros
– reivindicaciones de uso
– reivindicaciones de indicación médica
– reivindicaciones de composición
– reivindicaciones biotecnológicas
– listas de secuencias
– depósito de material biológico
– reivindicaciones de invenciones ejecutadas por computadora
– reivindicaciones de medios legibles por computadora
– reivindicaciones de estructuras de datos

Autoevaluación:

Señale la distinción entre una reivindicación de producto (aparato o dispositivo) y una

reivindicación de método o proceso.
Si el preámbulo de una reivindicación contiene la expresión “un molde para acero fundido”,
en muchos países la reivindicación hace referencia a un molde adecuado para el acero
fundido. ¿Verdadero o falso?
El producto X fabricado mediante el proceso A ya se conoce. Un inventor descubre un nuevo
proceso de fabricación (B) para elaborar el producto X. Dado que el proceso B es nuevo, la
reivindicación “producto X obtenido mediante el proceso B” cumple el requisito de novedad
respecto del estado de la técnica en todos los países. ¿Verdadero o falso?
Las reivindicaciones que definen la invención mediante el resultado que se obtendrá son
fáciles de redactar y proporcionan una protección adecuada. ¿Verdadero o falso?
Una reivindicación redactada en el formato “el uso de la sustancia ABC como...” sería
admisible en todas las jurisdicciones. ¿Verdadero o falso?
La sustancia se emplea como edulcorante desde hace muchos años. El concepto inventivo
esencial de una nueva invención consiste en utilizar la sustancia X como un compuesto
antiséptico. ¿Qué tipos de reivindicaciones podrían redactarse, teniendo en cuenta las
diferencias entre las distintas prácticas nacionales?
¿En qué se parece una reivindicación de medios legibles por computadora a una
reivindicación de método?
¿Qué se dispone en el Tratado de Budapest con respecto de las patentes biotecnológicas?
¿Qué problemas plantea el formato de la reivindicación siguiente?
Aparato para cosechar maíz que comprende:

– una trilladora de maíz;

– trasladar el maíz cortado a una tolva; y
– un eje rotatorio unido a la trilladora.
Módulo V Tipos de reivindicaciones
Módulo VI
Elaboración de las
reivindicaciones de patentes

1. Primero, preparar las reivindicaciones

Cuando los redactores de solicitudes de patente preparan la solicitud, deben comenzar con
las reivindicaciones, pues ello les ayuda tanto a ellos como al inventor a definir la idea de la
invención. La redacción de la descripción y de otras partes de una solicitud de patente fluirá con
naturalidad si la invención está claramente definida.

2. Reivindicaciones de alcance amplio y restringido

Redactar una combinación de reivindicaciones de mayor y menor amplitud contribuye a

reflejar el pleno alcance de la novedad de la invención. Una manera ideal de proceder es
redactar un conjunto de reivindicaciones que abarque desde la cobertura más amplia hasta la
más restringida. En la práctica, puede resultar más sencillo comenzar con una reivindicación
restringida para, a continuación, eliminar progresivamente algunos elementos o sustituir los
términos restringidos por otros más amplios para llegar a la reivindicación más amplia. Una vez
que el redactor de la solicitud de patente está seguro de haber elaborado la reivindicación más
amplia posible, puede redactar un conjunto de reivindicaciones dependientes de ella.

Ejemplo

El cliente ha inventado un aparato nuevo para convertir plomo en oro. La realización física
de la invención cuenta con un bastidor de metal en forma de caja, un motor eléctrico,
un bol para recibir la viruta de plomo y un elemento de conversión de plomo en oro que
provoca la transición de la materia. El cliente muestra la realización física de la invención al
redactor de la solicitud de patente.

Esta forma de realizar la invención es el punto de partida de quien redacta la patente. La

“invención” es un concepto abstracto y más amplio que la realización física de la invención,
pero esta realización es lo que mejor conoce el redactor de la solicitud de patente. A partir
de ella, redacta la reivindicación siguiente:

1. Aparato para convertir plomo en oro que comprende:

– un bastidor de metal en forma de caja;
– un motor eléctrico montado dentro del bastidor de metal en forma de caja;
– un bol para recibir la viruta de plomo sobre una superficie del bastidor de metal en
forma de caja; y
– un elemento de conversión de plomo en oro unido por debajo del bol y hacia el
interior del bastidor de metal en forma de caja y configurado para recibir energía
eléctrica del motor eléctrico.

El redactor de la solicitud de patente revisa este primer borrador, en el que se describen

de forma amplia y precisa los aspectos inventivos de la realización física de la invención
del cliente.

96
Ya al redactar el primer borrador, el redactor ha omitido algunas características que sabe
que no podrían ser una novedad patentable para esta invención concreta, como el color
 97

de la caja, y revisa exhaustivamente la reivindicación para ver si podría ser más amplia.

Observa, en primer lugar, que el “bastidor de metal en forma de caja” no es una

característica esencial de la invención y que probablemente pueda eliminar por completo
ese elemento, puesto que se ha empleado el conector “que comprende”. A fin de cuentas,
un competidor podría evitar infringir la patente si coloca el dispositivo en algo que no
sea un “bastidor de metal en forma de caja”. De modo que el redactor de la solicitud de
patente vuelve a redactar la reivindicación de la siguiente forma:

1. Aparato para convertir plomo en oro que comprende:

– un motor eléctrico;
– un bol para recibir viruta de plomo; y
– un elemento de conversión de plomo en oro unido al bol de forma operativa y
configurado para recibir energía eléctrica del motor eléctrico.

El redactor vuelve a revisar la reivindicación con el objetivo de ampliarla aún más para
reflejar plenamente la esencia de la invención.

Observa que “motor eléctrico” es un término bastante específico. Piensa en todos los
términos relacionados que le vienen a la cabeza, como “motor”, “fuente de energía” y
“fuente de energía eléctrica”, y se pregunta si es esencial que la invención funcione con
un motor y si la fuente de energía debe ser eléctrica. Por varios motivos, conviene con
el cliente en emplear el término “fuente de energía”. La reivindicación se modifica en los
siguientes términos:

1. Aparato para convertir plomo en oro que comprende:

– una fuente de energía;
– un bol para recibir viruta de plomo; y
– un elemento de conversión de plomo en oro unido al bol de forma operativa y
configurado para recibir energía de la fuente de energía.

El redactor de la solicitud de patente vuelve a revisar la reivindicación una vez más.

Observa que el elemento “bol” no ha de ser necesariamente un bol para que la invención
retenga el plomo de forma adecuada, y también advierte que se ha referido al “plomo”
como “viruta de plomo”, en lugar de decir simplemente “plomo”. Como sabe que la
invención funcionará con todo tipo de plomo, decide eliminar las palabras “viruta de”,
que representan una limitación innecesaria. Además, se da cuenta de que la invención
funcionará adecuadamente con recipientes que tengan cualquier otra forma, y no
solo con un bol. En consecuencia, decide utilizar el término abstracto “depósito de
plomo” para referirse a cualquier recipiente que contenga el plomo, y vuelve a redactar
la reivindicación:

1. Aparato para convertir plomo en oro que comprende:

– una fuente de energía;
– un depósito de plomo; y
– un elemento de conversión de plomo en oro unido al depósito de plomo de forma
Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

operativa y configurado para recibir energía de la fuente de energía.

El redactor sigue revisando la reivindicación.

En un momento dado se da cuenta de que “fuente de energía” no es novedoso y, en

realidad, no funciona junto con los otros elementos para producir un aparato nuevo. Por
lo tanto, decide eliminar este elemento de la reivindicación más amplia. El redactor de la
solicitud piensa lo mismo respecto de la contribución inventiva del “depósito de plomo”,
independientemente del grado de abstracción del término que se utilice. Ahora bien, si
suprime de la reivindicación las expresiones “fuente de energía” y “depósito de plomo”, el
único elemento restante sería el conversor de plomo en oro, y el redactor sabe que en las
jurisdicciones de interés para su cliente las reivindicaciones de patente deben mencionar
más de un elemento.
 98 En este punto, el redactor comienza a estudiar el “conversor de plomo en oro” en
mayor detalle y advierte que esos elementos no existen en el estado de la técnica. En
consecuencia, se da cuenta de que las reivindicaciones principales deben centrarse
completamente en los elementos nuevos que comprenden el conversor de plomo en oro.

Tras redactar las reivindicaciones del “conversor de plomo en oro”, el redactor de la

solicitud vuelve a examinar la reivindicación del aparato relativa a todo el dispositivo que
contenía el conversor de plomo en oro y decide incluirla por motivos estratégicos. Cabe
recordar que la reivindicación había quedado redactada como sigue:

1. Aparato para convertir plomo en oro que comprende:

– una fuente de energía;
– un depósito de plomo; y
– un elemento de conversión de plomo en oro unido al depósito de plomo de forma
operativa y configurado para recibir energía de la fuente de energía.

Para agregar fácilmente reivindicaciones dependientes relativas a este aparato, el

redactor de la solicitud de patente puede consultar los cambios que hizo cuando trataba
de obtener la reivindicación más amplia posible. No vale la pena conservar todos los
elementos que se suprimieron del borrador de reivindicación. El conjunto completo
de reivindicaciones dependientes que el redactor elabora a partir de los elementos
suprimidos o modificados es el siguiente:

2. El aparato descrito en la reivindicación 1, que comprende, además:

– un bastidor de metal en forma de caja, en cuyo interior se alojan la fuente de energía
y el conversor de plomo en oro.
3. El aparato descrito en la reivindicación 1, en el cual la fuente de energía es un motor
eléctrico.
4. El aparato descrito en la reivindicación 1, en el cual el depósito de plomo es un bol.
5. El aparato de la reivindicación 4, en el cual el depósito de plomo está configurado para
recibir viruta de plomo.
Una vez que el redactor de la solicitud ha elaborado este conjunto completo de
reivindicaciones relativas al aparato para convertir plomo en oro, se ha dado cuenta
de que debería redactar un conjunto de reivindicaciones centradas exclusivamente en
el elemento de conversión de plomo en oro (por ejemplo, “Un conversor de plomo en
oro, que comprende...”). Por lo tanto, la solicitud de patente contendrá dos conjuntos
independientes de reivindicaciones.

El redactor añade un tercer conjunto que consiste en una serie de reivindicaciones

de método que abarcan las operaciones del elemento conversor del plomo en oro y,
posiblemente, otra serie de reivindicaciones referidas a todo el proceso de conversión del
plomo en oro (por ejemplo, de forma análoga a la reivindicación del aparato).

Así, la solicitud de patente contiene cuatro conjuntos independientes de reivindicaciones

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

(o grupos de dependencia).

El redactor podría tomar uno de los conjuntos de reivindicaciones, como el grupo de

reivindicaciones del aparato, y convertirlo en dos conjuntos separados, cada uno de
ellos centrado en un aspecto de la novedad. En primer lugar, podría volver a redactar
la reivindicación independiente 1 para incluir en ella los elementos de la reivindicación
dependiente 3. A continuación, podría modificarla de nuevo para incorporar los elementos
de la reivindicación dependiente 4. De este modo, el redactor obtendría dos conjuntos de
reivindicaciones, cada uno con un enfoque ligeramente diferente. Las nuevas
reivindicaciones estarán redactadas de la siguiente forma:

1. Aparato para convertir plomo en oro que comprende:

– un motor eléctrico;
– un depósito de plomo; y
– un elemento de conversión del plomo en oro unido al depósito de plomo de forma
operativa y configurado para recibir energía eléctrica del motor eléctrico.
 2. Aparato para convertir plomo en oro que comprende:
– una fuente de energía;
 99

– un bol de depósito de plomo; y

– un elemento de conversión del plomo en oro unido al bol de depósito de plomo de
forma operativa y configurado para recibir energía de la fuente de energía.

Sin embargo, en la práctica los redactores de solicitudes de patentes solo deben recurrir
a vías alternativas como las precedentes cuando cada una de ellas represente realmente
una novedad independiente significativa desde el punto de vista comercial, o cuando el
estado de la técnica sea poco claro o ambiguo.

Antes de redactar las reivindicaciones con el mayor alcance posible, el redactor de la solicitud
de patente debe comprobar que el inventor haya previsto que la invención tenga un alcance
viable considerablemente más restringido que el de las reivindicaciones propuestas. Si la
solicitud de patente se refiere a un automóvil de tres ruedas y el cliente no estima en absoluto
que la invención sea adaptable a, por ejemplo, otros tipos de vehículos, las reivindicaciones
deben redactarse en términos restrictivos y ser específicas a los automóviles, sin extender la
protección innecesariamente a todos los objetos móviles. Si el inventor piensa que la invención
es adaptable o si el redactor de la solicitud puede predecir que eventuales infractores lograrían
adaptar esta invención a otros vehículos, será prudente redactar las reivindicaciones en
términos amplios para que abarquen cualquier vehículo y no solo los automóviles. De este
modo, el redactor en ocasiones ayudará al cliente a reconocer el potencial de la invención.
Muchos inventores están demasiado concentrados en un problema específico y no ven el
alcance completo de su invención. Por ejemplo, las comunicaciones de banda ancha, una de las
tecnologías más innovadoras del siglo XX, originalmente fueron concebidas como una solución
a la congestión de señales de los torpedos controlados por radio. Esta tecnología se utilizó más
adelante para desarrollar los teléfonos celulares CDMA (2G), lo cual resulta una aplicación de la
tecnología muy alejada de los torpedos.

Recomendación profesional

Los redactores de solicitudes de patente siempre deben plantearse las cuestiones

siguientes: ¿Cuáles son los objetivos de esta invención? ¿Qué trata de proteger el inventor?
¿Quién es probable que cometa una infracción y qué constituiría una infracción? ¿A quién
podría concederse una licencia sobre la patente? ¿Para qué invención? ¿Estoy protegiendo la
invención adecuadamente al redactar las reivindicaciones de esta forma?

Los redactores de solicitudes de patente deben ser muy creativos y, mediante el conjunto
de reivindicaciones, tratar de obtener la protección máxima para la invención y, al mismo
tiempo, incorporar posturas alternativas.

Los redactores de solicitudes de patentes deben tener en cuenta que en algunas jurisdicciones
existe el requisito de que las reivindicaciones sean “concisas”. Este tipo de requisitos puede
referirse tanto a las reivindicaciones individuales como a la totalidad del conjunto de
reivindicaciones. En estos casos, la repetición innecesaria de texto entre una reivindicación y
otra, por ejemplo, puede evitarse mediante la subordinación de las reivindicaciones.

Aunque en la mayor parte de las jurisdicciones no se ponen objeciones a la existencia de una

Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

cantidad razonable de reivindicaciones relativas a determinados aspectos preferidos de la

invención, algunos examinadores de patentes pueden rechazar la concurrencia de múltiples
reivindicaciones de naturaleza trivial. La cantidad de reivindicaciones que sería razonable y no
razonable en cada caso concreto depende de los hechos y las circunstancias, y la redacción y la
estructura de las reivindicaciones no deberían permitir al examinador reconocer de inmediato
el objeto para el que se solicita protección. Los examinadores de patentes también pueden
plantear objeciones si se presentan varias alternativas en una sola reivindicación de tal manera
que ello dificulta la comprensión del alcance.

No en todas las jurisdicciones se limita el número de reivindicaciones, pero cuando una oficina
de patentes prevé una limitación de este tipo, no lo hace para generar ingresos en forma de
tasas adicionales por reivindicaciones excesivas, sino por motivos de eficiencia administrativa.
Si un examinador plantea una objeción con la que el redactor de la solicitud de patente no está
 100 de acuerdo, este tiene el deber de defender el alcance de protección más adecuado para su
cliente. Por supuesto, en toda jurisdicción siempre habrá un punto en el que las reivindicaciones
adicionales no reviertan en el mejor interés del cliente, y cuanto más familiarizado esté el
redactor de la solicitud con los requisitos exigidos en la jurisdicción correspondiente, más fácil le
resultará reconocer ese punto y asesorar a su cliente al respecto.

3. Claridad, selección de la terminología e incoherencias en las

reivindicaciones

Las palabras empleadas para describir la invención deben escogerse con atención. Deben
reflejar no solo la invención en su forma más específica, sino también las variantes con las
que un competidor podría eludir la protección por patente y aprovechar los beneficios de la
invención sin que se le acuse de haber cometido una infracción o sin pagar una licencia. En
cierto modo, el redactor de solicitudes de patente debe ponerse en el lugar de los posibles
infractores y redactar las reivindicaciones desde esa perspectiva.

3.1 Definición de términos

La claridad de las reivindicaciones de la patente es de suma importancia, puesto que en ellas

se define el objeto que se desea proteger. El redactor de la solicitud de patente debe garantizar
que las reivindicaciones se redacten de manera que quede clara la categoría a la que pertenece
la invención y, por lo tanto, también esté claro el alcance de la protección deseada, que varía
en función de la categoría. Los términos escogidos deben expresar el significado que desea
transmitir el redactor de la patente y deben referirse adecuadamente a la invención.

Por lo general, el significado de los términos utilizados en las reivindicaciones debe ser claro
–o, al menos, no completamente desconocido– para una persona experta en la materia. Si
algunos términos pudieran ser poco habituales o se utilizaran de forma inusual, el redactor de
la patente haría bien en definirlos en la descripción. Deberá asegurarse de que todo significado
nuevo o alternativo se exprese de manera clara en las reivindicaciones, puesto que estas deben
ser autónomas (es decir, comprensibles sin necesidad de referirse a la descripción, aunque esta
pueda orientar su interpretación).

En alguna ocasión, esas definiciones pueden elaborarse a partir del significado literal de los
términos. Ahora bien, no deben basarse en un significado establecido en el ámbito técnico
correspondiente, y el redactor de la solicitud debe garantizar que todos los significados sean
adecuados a las circunstancias específicas en las que desea emplear el término.

En este caso, y de manera más general, el redactor deberá revisar el texto de cada reivindicación
y centrar la atención no solo en el sentido técnico sino también en el significado y el alcance que
se atribuirían normalmente a esa redacción, tanto en sentido literal como en el ámbito técnico
correspondiente, puesto que así es como los examinadores –o los tribunales– interpretarán
la reivindicación. En particular, el redactor de la solicitud debe ser precavido para evitar
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

ambigüedades que puedan dar lugar a interpretaciones o caracterizaciones distintas de las

deseadas.

Por ejemplo, el redactor de una solicitud de patente puede haber empleado en las
reivindicaciones la palabra inglesa “board”, que puede tener varios significados. Si el redactor
decide utilizar esa palabra sin aclarar si se refiere a un “circuit board” (placa de circuito) o a un
“wooden board” (tabla de madera), las reivindicaciones pueden ser ambiguas. Si bien todos
los términos escogidos deben ser tan amplios como sea necesario para definir el alcance de
protección adecuado, en algunas situaciones puede ser más apropiado utilizar una palabra que
tenga un significado más claro y específico. En estos casos, dicho significado debe definirse en
la descripción para evitar confusiones.

3.2 Elementos distintivos

Al redactar las reivindicaciones, cumplir la regla basada en “un mismo elemento, un mismo
término, un mismo número” aportará claridad y garantizará que un elemento concreto se
denomine y se numere de manera coherente en toda la solicitud de patente y que no se atribuya
un mismo término o número a más de un elemento. En la práctica, si se utilizan habitualmente
varios sinónimos para designar a un elemento determinado, la primera vez que el redactor
 101

mencione el elemento, deberá citar todos los sinónimos y confirmar cuál de ellos se utilizará
en la solicitud. Igualmente, las abreviaturas deben acompañarse del término desarrollado
la primera vez que se mencionan en la descripción y deben emplearse de forma uniforme
a lo largo de esa parte de la solicitud. Habida cuenta de que las reivindicaciones deben ser
autónomas, se aplica el mismo criterio si la abreviatura aparece de nuevo en una reivindicación.

Para distinguir varios elementos que comparten la misma etiqueta (“X”), pueden formarse
varias oraciones con la etiqueta común en las que se utilicen palabras distintas que funcionen
como adjetivos. El ejemplo más sencillo puede ser el de los ordinales, por ejemplo, “primer X”,
“segundo X”, “tercer X”, etc. Cuando los elementos etiquetados se refieran a un punto
de referencia, el redactor puede utilizar “X frontal”, después, “X dorsal” o “X proximal” y,
posteriormente, “X distal”. Las etiquetas ordinales también pueden utilizarse para excluir una
serie de componentes. Por ejemplo, para reivindicar un aparato con tres o más antenas (debido,
tal vez, a que el aparato con menos de tres antenas forma parte del estado de la técnica), el
redactor puede establecer lo siguiente:

Aparato que comprende una primera, segunda y tercera antena, (...).

Cuando se mencionen varios pares de elementos, pueden emplearse las palabras “cada” y
“respectivo” (por ejemplo, “cada emisor contiene su receptor respectivo”).

3.3 Términos amplios

Las reivindicaciones deben redactarse con precisión y sin utilizar adjetivos con un significado
relativo, es decir, palabras como “largo”, “corto”, “alto”, “ancho”, “rápido”, “lento”, “perfecto”, etc.
Estos términos a menudo representan una medición subjetiva y no ofrecen una delimitación
clara, a menos que se utilicen relacionados con otro elemento de la reivindicación que funcione
como referencia. Por ejemplo, “un trozo corto de madera” solo tiene sentido si se menciona en
un contexto como el siguiente:

– un primer trozo de madera;

– un segundo trozo de madera, más corto que el primero.

Si el redactor de la solicitud de patente utiliza un término tan impreciso, es probable que el

examinador de patentes se oponga a él o, simplemente, haga su propia interpretación; es
decir, que por “un trozo corto de madera” no entienda nada más que “un trozo de madera”,
que en realidad no se distingue de “un trozo enorme de madera”. O, lo que sería aún peor, si
esa reivindicación acaba formando parte de una patente concedida que se impugna ante los
tribunales, el presunto infractor puede alegar fácilmente que utiliza “trozos de madera, no
trozos cortos de madera”. 31

En este sentido, en las reivindicaciones no deberían emplearse términos imprecisos como

“delgado”, “fuerte” o “alto”, a menos que el término tenga un significado bien reconocido en ese
ámbito concreto de la técnica (por ejemplo, “alta frecuencia” en relación con un amplificador) y
ese sea el sentido buscado. Cuando el término no cuente con ese significado bien reconocido
y el examinador hace objeciones, el redactor de la solicitud debería tratar de sustituirlo por
Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

una redacción más precisa que figure en otra parte de la divulgación original en la fecha de
presentación de la solicitud o la fecha de prioridad. (Añadir una definición que no se sustente en
la divulgación original puede ampliar de forma inadmisible la materia que se desea proteger.)
Cuando la divulgación original no proporcione una base para sustentar una definición clara y el
término no sea esencial para la invención, el redactor de la solicitud puede plantearse incluso
suprimirla por completo; en definitiva, si el término es esencial, no debería plantear confusión.

Igualmente, el solicitante no puede emplear un término poco claro para distinguir su invención
de lo que ya se encuentra en el estado de la técnica.
 102 3.4 Imprecisiones

Se debe prestar una atención especial cuando se emplea la expresión “alrededor de” o
términos similares como “aproximadamente”. Tales palabras pueden aplicarse, por ejemplo,
a un valor determinado (por ejemplo, “alrededor de 200 C”) o a un intervalo (por ejemplo,
“entre aproximadamente x y aproximadamente y”). Con frecuencia, los examinadores de
patentes solo permiten esos términos si su presencia no impide que la invención se distinga
sin ambigüedad del estado de la técnica con respecto de la novedad y la actividad inventiva.
Aun cuando el examinador de patentes acepte el término, el redactor de la solicitud debe ser
igualmente cuidadoso al utilizarlo, puesto que un tribunal podría considerarlo impreciso en un
momento posterior.

Los términos relacionados con “aspectos optativos” (como las expresiones “de preferencia”,
“por ejemplo”, o “más concretamente”) deben analizarse con atención para asegurarse de
que no generan ambigüedad. En algunas jurisdicciones, como la de la Oficina Europea de
Patentes (OEP), las expresiones de este tipo no tienen un efecto limitativo del alcance de una
reivindicación, es decir, los aspectos que se mencionen tras esas expresiones se consideran
totalmente optativos. Ahora bien, este criterio no se aplica necesariamente en todas las
jurisdicciones. En algunas, más estrictas que la de la OEP, utilizar esos términos hace que la
reivindicación sea inadmisiblemente imprecisa. Lo que es más importante, en un litigio en
materia de patentes, la parte denunciada probablemente alegará que esas expresiones sí
tienen un efecto limitativo, porque de lo contrario no se habrían (es más, no se deberían haber)
mencionado en la reivindicación. Si bien el titular de la patente puede acabar ganando el pleito,
quien redacte la solicitud de patente tiene la responsabilidad de preparar reivindicaciones que
minimicen la posibilidad de que surjan esos litigios (y los costos que conllevan).

3.5 La preposición “en”

En muchas jurisdicciones, conviene prestar especial atención al redactar reivindicaciones

con la palabra “en” (y otras preposiciones) para definir la relación entre distintas entidades
físicas (productos o aparatos), entre entidades y actividades (procesos o usos) o entre distintas
actividades. A continuación se presentan algunos ejemplos:

i) “Cabeza de cilindro en un motor de cuatro tiempos”.

ii) “En un aparato telefónico con marcado automático, detector del tono de invitación a marcar y
controlador de funciones, el detector del tono de invitación a marcar comprende [...]”.
iii) “En un proceso en el que se utilizan medios de alimentación de electrodo para un aparato de
soldadura de arco, un método para controlar la corriente y la tensión de soldadura de arco
que comprende los siguientes pasos: [...]” .
iv) “En un proceso/sistema/aparato, etc. [...] la mejora que consiste en [...]”.

En los ejemplos i) a iii), el énfasis recae en las subunidades que están en pleno funcionamiento
(la cabeza de cilindro, el detector del tono de invitación a marcar, el método de controlar la
corriente y la tensión de la soldadura de arco) más que en la unidad completa dentro de la cual
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

está contenida la subunidad (el motor de cuatro tiempos, el teléfono, el proceso).

Recomendación profesional

También podría argumentarse que las reivindicaciones que contienen la preposición

“en” limitan innecesariamente el alcance de la protección deseada por el cliente. En uno
de los ejemplos, cabe preguntarse si el redactor de la solicitud estaba seguro de que la
“cabeza de cilindro” reivindicada solamente funcionaría en un motor de cuatro tiempos.
Antes de emplear la preposición “en”, es importante reflexionar detenidamente sobre si es
necesaria para proteger la invención del cliente.

En muchas jurisdicciones se objetará la falta de claridad respecto de si se busca protección

para la subunidad en sí misma o si se pretende proteger la unidad en su totalidad. Por lo tanto,
para mayor claridad, las reivindicaciones de este tipo generalmente se refieren a “una unidad
con (o que comprende) una subunidad” (por ejemplo, “motor de cuatro tiempos con una cabeza
de cilindro”) o a la subunidad en sí misma, especificando su finalidad (por ejemplo, “cabeza de
cilindro para un motor de cuatro tiempos”).
En las reivindicaciones del tipo indicado en el ejemplo iv), el uso de la palabra “en” en ocasiones
no aclara si se busca protección solamente para la mejora o para todos los aspectos definidos
 103

en la reivindicación. En este caso también es esencial asegurarse de que la redacción sea clara,
aunque podrían aceptarse reivindicaciones como “uso de una sustancia [...] como ingrediente
anticorrosivo en una composición de pintura o laca” sobre la base de las reivindicaciones de
segundo uso no médico en jurisdicciones como la de la OEP (véase la sección 2.4 del módulo V).

3.6 Incoherencia

Las incoherencia entre la descripción y las reivindicaciones pueden sembrar dudas sobre el
alcance de la protección y, por lo tanto, privar a las reivindicaciones de claridad o fundamento, lo
cual las haría susceptibles a objeciones.

Veamos algunos ejemplos de incoherencias.

Simple incoherencia verbal: Una frase en la descripción sugiere que la invención se

limita a una característica determinada, pero las reivindicaciones no tienen esta limitación
y la descripción no pone un énfasis especial en ese aspecto, y no existen motivos para
creer que este sea esencial para el funcionamiento de la invención.

En tal caso, para eliminar la incoherencia se puede ampliar la descripción o limitar las
reivindicaciones. Además, si las reivindicaciones son más limitadas que la descripción,
es posible ampliarlas o restringir la descripción. (Sin embargo, recuérdese que en
muchas jurisdicciones no es posible ampliar la descripción después de la presentación
de la solicitud, aun cuando “ampliar” no signifique añadir, sino suprimir material de
la descripción.)

Incoherencia relativa a características aparentemente esenciales: El examinador

considera, a partir de la base del conocimiento técnico general o de lo que se establece
o se sugiere en la descripción, que una determinada característica técnica descrita y no
mencionada en una reivindicación independiente es esencial para el funcionamiento de la
invención, es decir, es necesaria para resolver el problema del que se ocupa la invención.
Por el contrario, la reivindicación independiente puede contener características que no
parecen esenciales para el funcionamiento de la invención.

El examinador no sugerirá que se amplíe el alcance mediante la omisión de características

aparentemente no esenciales. La principal responsabilidad del redactor de la solicitud de
patente es obtener una protección amplia de la reivindicación; el examinador solo tiene
el deber de señalar que la reivindicación es “demasiado amplia”, pero no está obligado
indicar al solicitante que la reivindicación es demasiado restringida.

Parte de la materia objeto de la descripción o de los dibujos no está protegida por

las reivindicaciones: Todas las reivindicaciones de una solicitud definen un circuito
eléctrico en el que se utilizan dispositivos conductores, pero en una de las realizaciones
que figuran en la descripción y en los dibujos se utilizan tubos electrónicos en su lugar.

En tal caso, la incoherencia normalmente se puede solventar si se amplía el alcance de

las reivindicaciones (suponiendo que la descripción y los dibujos brinden un respaldo
Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

adecuado a dicha ampliación) o se suprime la materia “superflua” de la descripción y

los dibujos.

Por otra parte, podría admitirse la inclusión en la descripción o en los dibujos de ejemplos
que no forman parte de las reivindicaciones si estos no se presentan en forma de
realizaciones de la invención, sino como antecedentes o ejemplos útiles para entender la
invención. En algunas jurisdicciones, como en los Estados Unidos de América, introducir
en la descripción materia que no aparece en las reivindicaciones por lo general no daría
lugar a objeciones, pero la materia no reivindicada puede considerarse disponible para el
público (es decir, pertenece al dominio público).

En esos ejemplos se reitera el requisito de que la descripción sustente las reivindicaciones

(véase también la sección 10 del presente módulo).
 104 3.7 Aplicación práctica

En la práctica, los métodos actuales para hacer cumplir el requisito de claridad pueden variar de
una jurisdicción a otra.

En los Estados Unidos de América, las objeciones a las reivindicaciones por motivo de su
indefinición (falta de claridad) suelen plantearse cuando falta un antecedente, es decir, cuando
un análisis literal muestra que un determinado término reivindicado que se menciona por
segunda vez, o más veces, va precedido de un artículo indeterminado (“un” o “una”) en lugar de
determinado (“el” o “la”).

De conformidad con el Convenio sobre la Patente Europea (CPE), las reivindicaciones deben
mencionar las características técnicas de la invención. En consecuencia, las reivindicaciones
independientes deben mencionar todas las características esenciales necesarias para definir
la invención. El examinador de la OEP puede oponerse a una reivindicación independiente
por incumplimiento del requisito de claridad y exigir que la reivindicación contenga una
característica divulgada en otro lugar, pero no reivindicada, una vez que se determine que dicha
característica es “esencial” para la invención.

Además, en los países europeos donde es aplicable el CPE, la descripción debe divulgar el
problema técnico que se pretende resolver, la solución al problema y el efecto ventajoso de
la invención respecto del estado de la técnica. En ausencia de cualquiera de estos elementos,
no se admitirá la solicitud por falta de claridad, y lo mismo sucederá si se presenta un número
excesivo de reivindicaciones o si estas carecen de signos de referencia, lo cual tiende a dificultar
el trabajo del examinador.

En el Japón, las reivindicaciones de productos definidos por el proceso se consideran carentes

de claridad en principio, a menos que sea imposible o impracticable definir el producto
reivindicado mediante elementos estructurales o característicos en la fecha de presentación.

Por último, cabe señalar que cuando una reivindicación se refiere a una aplicación terapéutica
adicional de un medicamento y la enfermedad objeto del tratamiento se define en términos
funcionales (por ejemplo, “cualquier enfermedad susceptible de ser aliviada o prevenida por la
ocupación selectiva de un receptor específico”), en muchas jurisdicciones (como la de la OEP),
solo se considera que la reivindicación cumple el requisito de claridad si en los documentos de
la patente o en el conocimiento general se dispone de instrucciones en la forma de pruebas
experimentales, o de criterios comprobables por medio de pruebas, que permitan al experto en
la materia reconocer cuáles son las enfermedades que se contemplan en la definición funcional
y, por lo tanto, dentro del alcance de la reivindicación.

Ejemplo

Las solicitudes de patente deben redactarse con claridad y brevedad. La redacción de

solicitudes de patente es uno de los muchos ámbitos en los que se aplica el aforismo
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

“hágalo fácil y sencillo” (principio KISS, por la frase en inglés “keep it short and simple”), que
consiste en lo siguiente:

– utilizar un lenguaje sencillo, siempre que permita transmitir el mensaje;

– escribir oraciones breves sin alterar el orden habitual de las palabras; y
– evitar expresiones intrincadas y redundantes.

Compárense los dos textos que figuran a continuación:

[Redacción original]
Reivindicación 1. Dispositivo optoelectrónico modulable que emite luz y que
comprende: un dieléctrico (1) con nanocristales integrados (2),
caracterizado por el hecho de que el dispositivo optoelectrónico
modulable que emite luz también comprende: un primer medio
de inyección de carga (3) para inyectar cargas en el dieléctrico (1)
de manera que ese primer medio de inyección de carga (3) pueda
inyectar las cargas siguientes: [...]; un segundo medio de inyección de
 carga (4) que es diferente del primer medio de inyección de carga (3)
y que funciona de manera que ese segundo medio de inyección de
 105

carga (4) pueda [...]; y que ese segundo medio de inyección de carga
(4) pueda [...].

[Redacción revisada]
Reivindicación 1. Dispositivo optoelectrónico modulable que emite luz y que
comprende: un dieléctrico (1) con nanocristales integrados (2); un
primer medio de inyección de carga (3) que inyecta en el dieléctrico (1)
las cargas siguientes: [...]; un segundo medio de inyección de carga (4)
que puede [...] y [...].

¿Es necesaria la expresión “caracterizado por el hecho de que el dispositivo

optoelectrónico modulable que emite luz también comprende” de la redacción original?
¿O tiene un nivel de detalle innecesario?

Además, si los términos “primer” y “segundo” se utilizan como etiquetas para distinguir
dos elementos diferentes que se expresan con una misma expresión (“medio de inyección
de carga”) y que en los dibujos tienen asignados números de referencia distintos (3 y 4),
¿cuál es la finalidad de la oración “un segundo medio de inyección de carga (4) que es
diferente del primer medio de inyección de carga (3)” de la redacción original? ¿No queda
suficientemente claro que los términos “primer” y “segundo”, junto con los números de
referencia (3) y (4), indican que los medios de inyección de carga son diferentes?

4. Variaciones en las reivindicaciones y modificaciones de la

invención

Al redactar reivindicaciones, es importante reflexionar constantemente sobre las variaciones de

la invención. El término jurídico que designa estas variaciones es “realizaciones”. El redactor
de una solicitud de patente debe ponerse en el lugar de un posible infractor y preguntarse
qué haría este para evitar cometer una infracción de la reivindicación. ¿Qué variaciones
podría introducir un competidor para eludir la comisión de una infracción? Las variaciones o
realizaciones alternativas que surjan en respuesta a la pregunta son las que deben incluirse
en la descripción y en el borrador de reivindicaciones. También es importante no pasar por
alto las realizaciones alternativas que puedan desempeñar la misma función, puesto que las
reivindicaciones relativas a dichas realizaciones son cruciales para proporcionar una protección
de amplio alcance.

Ejemplo

Un inventor ha creado un dispositivo que consiste en un lápiz con una goma de borrar
incorporada. Las reivindicaciones relativas a la realización principal (o preferida) pueden
redactarse como sigue:

1. Dispositivo que comprende:

– un lápiz; y
– una goma de borrar sujeta al lápiz.
Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

2. El dispositivo de la reivindicación 1 en el que dicha goma está sujeta de forma

desmontable al lápiz.
3. El dispositivo de la reivindicación 2 en el cual el lápiz es de color rojo.
Para la misma invención, las reivindicaciones referidas a una realización alternativa
podrían ser las siguientes:

1. Dispositivo que comprende:

– un crayón; y
– una goma sujeta al lápiz de color.

2. El dispositivo de la reivindicación 1 en el que dicha goma está unida de forma

desmontable al crayón.
3. El dispositivo de la reivindicación 2 en el que el crayón es de color rojo.
 106 La comparación del conjunto de reivindicaciones del “crayón” con el conjunto del “lápiz”
sugiere que el redactor de la solicitud podría redactar un conjunto de reivindicaciones
aún más amplio referido a “un utensilio para escribir”, y luego redactar reivindicaciones
dependientes referidas al crayón y al lápiz.

Recomendación profesional

Al concebir las realizaciones alternativas, no conviene olvidar que el presupuesto del

cliente debe tenerse siempre presente y que no se debe superar el alcance definido por
el inventor.

5. Evitar limitaciones innecesarias

Según una norma básica de la redacción de reivindicaciones, estas deben revisarse

continuamente para suprimir los elementos innecesarios (es decir, las limitaciones). Ya se ha
mencionado la técnica que consiste en redactar una reivindicación como una única oración
amplia que contenga todos los elementos razonables de una realización de la invención, para
después revisar la oración y suprimir todos los elementos que no son esenciales a la invención,
con la finalidad de expresar su esencia. De este modo, el redactor de la solicitud de patente
puede elaborar una reivindicación que refleje la invención en su forma más amplia y evite
toda limitación innecesaria. Esta única reivindicación puede complementarse con conjuntos
de reivindicaciones que tengan un alcance distinto y que reintroduzcan algunos de esos otros
elementos. El conjunto de reivindicaciones resultante relativo a la invención será amplio, igual
que el alcance de la protección de la patente, si se concede.

Otra norma es la que exige que las reivindicaciones no se basen en referencias a la descripción o
los dibujos para explicar los aspectos técnicos de la invención, a menos que sea absolutamente
necesario. En la mayoría de las jurisdicciones no se aceptan las denominadas “reivindicaciones
ómnibus”, que hacen referencia a la descripción o a los dibujos sin proporcionar limitaciones
específicas (por ejemplo, “El aparato para cosechar maíz que figura en la descripción” o “La
máquina para hacer zumo que se muestra en la figura 4”).

En todo caso, es deber del solicitante demostrar que es “absolutamente necesario” basarse en
una referencia a la descripción o a los dibujos. Una excepción admisible sería la situación en la
que la reivindicación se refiere a una invención con una forma peculiar que está bien ilustrada
en los dibujos y que no puede reducirse a palabras fácilmente ni representarse mediante una
simple fórmula matemática. Otro caso especial puede ser el de las invenciones relacionadas
con productos químicos en las que algunos de sus aspectos solo pueden definirse por medio de
gráficos o diagramas.

6. Limitaciones negativas y exclusiones

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

La materia objeto de una reivindicación normalmente se define mediante aspectos positivos e

indicativos de la presencia de determinados elementos técnicos. En raras ocasiones, el redactor
de la solicitud de patente puede restringir la materia objeto de la reivindicación mediante un
elemento negativo que establezca expresamente la ausencia de una característica concreta (por
ejemplo, “no es de madera)”. Esos elementos negativos se pueden utilizar, por ejemplo, para
descartar realizaciones no patentables divulgadas en la solicitud presentada inicialmente, o
cuando de la solicitud presentada se pueda deducir la ausencia de una característica.

Además, en algunas jurisdicciones, como la de la OEP, se puede descartar un antecedente del

estado de la técnica mediante una exclusión (disclaimer) que restablezca la novedad de una
actividad inventiva que accidentalmente coincide con el antecedente. Una exclusión que no
se base en la solicitud presentada solamente puede restablecer la novedad; no puede volver
inventiva una materia evidente. Asimismo, es fundamental que la redacción de la exclusión
no sea más extensa que el contenido de la solicitud presentada (véase también la sección 3
del módulo IX).
Desde una perspectiva más general, los elementos negativos o las exclusiones solo pueden
utilizarse cuando añadir aspectos positivos a la reivindicación:
 107

i) no definiría de forma más clara y concisa la materia que es igualmente susceptible de

protección; y
ii) limitaría indebidamente el alcance de la reivindicación.

Por ejemplo, un proceso químico en el que podría utilizarse todo metal conocido excepto el
cobre (y en realidad el propio inventor no sabe por qué no puede utilizarse este metal) podría
expresarse mediante “un metal, excepto el cobre”, aunque, incluso en ese caso, el redactor de la
solicitud de patente puede acabar dando con una palabra adecuada que defina ese elemento de
forma más positiva.

Asimismo, hay quien opina que los redactores de solicitudes de patente deberían evitar los
elementos negativos y las exclusiones, porque la naturaleza protectora de invenciones propia de
las reivindicaciones se refleja mejor por medio de un lenguaje elegante e ingenioso.

7. Las reivindicaciones y los productos de la competencia

El redactor de una solicitud debería interrogar a su cliente acerca de los productos de la

competencia. Se puede hacer un buen uso de este conocimiento de los antecedentes para
redactar reivindicaciones que abarquen productos de la competencia en el mercado, siempre
que estos no pertenezcan al estado de la técnica.

Dado que la tramitación de la solicitud de patente puede durar varios años, el redactor de la
solicitud debe estar al corriente de los productos competidores que surjan durante ese tiempo
en el ámbito de la invención. Si el redactor de la solicitud toma conocimiento de un nuevo
producto de la competencia mientras la solicitud de patente está en trámite, deberá modificar
las reivindicaciones pendientes para que reflejen mejor tanto la invención del cliente como
el producto competidor (si sabe con certeza que este último no figura ya en el estado de la
técnica). De este modo, el alcance de las reivindicaciones de la patente concedida puede abarcar
el producto del competidor, quien no tendría más remedio que obtener una licencia del cliente.

En la sección 3 del módulo IX se explican las modificaciones de las reivindicaciones y la solicitud

de patente mientras se tramita la solicitud.

8. Las reivindicaciones deben superar el estado de la técnica

Los redactores de solicitudes de patente deben redactar reivindicaciones que superen el

estado de la técnica relacionado con la invención que ya conoce. De lo contrario, la patente
será declarada nula. La estrategia ideal consiste en redactar una reivindicación que sea más
restringida que el estado de la técnica conocido en el momento, pero más amplia que los
productos de la competencia.

Además, debe tenerse en cuenta que en algunas jurisdicciones, como en los Estados Unidos
de América, se exige que el redactor de la solicitud de patente, el inventor y cualquier otra
Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

parte relacionada con la solicitud de patente revelen al examinador todo el estado de la técnica
pertinente del que tengan conocimiento. El incumplimiento de este requisito puede tener como
resultado, en algunas circunstancias, que la patente se declare nula y se inhabilite al redactor de
solicitudes para seguir ejerciendo.

9. Utilizar varios tipos de reivindicaciones para la misma

invención

Si la misma invención puede reivindicarse como método y como aparato, el redactor de la

solicitud no debería dudar en hacerlo. No es cierto que las invenciones solo puedan reflejarse
de una única forma. Es más, para lograr la protección más amplia posible de la invención, es
recomendable reivindicarla de varias formas.
 108 A continuación se examinan algunos ejemplos de reivindicaciones.

Ejemplo

Una invención consiste en un programa informático para efectuar búsquedas en Internet.

Una reivindicación de sistema podría ser la siguiente:

1. Sistema para efectuar búsquedas en Internet que comprende:

– un módulo informático configurado para efectuar una búsqueda;
– una base de datos configurada para guardar los resultados producidos por dicha
búsqueda; y
– una interfaz de usuario configurada para presentar los resultados de la búsqueda
al usuario.

Cabe observar que en la reivindicación 1 se han enumerado los distintos componentes de

la invención y la manera en que interactúan entre sí. Se han definido los tres elementos
y establecido la función que realiza cada uno de ellos. Se ha indicado que el módulo
informático efectúa la búsqueda, la base de datos almacena la búsqueda y la interfaz hace
que dicha búsqueda esté disponible para el usuario.

Una reivindicación de método para la misma invención podría ser la siguiente:

2. Método para efectuar búsquedas en Internet que consiste en:

– transmitir una solicitud de búsqueda por Internet desde un módulo informático;
– recibir los resultados de la búsqueda por Internet correspondientes a la solicitud de
búsqueda realizada por el módulo informático;
– almacenar los resultados de la búsqueda en una base de datos; y
– presentar los resultados de la búsqueda al usuario por medio de la interfaz con
el usuario.

Puede observarse que en la reivindicación 2 se han introducido los distintos pasos que
se siguen para efectuar la búsqueda y, al mismo tiempo, los componentes que realizan
cada una de las funciones establecidas. Por ejemplo, el primer paso se define como la
búsqueda en Internet efectuada por medio del módulo informático.

10. Asegurarse de que la descripción respalde las reivindicaciones

Como se ha mencionado, la descripción y los dibujos deben respaldar las reivindicaciones, lo

cual significa que la materia objeto de cada reivindicación debe tener una base de sustento en
la descripción. El requisito del respaldo no implica que el redactor de las solicitudes de patente
deba redactar la descripción y las reivindicaciones de forma idéntica, sino que el alcance de las
reivindicaciones por lo general no se interpretará de forma más amplia que la descripción y los
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

dibujos y, en algunas jurisdicciones, que la contribución al estado de la técnica.

Recomendación profesional

Debe tenerse en cuenta que las únicas restricciones razonables a la amplitud de las
reivindicaciones son las relativas al estado de la técnica (novedad y actividad inventiva),
independientemente de que la divulgación esté o no respaldada, y no deben depender
del juicio subjetivo de un determinado examinador de patentes sobre la importancia de la
invención del cliente.

La mayor parte de las reivindicaciones son generalizaciones de uno o más ejemplos específicos.
Al redactar las reivindicaciones de una solicitud de patente, el redactor tratará de generalizar
las realizaciones concretas que se divulgaron en la descripción y los dibujos; el examinador de
patentes interpretará el alcance de la generalización en cada caso concreto a la luz del estado
de la técnica relevante. El grado admisible de generalización en las reivindicaciones puede variar
en función del ámbito de la tecnología y del estado de la técnica relacionado. Por lo general,
las reivindicaciones relativas a una invención que da origen a un ámbito completamente nuevo
pueden ser más generalizadas que aquellas que constituyen una mejora en un ámbito conocido.
Una reivindicación bien definida es aquella que no es tan amplia como para sobrepasar el
 109

alcance de la invención, ni tan restringida como para privar al solicitante de una recompensa
justa por la divulgación de su invención. Normalmente, al solicitante se le permite tratar de
proteger todas las modificaciones, equivalentes y usos evidentes de lo descrito. En particular,
si es razonable pensar que todas las variantes protegidas por las reivindicaciones tendrán
efectivamente las propiedades o los usos que el solicitante les asigna en la descripción, las
reivindicaciones deben redactarse en consecuencia.

En la sección 1 del módulo IX se ofrece más información sobre la tramitación de las solicitudes
de patente por parte del examinador.

Veamos algunos ejemplos de situaciones en las que las reivindicaciones podrían considerarse
respaldadas o no.

Recomendación profesional

A lo largo del presente manual se ha reiterado que el redactor de solicitudes de patente

siempre debe proporcionar un respaldo adecuado de las reivindicaciones del cliente en
la descripción. Debe recordarse que no pueden aportarse materiales completamente
nuevos en respuesta a las objeciones del examinador. El redactor debe tratar de
anticipar todos los elementos más restringidos que pueda ser necesario añadir a
las reivindicaciones posteriormente, es decir, debe intentar asegurarse de que en la
descripción se dé respaldo a las reivindicaciones desde un primer momento.

Ejemplo 1

Una reivindicación se refiere a un proceso para tratar todo tipo de “plántulas vegetales”
que consiste en someterlas a un choque de frío controlado para producir resultados
específicos. La descripción revela un proceso aplicado a un único tipo de planta.

Habida cuenta de que las propiedades de las plantas varían en gran medida de unas a
otras, el examinador de patentes tiene motivos para pensar que el proceso no es aplicable
a todas las plántulas vegetales. A menos que el solicitante pueda proporcionar pruebas
convincentes que demuestren lo contrario, deberá restringir su reivindicación al tipo
particular de planta al que hace referencia en la descripción. No será suficiente una mera
declaración para indicar que el proceso es aplicable a todas las plántulas vegetales.

Ejemplo 2

Una reivindicación se refiere a un método específico de tratamiento de “moldes de resina

sintética” para obtener determinados cambios en sus características físicas. En todos los
ejemplos descritos se mencionan resinas termoplásticas, y el método parece inapropiado
para las resinas termoestables.

A menos que el solicitante pueda presentar pruebas de que el método es aplicable a las
resinas termoestables, debe restringir su reivindicación a las resinas termoplásticas.
Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

Ejemplo 3

Una reivindicación se refiere a composiciones mejoradas de fueloil que poseen una

propiedad deseada. La descripción ofrece respaldo a una manera de obtener las
composiciones de fueloil mediante la presencia de unas cantidades definidas de un
determinado aditivo. No se divulgan otras maneras de obtener los combustibles con la
propiedad deseada.

La reivindicación no hace mención alguna del aditivo. La reivindicación no cuenta con

respaldo para todo su alcance, por lo que el examinador de la patente plantea objeciones.

Los redactores de solicitudes de patente no deben reivindicar un elemento si no tienen la

certeza de que está incluido en el alcance de la invención. Deben tratar de obtener patentes
 110 válidas para sus clientes. El requisito del respaldo en la descripción no solo contribuye
adecuadamente a proteger al público de reivindicaciones de patentes mucho más amplias
de lo que el solicitante puede justificar, sino que también protegen al solicitante de las
consecuencias que puede tener tratar de patentar una invención que no está respaldada en
la descripción.

La medida en la que debe divulgarse la invención en la solicitud de patente es relativa y depende

del alcance de la protección deseada. Para obtener una protección más amplia para la patente,
en principio es necesario realizar una divulgación más extensa de la invención, y el requisito de
la divulgación de respaldo sirve para prevenir que las reivindicaciones sean demasiado amplias
en comparación con lo que se divulga en la descripción y los dibujos. En cambio, si se busca
una protección limitada, puede bastar con una divulgación de la invención menos extensa (en
ocasiones, una única realización).

En ambos casos, efectuar en las reivindicaciones una divulgación innecesariamente amplia de

la invención no está prohibido como tal. Sin embargo, ello aumentará la carga y los costos para
el solicitante y revelará al público más información sobre la invención de la que estará protegida
por la ley.

11. Unidad de la invención

La unidad de la invención es el requisito según el cual las solicitudes de patente por lo general
deben contener una sola invención o un grupo de invenciones vinculadas entre sí de modo
que formen un único concepto inventivo general. La segunda de esas alternativas –el grupo
de invenciones vinculadas con un único concepto– puede dar lugar a varias reivindicaciones
independientes en la misma categoría, aunque lo más habitual es encontrarse con varias
reivindicaciones independientes en distintas categorías. En los Estados Unidos de América, se
utiliza la expresión “requisito de restricción” para referirse a un concepto similar.

El requisito, que se aplica esencialmente para garantizar que las estructuras de tasas sean
justas y equitativas, impide que los solicitantes de patentes presenten una solicitud relativa a
multitud de invenciones diferenciadas y paguen por ello una única tasa de presentación. Por
lo tanto, la falta de unidad de la invención no suele ser un defecto gravísimo de las solicitudes
de patentes. Si un examinador determina que las reivindicaciones en una solicitud de patente
carecen de unidad de la invención, se solicitará al redactor de la solicitud que elija determinadas
reivindicaciones y cancele o elimine las demás. Sin embargo, normalmente se permitirá que el
redactor de la solicitud presente otra solicitud de patente, denominada “solicitud divisional”,
referida a las reivindicaciones que no incluyó en la primera solicitud. En la práctica, esto significa
que el incumplimiento del requisito tiene consecuencias temporales y financieras para el cliente,
que deberá pagar unas tasas más elevadas y esperar más tiempo para obtener la protección
por patente.

Con el análisis que figura a continuación se pretende ayudar a los redactores de solicitudes
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

de patente a comprender en qué situaciones el examinador de patentes puede considerar

que no se cumple el requisito de la unidad de la invención. Los ejemplos provistos se refieren
principalmente a invenciones químicas, pero los conceptos son aplicables a solicitudes de todos
los ámbitos técnicos.

En algunas jurisdicciones, como la de la OEP, se considera que existe unidad de la invención en el

contexto de productos intermediarios y finales cuando:

i) tienen el mismo elemento estructural esencial, es decir, sus estructuras químicas básicas
son las mismas o sus estructuras químicas están estrechamente interrelacionadas desde
un punto de vista técnico, y el producto intermediario incorpora un elemento estructural
esencial al producto final; y
ii) están técnicamente interrelacionados, es decir, el producto final se elabora directamente a
partir del intermediario o está separado de este por una pequeña cantidad de intermediarios,
todos los cuales contienen el mismo elemento estructural esencial.
También puede haber unidad de la invención entre productos intermediarios y finales cuyas
estructuras no sean conocidas; por ejemplo, entre un intermediario de estructura conocida y un
 111

producto final de estructura desconocida, o entre un intermediario de estructura desconocida y

un producto final de estructura desconocida. En tales casos, debería haber suficientes pruebas
para que un experto en la materia pueda concluir que los productos intermediarios y finales
están estrechamente interrelacionados desde un punto de vista técnico, por ejemplo, cuando el
intermediario contiene el mismo elemento esencial que el producto final o incorpora a este un
elemento esencial.

En una solicitud se pueden reivindicar los diferentes productos intermediarios que se utilizan
en los distintos procesos de preparación del producto final, siempre que contengan el mismo
elemento estructural esencial. Un producto intermediario nuevo no debería interrumpir
el proceso que lleva del producto intermediario al final. Cuando se reivindiquen diferentes
intermediarios para distintas partes estructurales del producto final, no habrá unidad entre
los intermediarios. Si los productos intermediarios y finales son familias de compuestos, cada
compuesto intermediario debe corresponderse con uno de los reivindicados en la familia de
los productos finales. En cambio, es posible que algunos de los productos finales no tengan
un compuesto correspondiente en la familia de los productos intermediarios, por lo que no
es necesario que ambas familias sean absolutamente concordantes. El mero hecho de que los
productos intermediarios puedan tener efectos o posibles aplicaciones distintos de la función de
contribuir a los productos finales no debería comprometer la unidad de la invención.

Cuando en una única reivindicación se definen varias alternativas (químicas o no químicas)

–lo cual se denomina grupo Markush (véase la sección 2.3 del módulo IV)–, se considerará
que existe unidad de la invención si las alternativas tienen una naturaleza similar y pueden
sustituirse mutuamente con facilidad. De conformidad con el Tratado de Cooperación en
materia de Patentes (PCT), cuando el grupo Markush se refiere a alternativas de compuestos
químicos, se consideran “de naturaleza similar” si:

A. todas las alternativas tienen una propiedad o actividad en común, y

B.1. existe una estructura común, es decir, todas las alternativas tienen un mismo elemento
estructural significativo, o

B.2. en los casos en los que la estructura común no pueda ser el criterio unificador, todas las
alternativas pertenecen a una clase de compuestos químicos reconocida en el ámbito
técnico al que pertenece la invención. 32

Recomendación profesional

Debe recordarse que la ausencia de unidad de la invención no es un defecto gravísimo.

Por lo general, el redactor podrá presentar una solicitud divisional relativa a las
reivindicaciones que han quedado fuera de la solicitud inicial (véase la sección 4.6 del
módulo IX).

La condición que figura en el apartado B.1, “todas las alternativas tienen un mismo elemento
estructural significativo”, se refiere a las situaciones en las que los compuestos comparten
en gran medida una estructura química común o a aquellas en las que los compuestos solo
Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

tienen en común una pequeña parte de sus estructuras, que es estructuralmente distintiva
teniendo en cuenta el estado de la técnica y esencial a la propiedad o actividad común. El
elemento estructural puede ser un componente único o una combinación de componentes
individuales vinculados entre sí. La alternativa B.2, “una clase de compuestos químicos
reconocida”, significa que la persona experta en la materia tiene la expectativa de que los
miembros de esa clase se comportarán de la misma forma en el contexto de la invención
reivindicada, es decir, los miembros pueden sustituirse entre sí sin alterar el resultado
esperado. Si puede demostrarse que al menos una alternativa Markush no es nueva, el redactor
de la solicitud de patente debe volver a examinar si las reivindicaciones cumplen el requisito de
la unidad de la invención.

En algunas jurisdicciones, como en la de la OEP, la ausencia de unidad de la invención puede ser

evidente a priori (es decir, antes de que el examinador analice las reivindicaciones en relación
 112 con el estado de la técnica) o puede ponerse de manifiesto a posteriori, por ejemplo, cuando un
documento hallado en el estado de la técnica demuestra la ausencia de novedad o de actividad
inventiva en una reivindicación independiente, lo cual dejaría a dos o más reivindicaciones
dependientes sin un concepto inventivo común.

12. Punto de vista de las reivindicaciones

Todas las limitaciones o elementos establecidos en una única reivindicación de patente

deben tener un “punto de vista” coherente. Por ejemplo, todos los pasos descritos en una
reivindicación de método deben ser efectuados por una única parte. El punto de vista coherente
es importante porque indica quiénes podrían infringir directamente una reivindicación de
patente. Si bien esta puede parecer una recomendación de sentido común, en ocasiones puede
ser difícil de cumplir en la práctica, si los componentes inventivos de la invención abarcan una
variedad de componentes físicos o actividades. También es importante contar con un único
punto de vista coherente cuando la actividad comercial asociada con la invención está dividida
entre varias partes.

Demostrar ante un tribunal la infracción directa de una patente suele ser más fácil que
demostrar una infracción indirecta (que puede cometerse por contribución o por inducción
activa a la infracción), puesto que generalmente las pruebas relativas al primer tipo de
infracción están más disponibles que las de la infracción indirecta. En consecuencia, para que las
reivindicaciones tengan un efecto disuasorio, en ellas debe especificarse que cualquier intento
de imitar la materia objeto de la protección se considerará un acto de infracción directa. Cuando
esto no sea posible (debido, por ejemplo, a que precisamente aquellos que por lo general
no deberían ser demandados, como el público en general o los clientes comerciales, tienen
probabilidades de cometer una infracción directa de la patente), en las reivindicaciones se debe
anticipar la necesidad de detectar y demostrar la infracción indirecta.

Como se analizará más adelante, detectar y demostrar las infracciones directas e indirectas
suele ser más sencillo cuando se trata de reivindicaciones de producto, en comparación con las
relativas a procesos o métodos.

Veamos un ejemplo de reivindicación de producto.

Ejemplo

Una invención consiste en un nuevo compartimento en el que se colocan las baterías

que alimentan de energía a una linterna. El inventor ha descubierto que la vida útil de
la celda D de la batería es tres veces superior a lo normal si en una batería de celda D
convencional se engancha una pequeña pieza de cobre en forma de caracol con un
conector macho y todo el conjunto se inserta en una linterna que también tiene una
pequeña pieza de cobre en forma de caracol, pero cuyo conector es hembra.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

El redactor de la solicitud de patente podría elaborar la reivindicación siguiente:

1. Aparato para prolongar la vida útil de la batería de una linterna que comprende:
– una pieza de cobre en forma de caracol que tiene un conector macho y que está
adaptada para acoplarse operativamente a una batería;
– una linterna que funciona con batería y cuenta con cableado eléctrico; y
– una pieza de cobre en forma de caracol que tiene un conector hembra y está
conectada con el cableado eléctrico de la linterna que funciona con batería,
– y a la que se acopla de forma operativa la pieza de cobre en forma de caracol con el
conector macho, la cual está adaptada para ello.

Si bien esta reivindicación puede definir adecuadamente el concepto inventivo esencial de

la invención, carece de un punto de vista coherente. Algunas partes de la reivindicación
se refieren a componentes relacionados con la batería, mientras que otras atañen a
componentes de la linterna. (Si la batería durara toda la vida útil de la linterna, el punto de
vista de la reivindicación plantearía menos problemas).
 Ahora bien, ¿qué sucedería si la persona/entidad que comercializa la batería no fuera la
misma que la que suministra la linterna? ¿Qué pasaría si una empresa solo comercializa
 113

baterías y otra, solamente linternas? Tal como está redactada la reivindicación, ni el

vendedor de la batería ni el de la linterna podrían infringir directamente la patente.

La infracción directa cometida por una entidad a menudo es una condición previa para la
existencia de cualquier otro tipo de infracción –como la infracción indirecta por contribución
o por inducción– cometida por otra entidad. En numerosos sistemas jurídicos se exige, para
considerar que se ha infringido la patente, que el titular de la patente demuestre que al menos
una entidad ha cometido una infracción directa. Aunque en algunas jurisdicciones a menudo
los litigantes más expertos pueden argumentar la comisión de una infracción directa incluso
en relación con reivindicaciones como la del ejemplo, los redactores de solicitudes de patentes
deben tratar de redactar las reivindicaciones de manera que el cliente no deba destinar
cantidades considerables de dinero y tiempo en esas alegaciones.

Además, el redactor de la solicitud también debe preparar las reivindicaciones de tal forma
que den respaldo a los derechos de licencia. En el contexto comercial, una empresa puede
vender linternas y otra, baterías, y probablemente ninguna de ellas se sentirá obligada a
solicitar una licencia si la reivindicación se redacta como en el ejemplo. Cada una de ellas puede
creer sinceramente que tiene fundamentos jurídicos suficientes para evitar la infracción de la
reivindicación, puesto que solo utiliza una parte de ella (véase “la regla de todos los elementos”
en la sección 1.3 del módulo IV).

Ejemplo

El redactor de la solicitud de patente ha elaborado otros tres conjuntos

de reivindicaciones:

– uno referido únicamente a la parte del sistema consistente en la linterna;

– uno referido únicamente a la parte del sistema consistente en la batería; y
– otro referido a la combinación de las piezas de cobre en forma de caracol.

El redactor puede elaborar las tres reivindicaciones adicionales que figuran a

continuación, sin dejar de prestar atención para mantener la reivindicación original.

[Reivindicación de la linterna]
2. Aparato para prolongar la vida útil de la batería de una linterna que comprende:
– una linterna que funciona con la batería y cuenta con cableado eléctrico; y
– una pieza de cobre en forma de caracol que tiene un conector hembra y está
conectada con el cableado eléctrico de la linterna que funciona con batería,
– y que está adaptada para acoplarla de forma operativa a la pieza de cobre en forma
de caracol con un conector macho enganchado a una batería.

[Reivindicación de la batería]
3. Aparato para prolongar la vida útil de la batería de una linterna que comprende:
– una batería; y
– una pieza de cobre en forma de caracol que tiene un conector macho y se acopla de
forma operativa la batería,
Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

– y que está adaptada para acoplarla de forma operativa a una pieza de cobre en
forma de caracol con un conector hembra, el cual está conectado al cableado
eléctrico de una linterna.

[Las piezas conectoras]

4. Aparato para prolongar la vida útil de la batería de una linterna que comprende:
– una pieza de cobre en forma de caracol que tiene un conector macho y que está
adaptada para acoplarse eléctricamente a una batería; y
– una pieza de cobre en forma de caracol que tiene un conector hembra y está
adaptada para conectarse de forma operativa con el cableado eléctrico de la linterna
que funciona con batería,
– y a la que se acopla de forma operativa la pieza de cobre en forma de caracol con el
conector macho, la cual está adaptada para ello.
 114 Cabe señalar que, mientras que en las reivindicaciones 2 y 3 se menciona tanto la batería
como la linterna, el “punto de vista” de cada reivindicación ha cambiado y se centra
exclusivamente o en la batería, o en la linterna o en la combinación de las dos piezas
conectoras. Por lo tanto, la reivindicación 2 debería ser más fácil de conceder en licencia
a un proveedor de linternas infractor y constituir una base más sólida en un litigio contra
este que la reivindicación 1; mientras que la reivindicación 3 debería ser más fácil de
conceder en licencia a un proveedor de baterías infractor y constituir una base más sólida
en un litigio contra este que la reivindicación 1. La reivindicación 4 se centra en las dos
piezas con forma de caracol y se podría alegar contra la empresa que provee las partes
con forma de caracol para su posterior ensamblaje por los proveedores de baterías o
de linternas.

Recomendación profesional

Redactar reivindicaciones de patentes es un proceso iterativo de revisión y edición. Es

poco frecuente redactar una reivindicación de patente excelente en el primer intento,
aun después de años de experiencia. Ahora bien, el redactor aprenderá que este proceso
acaba teniendo como resultado unas reivindicaciones de patente que reflejan plenamente
el alcance de la invención del cliente y proporcionan una protección sólida.

A continuación se centra la atención en un ejemplo relativo al punto de vista en una

reivindicación de proceso o método.

Ejemplo

Una invención basada en un sistema informático de tipo cliente-servidor consiste en una

manera nueva de hacer pedidos de golosinas por Internet, donde el cliente puede usar
una cámara y un brazo robótico para llenar una bolsa de golosinas que luego le será
enviada. La computadora cliente (por ejemplo, una computadora personal) efectúa un
pedido a una computadora servidor (el sistema informático de un proveedor de servicios
de Internet), y dicha computadora servidor encuentra la información, la procesa y envía
los resultados al cliente.

El redactor de la solicitud de patente podría elaborar la reivindicación siguiente:

1. Método para dispensar golosinas que consiste en:

– efectuar un pedido de golosinas desde la computadora cliente a una computadora
servidor que se encuentra en una tienda de golosinas;
– enviar datos de video de la tienda de golosinas desde la computadora servidor a la
computadora cliente;
– mostrar los datos de video de la tienda de golosinas en la computadora cliente, y los
datos de video de la tienda de golosinas visualizados ofrecen una representación
visual de la tienda de golosinas para permitir que el usuario de la computadora
cliente proporcione instrucciones a un brazo robótico ubicado en la tienda
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

de golosinas;
– enviar instrucciones para guiar al brazo robótico desde la computadora cliente a la
computadora servidor;
– convertir las instrucciones para guiar al brazo robótico en instrucciones nativas
para guiar al brazo robótico situado en la tienda de golosinas, y dichas instrucciones
nativas para guiar al brazo robótico accionan el brazo robótico para que llene una
bolsa con las golosinas indicadas;
– enviar una instrucción de envío desde la computadora cliente a la computadora
servidor; y
– convertir la instrucción de envío en una instrucción nativa de envío dirigida al brazo
robótico, la cual acciona el brazo robótico para colocar la bolsa de golosinas en una
caja abierta y sellarla para su envío.

Cabe señalar que la reivindicación carece de un punto de vista coherente. Algunos pasos
los realiza la computadora cliente y otros, la computadora servidor. Esto significa que
ni la persona responsable de la computadora cliente ni la persona responsable de la
computadora servidor infringirían directamente la reivindicación.
Del mismo modo, en el contexto comercial, es posible que una empresa dirija la tienda
de golosinas y el brazo robótico, otra empresa proporcione la computadora servidor y
 115

una tercera empresa, el programa informático para la computadora cliente. La tienda

de golosinas y la empresa proveedora de la computadora servidor tendrán un convenio
comercial entre ellas, pero la empresa proveedora del programa informático para la
computadora cliente tal vez no haya firmado ningún contrato con ninguna de las partes.
Además, la computadora servidor estará disponible para cualquiera que proporcione
el número de una tarjeta de crédito para pagar los servicios. En esta situación, dado
que ninguna de las partes utiliza por completo el objeto de la reivindicación, ninguna la
infringe directamente, por lo que no es probable que sientan la necesidad de obtener una
licencia del licenciatario.

Por lo tanto, el redactor de la solicitud puede preparar otros dos conjuntos de

reivindicaciones, a saber, uno referido únicamente a la parte del sistema correspondiente
al cliente y otro centrado solo en la parte del sistema dirigido al servidor. (Una vez
más, el redactor de la solicitud de patente prestará atención para mantener la
reivindicación original).

Las dos nuevas reivindicaciones son las siguientes:

[Reivindicación para la computadora cliente]

2. Método para dispensar golosinas que consiste en:
– recibir en la computadora cliente los datos de video de una tienda de golosinas;
– mostrar los datos de video de la tienda de golosinas en la computadora cliente, y los
datos de video de la tienda de golosinas visualizados ofrecen una representación
visual de una tienda de golosinas para permitir que el usuario de la computadora
cliente proporcione instrucciones a un brazo robótico ubicado en la tienda
de golosinas;
– enviar instrucciones para guiar al brazo robótico desde la computadora cliente,
que hacen que el brazo robótico en la tienda de golosinas llene una bolsa con las
golosinas indicadas; y
– enviar una instrucción de envío desde la computadora cliente, y dicha instrucción de
envío hace que el brazo robótico coloque la bolsa de golosinas en una caja abierta y
la selle para su envío.

[Reivindicación para la computadora servidor]

3. Método para dispensar golosinas que consiste en:
– enviar datos de video de una tienda de golosinas desde una computadora servidor a
una computadora cliente, y dichos datos de video ofrecen una representación visual
de una tienda de golosinas para permitirle a un usuario de la computadora cliente
dar instrucciones a un brazo robótico ubicado en la tienda de golosinas;
– recibir instrucciones para guiar al brazo robótico en la computadora servidor desde
la computadora cliente;
– convertir las instrucciones para guiar al brazo robótico en instrucciones
nativas para guiar al brazo robótico situado en la tienda de golosinas, y dichas
instrucciones nativas accionan el brazo robótico para que llene una bolsa con las
golosinas indicadas;
– recibir una instrucción de envío en la computadora servidor desde la computadora
Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

cliente; y
– convertir la instrucción de envío en una instrucción nativa de envío dirigida al brazo
robótico, la cual acciona el brazo robótico para colocar la bolsa de golosinas en una
caja abierta y sellarla para su envío.

Cabe observar que en las reivindicaciones 2 y 3 se mencionan ambas computadoras

servidor y cliente, pero en cada reivindicación la acción se ha desplazado exclusivamente
ya sea hacia el cliente o hacia el servidor. Por lo tanto, la reivindicación 2 debería ser más
fácil de conceder en licencia a un proveedor infractor de programas informáticos para el
cliente y constituir una base más sólida en un litigio contra este que la reivindicación 1;
mientras que la reivindicación 3 debería ser más fácil de conceder en licencia a un
proveedor infractor de programas informáticos para la computadora servidor y constituir
una base más sólida en un litigio contra este que la reivindicación 1.
 116 13. Limitar el alcance de una reivindicación de patente durante su
tramitación

Existen varios motivos por los que el redactor de una solicitud de patente deba limitar el alcance
de una reivindicación de patente durante su tramitación, y uno de ellos es que la limitación sea
necesaria para que la reivindicación obtenga la protección por patente.

Algunas de las maneras de restringir el alcance de una reivindicación son las siguientes:

i) incorporar elementos nuevos;

ii) incorporar una limitación a un elemento descrito previamente; o
iii) definir de forma más precisa el modo en el que interactúan los elementos mencionados.

Retomemos el ejemplo del lápiz.

Ejemplo

El alcance de la reivindicación se puede limitar mediante la incorporación de un elemento

adicional, como un capuchón para el lápiz. La reivindicación puede redactarse así:

1. Aparato que comprende:

– un lápiz con una estructura alargada que consta de dos extremos y una parte central
entre los extremos;
– una goma de borrar sujeta a un extremo del lápiz;
– una luz unida al centro del lápiz; y
– un capuchón amovible unido a un extremo del lápiz.

El elemento adicional del capuchón limita la reivindicación. Por consiguiente, la

reivindicación ya no se refiere a un lápiz que solamente tiene una luz y una goma de
borrar unidas a él; los tres elementos deben estar presentes en un dispositivo infractor
para que la reivindicación coincida exactamente con este y le sea oponible.

La mayor parte de las oficinas de patentes exigen que el redactor de la solicitud muestre con
claridad los cambios que se han introducido para modificar una reivindicación mientras el
examinador la está tramitando. Por lo tanto, en función de las normas nacionales en materia de
patentes, podría enviarse a la oficina de patentes la modificación de la reivindicación anterior
que figura a continuación:

1. [Modificada] Aparato que comprende:

– un lápiz con una estructura alargada que consta de dos extremos y una parte central
entre los extremos;
– una goma de borrar sujeta a un extremo del lápiz;
– una luz unida al centro del lápiz; y
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

– un capuchón amovible unido a un extremo del lápiz.

En esta reivindicación, las palabras entre corchetes describen la intervención editorial (es
decir, la reivindicación se ha modificado), el texto tachado indica las palabras suprimidas y el
subrayado señala lo que se ha añadido.

Cuando se limita el alcance de una reivindicación mediante la incorporación de un elemento

nuevo, este debe definir con más detalle un elemento estructural o funcional existente
o bien funcionar como un elemento relacional (es decir, que define la relación entre los
elementos existentes). Sin embargo, el elemento nuevo solo debe serlo en relación con la
reivindicación, esto es, debe estar presente en la descripción, puesto que no es admisible
crear relaciones nuevas entre partes que no se divulgaron en la descripción en la fecha de
presentación de la solicitud. Además, el redactor de la solicitud no debe agregar elementos
que reduzcan significativamente la amplitud de una reivindicación sin considerar primero las
posibles modificaciones alternativas y sin consultar al cliente acerca del impacto probable de
dichas modificaciones.
A menudo, el redactor de la solicitud de patente puede superar el estado de la técnica sin
agregar una limitación completamente nueva a la reivindicación. Para ello, puede definir con
 117

mayor detalle los elementos ya descritos o profundizar en la relación entre esos elementos, por
ejemplo, modificar una reivindicación para añadir que “A recibe lo producido por B”.

Ejemplo

El alcance de la reivindicación del lápiz también podría limitarse mediante la definición del
elemento luminoso, en los siguientes términos:

1. Aparato que comprende:

– un lápiz con una estructura alargada que consta de dos extremos y una parte central
entre los extremos;
– una goma de borrar sujeta a un extremo del lápiz; y
– una luz unida a la parte central del lápiz y orientada para que ilumine desde el
extremo del lápiz donde se sujeta la goma hacia fuera.

En la sección 3 del módulo IX figura más información sobre la modificación de las

reivindicaciones y de las solicitudes en general durante la tramitación de estas.

14. Exclusiones de la patentabilidad

En la mayor parte de las jurisdicciones se excluyen determinadas materias de la protección

por patente. Algunas jurisdicciones cuentan con listados de exclusiones sustancialmente más
extensos que otras. Por ejemplo, en la jurisprudencia de los Estados Unidos de América pueden
encontrarse varias excepciones judiciales a la idoneidad de la materia patentable. En la sección
2.4 del módulo II figura más información sobre la idoneidad de la materia patentable.

Con cierta frecuencia, el redactor de la solicitud de patente verá que sus reivindicaciones se
han denegado sobre la base de alguna exclusión de la patentabilidad. En algunas situaciones,
la invención puede obtener igualmente protección por patente si se vuelven a redactar las
reivindicaciones. Esta es otra muestra de que el redactor debe ser diligente y creativo para
alcanzar los objetivos del cliente.

En el caso de las invenciones relacionadas con programas informáticos, algunas denegaciones

se deben más a la forma que al fondo. En ocasiones, el redactor solo deberá volver a formular
las reivindicaciones de una manera determinada para evitar una exclusión por motivos de
patentabilidad, aunque no se modifique sustancialmente la descripción.

Los redactores de solicitudes de patente con frecuencia deben proceder con especial
cuidado en relación con las invenciones biotecnológicas. En este ámbito pueden surgir
problemas, puesto que las “invenciones” biotecnológicas no pueden protegerse como
invenciones o descubrimientos científicos si su explotación es contraria al orden público o a
las buenas costumbres (por ejemplo, el uso de embriones para fines comerciales, en algunas
jurisdicciones). Las legislaciones nacionales y regionales relativas a las exclusiones de la materia
patentable varían considerablemente, y los redactores de solicitudes de patente en el ámbito
de la biotecnología deberán mantenerse al corriente de los avances jurídicos y las tecnologías
Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

emergentes en las jurisdicciones de su interés (y del de sus clientes).

Como se ha señalado en la sección 2.4 del módulo II, en muchas jurisdicciones se excluyen de
la idoneidad de la materia patentable los métodos de tratamiento del cuerpo humano o animal.
No obstante, en muchos de esos casos se permitirá al solicitante buscar protección para su
invención si se reformulan las reivindicaciones. Por ejemplo, los métodos de ensayo en general
se consideran invenciones susceptibles de aplicación industrial, al menos en el contexto de la
OEP, por lo que son patentables si el ensayo es aplicable a la mejora o el control de un producto,
aparato o proceso que por sí mismo es susceptible de aplicación industrial. En particular, podría
patentarse la utilización de determinados animales para fines como el ensayo de productos
industriales (por ejemplo, para comprobar la ausencia de efectos pirogénicos o alérgicos) o de
fenómenos (por ejemplo, para determinar si existe contaminación del agua o del aire).
 118 Asimismo, cabe recordar que, a pesar de la exclusión general de los métodos de tratamiento
o de diagnóstico, pueden patentarse los productos nuevos que se utilizan en dichos métodos
(en particular, las sustancias o composiciones). Igualmente, la fabricación de prótesis o
miembros artificiales puede patentarse aunque exista una exclusión general. Por ejemplo, es
posible patentar un método de fabricación de plantillas de calzado para corregir la postura o
un método para fabricar miembros artificiales. La toma de la impresión de la planta del pie o
de un molde del muñón sobre el que se ajustará el miembro artificial carece claramente de
naturaleza quirúrgica y no requiere la presencia de un profesional médico. Además, tanto las
plantillas como el miembro artificial se fabrican fuera del cuerpo. Por el contrario, tal vez no
sea patentable un método de fabricación de una endoprótesis que requiera una intervención
quirúrgica para tomar medidas.

15. El requisito de aplicación industrial

Es posible que, cada cierto tiempo, los redactores de solicitudes de patentes deban revisar las
reivindicaciones de sus clientes para que cumplan el requisito de aplicación industrial (véase
la sección 2.3 del módulo II). Por ejemplo, en determinadas jurisdicciones podría considerarse
que un dispositivo que da consejos de moda no es susceptible de aplicación industrial. En una
situación de este tipo, el redactor de la solicitud de patente quizás pueda cumplir el requisito
si reformula las reivindicaciones, por ejemplo, para presentar la invención como un dispositivo
que mantiene los niveles de inventario en un almacén de ropa.

En general, la OEP requiere que la descripción de una solicitud de patente indique la manera en
que la invención puede ser objeto de explotación industrial cuando no sea evidente. En relación
con las secuencias genéticas completas y parciales, este requisito general adopta una forma
específica, puesto que la aplicación industrial de dichas secuencias genéticas debe divulgarse en
la solicitud de patente. Una simple secuencia de ácido nucleico sin indicación de su función no es
una invención patentable. En los casos en los que se emplea una secuencia genética completa o
parcial para producir una proteína o una parte de una proteína, se debe especificar la proteína
o la parte de la proteína que se produce y la función que cumple. Por otra parte, cuando no se
usa una secuencia de nucleótidos para producir una proteína o parte de una proteína, la función
indicada podría ser, por ejemplo, que la secuencia muestra una determinada actividad del
promotor de la transcripción.

16. “Contrastar” una reivindicación de patente

Una reivindicación puede contrastarse (read on) con un elemento presente en el estado de la
técnica o con una forma de realizar la invención que infringe la patente (es decir, un producto
o proceso que supuestamente infringe una patente concedida). Para evaluar la novedad de las
reivindicaciones, estas se contrastan con el estado de la técnica. Durante un litigio de infracción
de patente, las reivindicaciones se contrastan con el producto o proceso acusado de infractor
para evaluar si se ha infringido la patente.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Para considerar que una reivindicación coincide exactamente con un producto o proceso
acusado de infracción, todos los elementos de la reivindicación deben estar presentes en dicho
producto o proceso (en la sección 1.3 del módulo IV figura más información sobre la “regla de
todos los elementos”). Por lo tanto, el redactor de la solicitud de patente debe asegurarse de
que al menos una de las reivindicaciones de la solicitud (de ser posible, todas ellas) coincidan
exactamente con las realizaciones de la invención elaboradas, utilizadas y comercializadas por
el cliente. Entre otras cosas, si las reivindicaciones no coinciden exactamente con la realización
de la invención del cliente, es posible que el redactor de la solicitud no haya comprendido la
invención (o que el diseño o práctica del cliente haya cambiado). Además, una vez concedida
la patente, el cliente no puede utilizar de buena fe marcas para publicitar que el producto está
protegido por patente si no satisface todos los elementos de una reivindicación. Peor aún,
puede tener dificultades para obtener de un infractor una indemnización por daños y perjuicios
–en particular, por lucro cesante–, si bien sí podría cobrar unas regalías razonables. Ahora bien,
la diferencia entre las regalías razonables y la indemnización por lucro cesante puede ser una
cantidad considerable.
17. Interpretación judicial de la reivindicación  119

La prueba más importante que deben superar las reivindicaciones de una solicitud de patente
posiblemente no sea la revisión del examinador de patentes sino la de los tribunales, si la
patente llega a ser objeto de un litigio. En los litigios en materia de patentes, la interpretación
de las reivindicaciones suele ser el factor más decisivo para determinar si se ha infringido
la patente o si esta es válida teniendo en cuenta el estado de la técnica. Ese análisis de las
reivindicaciones se denomina “interpretación de la reivindicación”. El alcance de la protección
que brinda una patente queda determinado con frecuencia por el significado de solo unos pocos
términos específicos usados en una reivindicación.

Para interpretar las patentes, los tribunales suelen leer las reivindicaciones y la descripción. Si
en estas no se expresa con claridad un concepto, los tribunales recurrirán al significado general
que un experto en la materia atribuiría a los términos. En particular, en los Estados Unidos de
América, cada vez es más frecuente que los tribunales utilicen diccionarios para esclarecer el
significado de los términos ordinarios al interpretar las reivindicaciones. Sin embargo, en este
país, inicialmente se atribuye a los términos de las reivindicaciones su significado ordinario, y
solo en un momento posterior se examina la descripción y el expediente de tramitación para
determinar si se ha dado a los términos un significado diferente o especial. En estos casos,
los tribunales también pueden emplear diccionarios técnicos, enciclopedias y tratados para
establecer el significado de los términos específicos del ámbito técnico de la invención.

En general, los tribunales atribuyen a los términos de las reivindicaciones su significado

ordinario más amplio según lo entendería un experto en la materia. Por ejemplo, si la invención
es química y se debe interpretar el término “amorfo”, es probable que el tribunal decida tener
en cuenta el significado ordinario que atribuiría al término un químico con conocimientos
normales y recurrir a un diccionario especializado reconocido por profesionales del ámbito de la
química. Igualmente, si en una invención basada en programas informáticos el término de la
reivindicación que debe interpretarse judicialmente es “caché”, el tribunal tendrá en cuenta el
significado ordinario que le asignaría un programador normalmente versado en la materia.
Precisamente, cuando se llevan ante un tribunal las cuestiones de la validez y la infracción de
una reivindicación, el testimonio de un perito puede ayudar a interpretar la reivindicación.

Cuando en una solicitud de patente se crea un término nuevo, cuando se utiliza un término
polisémico para expresar únicamente uno de los significados o cuando el término empleado
es ambiguo, el término en cuestión debe definirse con precisión en la parte de la descripción
de la solicitud de patente. La descripción puede funcionar a modo de glosario relativo a la
terminología especial de una reivindicación y, si bien los examinadores y tribunales luego
pueden recurrir a diccionarios, manuales, tratados, enciclopedias y, en ocasiones, a su
conocimiento general común para interpretar una reivindicación, es preferible tratar de
elaborar una solicitud de patente que sea autónoma (es decir, que pueda comprenderse sin
necesidad de un contexto externo).

Recomendación profesional

La interpretación de reivindicaciones según la doctrina de equivalentes puede ser

impredecible. Para que las reivindicaciones disuadan a los posibles infractores o
constituyan un buen fundamento para defenderse de forma eficaz contra las infracciones,
Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

el redactor de la solicitud de patente deberá redactar dichas reivindicaciones como si no

existiera la doctrina de equivalentes. Dicho de modo resumido, solo debe atribuirse a los
términos el significado ordinario que normalmente les asignaría un experto en la materia.

Es habitual que las palabras empleadas en las reivindicaciones tengan múltiples significados en
el diccionario. Algunos de los significados no guardan relación con la invención reivindicada. Si
un término determinado tiene más de un significado posible, en ausencia de otros factores, lo
más probable es que los tribunales se decanten por el significado que normalmente se asigna
al término en un ámbito técnico específico, en lugar de por el significado del lenguaje común.
Al interpretar una reivindicación, el tribunal puede incluso examinar las pruebas intrínsecas
–es decir, las que proporciona el contenido de la patente, a saber, las reivindicaciones, la
descripción, los dibujos, etc., así como el expediente de tramitación o historial de la patente–
con el objetivo de hallar el significado del término que sea más coherente con la intención del
 120 redactor de la solicitud de patente. El redactor siempre debe actuar con suma cautela para
detectar cualquier posible ambigüedad en el texto de la solicitud de patente y en las respuestas
a las actuaciones de las oficinas (véase el módulo IX) –denominadas opiniones escritas o
informes de examen en algunas jurisdicciones– recibidas durante la tramitación de la patente.

La legislación de algunas jurisdicciones ofrece una protección jurídica más amplia que el alcance
literal de las palabras utilizadas en una reivindicación de patente. Esta protección adicional se
concede en virtud del principio denominado “doctrina de equivalentes”, que no proporciona
necesariamente el mismo alcance de protección en todas las jurisdicciones.

Ejemplo

En una reivindicación se describe que un “clavo” sujeta el dispositivo A al dispositivo B.

Un presunto infractor de la patente ha realizado la invención de forma idéntica a la
reivindicación, salvo que en lugar de sujetar el dispositivo A al dispositivo B mediante un
clavo, como se expresa en la reivindicación, ha utilizado un “tornillo”.

Según la doctrina de equivalentes, el titular de la patente puede alegar que un tornillo

es equivalente a un clavo a los efectos de la invención patentada. Si el tribunal acepta el
argumento del titular, quedaría demostrada la infracción.

En algunos países, la doctrina de equivalentes se entiende de forma amplia, sobre la base de

la idea de que puede resultar prácticamente imposible hallar las palabras que describan de
manera adecuada el pleno alcance de una invención compleja. En esas circunstancias, el titular
del ejemplo podría incluso argumentar que “adhesivo” es equivalente a “clavo” a los efectos de
la invención.

En cambio, en otras jurisdicciones no se aplica la doctrina de equivalentes y se deja

completamente en manos del inventor y del redactor de la solicitud de patente definir la
invención en las reivindicaciones. En este contexto, la judicatura sostendría que el titular de
la patente del mismo ejemplo podría haber empleado en las reivindicaciones de la patente
un término que abarcara tanto los clavos como los tornillos, como “sujeción metálica”, y
consideraría que no se ha infringido la patente.

La doctrina de equivalentes es una cuestión jurídica compleja, y las normas que determinan el
concepto de equivalencia varían considerablemente de un país a otro. Compete al redactor de
la solicitud de patente averiguar qué régimen se aplica en las jurisdicciones en las que presenta
dicha solicitud y, en particular, si las comunicaciones que presenta durante la tramitación de
la patente pueden utilizarse para impedir la aplicación de la doctrina de equivalentes. En las
jurisdicciones donde es aplicable ese “impedimento a causa del expediente de tramitación”, si el
redactor de la solicitud del ejemplo ha afirmado, en respuesta al requerimiento de una oficina,
que en la invención “solo” se utilizan clavos, el titular de la patente difícilmente podrá alegar
después lo contrario, es decir, que “adhesivo” o “tornillo” es equivalente a “clavo”.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Palabras clave

– Preparación de la reivindicación
– Conjunto de reivindicaciones
– Claridad de las reivindicaciones
– Limitaciones innecesarias
– Exclusiones
– Superar el estado de la técnica
– Unidad de la invención
– Punto de vista de las reivindicaciones
– Contrastar las reivindicaciones
– Interpretación de reivindicaciones
– Doctrina de equivalentes
Autoevaluación:  121

¿Por qué al redactar una solicitud de patente deben prepararse las reivindicaciones en
primer lugar, antes que las demás partes de la solicitud?
Mencione ejemplos de maneras en las que el redactor de la solicitud puede ampliar el
alcance de una reivindicación.
Al redactar las reivindicaciones, el redactor de la solicitud debe evitar las palabras con un
sentido amplio, como “corto”, “alto”, “rápido”, “lento” o “perfecto”. ¿Verdadero o falso?
El redactor de la solicitud de patente puede definir las palabras de forma distinta a la
definición habitual de los diccionarios. ¿Verdadero o falso?
¿Por qué es importante evitar los elementos innecesarios al redactar las reivindicaciones?
¿Qué es la unidad de la invención?
Explique cómo puede “contrastarse” (read on) una reivindicación con el estado de la técnica.
¿Qué es la interpretación de reivindicaciones? ¿Qué es el punto de vista o de referencia en la
interpretación de reivindicaciones?
¿Por qué es importante que una reivindicación tenga un punto de vista único?
El inventor X afirma que su invención consiste en una puerta con un cierre basado en un
programa informático que emplea un sistema de reconocimiento facial. El redactor de la
solicitud de patente solo debe redactar una reivindicación de producto que describa una
puerta. ¿Verdadero o falso?

Módulo VI Elaboración de las reivindicaciones de patentes

Módulo VII
Elaboración de la descripción,
los dibujos y el resumen

En los módulos anteriores se ha estudiado cómo redactar las reivindicaciones de una solicitud.
En el presente módulo, se analiza la manera de elaborar la descripción, los dibujos y el resumen
de las solicitudes de patente.

1. Principal público destinatario de las solicitudes de patente

Al preparar una solicitud de patente, siempre se debe recordar quién es el público destinatario.
Los examinadores de patentes y los jueces son los destinatarios más obvios, pero también
lo son el cliente y el inventor. En consecuencia, quien redacta la solicitud de patente debe
asegurarse de que el inventor entienda su propia solicitud. Otros destinatarios pueden ser
los competidores, los posibles infractores y los inversores. Muchos inversores examinarán
exhaustivamente la cartera de patentes de una empresa tecnológica antes de adoptar una
decisión de inversión.

Como se ha explicado en la sección 2.2 del módulo III, la parte de las solicitudes dedicada a la
descripción suele dividirse en varias secciones. Habida cuenta de que el título de cada sección
varía en función de la jurisdicción, antes de preparar la descripción, quien vaya a redactar la
solicitud debe comprobar el formato exigido en la jurisdicción en la que se solicita protección.
Por ejemplo, las descripciones en las solicitudes internacionales en virtud del Tratado de
Cooperación en materia de Patentes (PCT) se estructuran de la siguiente forma:

i) “Título de la invención”
ii) “Sector técnico”
iii) “Técnica anterior”
iv) “Reseña de la invención” o “divulgación de la invención”
v) “Breve descripción de los dibujos”
vi) “Mejor manera de realizar la invención”, “Manera(s) de realizar la invención” o “Descripción
de las formas de realizar la invención”
vii) “Aplicación industrial” (si procede)
viii) “Lista de secuencias” (si procede)
ix) “Texto libre de la lista de secuencias” (si procede)

Se espera que las solicitudes internacionales en virtud del PCT se organicen de esta manera,
excepto si la invención requiere otro método que respalde la construcción o presente la
sustancia de forma más eficaz.

Recomendación profesional

Debe recordarse que la manera en la que se redacta la descripción o una de sus partes
puede afectar a la interpretación de las reivindicaciones. También conviene tener presente
que las normas de la presentación de la descripción no son las mismas en todas las
jurisdicciones. Por ello, se deben investigar cuidadosamente los requisitos concretos y las
prácticas consuetudinarias aplicables a cada sección de la descripción en la jurisdicción o
jurisdicciones de interés para el cliente.
122
2. Orden en el que se redactan las solicitudes de patente  123

Antes de redactar una solicitud de patente, se debe conocer la invención y tener claro cuáles
son las características inventivas en comparación con el estado de la técnica. Solo entonces se
podrá tener un panorama completo de las formas de realizar la invención, los ejemplos o los
dibujos que pueden ser necesarios para respaldar suficientemente la invención reivindicada.
Si se adopta un método integral, se garantizará la coherencia en toda la solicitud, lo cual
es fundamental para su interpretación. Por ejemplo, si se utiliza un mismo término en las
reivindicaciones y en la descripción detallada, quien lea la solicitud de patente comprenderá
rápidamente que el término se refiere siempre al mismo concepto técnico.

No existe una única forma “correcta” de redactar u ordenar una solicitud de patente. Además,
aunque en las distintas jurisdicciones se pueden establecer variaciones del orden mencionado
en la sección precedente, las solicitudes raramente se redactan de esa forma secuenciada.
A continuación, se presentan las preferencias de redactores de solicitudes de patente con
experiencia, pero otros métodos pueden ser igualmente eficaces en determinados contextos.
Por ejemplo, algunos profesionales tal vez prefieran intercambiar el orden de los elementos ii)
y iii).

i) Redactar en primer lugar las reivindicaciones principales más amplias y mencionar en ellas
las características inventivas es una manera eficaz de formular el concepto inventivo esencial
(véase también la sección 1 del módulo VI). Aunque puede ser tentador redactar primero la
sección relativa a la técnica anterior, tal vez no sea la mejor opción, porque existe el riesgo
que resulte demasiado extensa y detallada. En cambio, quien redacta la solicitud de patente
debe emplear su tiempo (necesariamente limitado) en otras partes más importantes de la
solicitud de patente que ofrecen una divulgación suficiente de la invención reivindicada,
como la descripción detallada de las formas de realizar la invención, los dibujos y una reseña
de la invención.
ii) Tras redactar las reivindicaciones, es lógico elaborar la primera parte de la descripción
—esto es, el título, el sector técnico, la técnica anterior y la reseña de la invención—, aunque
puede ser igualmente eficaz elaborar la reseña posteriormente, cuando esté terminada la
descripción de las formas de realizar la invención y se hayan revisado las reivindicaciones.
iii) A continuación, se redacta la segunda parte de la descripción, es decir, la breve descripción
de las figuras, la descripción detallada de las formas de realizar la invención y los dibujos.
Estas secciones están interrelacionadas, por lo que se redactan conjuntamente.
iv) Una vez que se han elaborado la descripción y los dibujos, quien redacta la solicitud debe
revisar las reivindicaciones, porque es probable que después de redactar la descripción se
tenga una comprensión más profunda de la invención. Por ejemplo, se estará en mejores
condiciones para detectar en las reivindicaciones elementos superfluos que podrían ser
un obstáculo para establecer la reivindicación más amplia posible. En este momento,
quien redacta la solicitud puede darse cuenta de que en las reivindicaciones no se describe
la invención de la forma más precisa posible, e incluso es posible que se le ocurran
nuevas reivindicaciones.
v) Cuando el redactor de la solicitud termina las reivindicaciones, debe revisar los dibujos y
la descripción para comprobar que los elementos de la reivindicación se hayan divulgado
y respaldado de manera adecuada y que se guarde la coherencia entre los términos y los
Módulo VII Elaboración de la descripción, los dibujos y el resumen

significados. Supóngase que el redactor de la solicitud ha empleado una expresión muy

abstracta, “pieza que se apoya en el suelo”, para referirse a la pata de una silla. Tal vez desee
definir estos términos abstractos en la descripción, por ejemplo, “el asiento está unido a la
primera pata, que es un mero ejemplo de pieza que se apoya en el suelo que puede utilizarse
en una forma de realizar la invención”.

3. Redacción de las partes de la descripción

En este apartado se ofrecen más detalles sobre la redacción de cada una de las partes de una
descripción. Si bien se sigue el orden establecido en la sección 1, es posible que quien redacta la
solicitud ordene los elementos de otra manera, como se señala en la sección 2.
 124 3.1 Título de la invención

En el título, o título de la invención, debe describirse la materia de la invención de forma amplia

pero concisa. En algunas jurisdicciones (como la del Reino Unido), el título se publica poco
después de presentar la solicitud, mientras que el resto de la memoria descriptiva suele
publicarse 18 meses después de la fecha de presentación (o prioridad). En consecuencia,
muchos redactores de solicitudes de patente deciden establecer un título amplio.

Si bien es prudente evitar una redacción demasiado restrictiva del título de la invención para
no limitar indebidamente el alcance implícito de esta, en el título deberá indicarse de manera
suficiente la materia de la invención. En ocasiones, los examinadores de patente pueden
plantear objeciones con el argumento que el título no describe la invención suficientemente.

Por el contrario, si bien en el título de la invención debe describirse adecuadamente la

invención reivindicada, no debe —y, debido al número de palabras permitido, no suele
poder— caracterizar plenamente la propia invención reivindicada. Por ejemplo, si una
invención reivindicada consiste en un “dispositivo semiconductor” y un “método para fabricar
un dispositivo semiconductor” que contiene características novedosas, el título podría ser
“DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR Y MÉTODO PARA FABRICARLO”.

En algunas jurisdicciones, como la de los Estados Unidos de América, se prefiere la

denominación “título” a “título de la invención”, puesto que mencionar la palabra “invención” en
la cabecera de la sección genera el riesgo de restringir la interpretación de la reivindicación.

3.2 Sector técnico

En la sección del sector técnico se menciona el sector técnico al que pertenece la invención. Esta
parte no suele consistir en más de un único párrafo o dos o tres oraciones donde simplemente
se señala el sector técnico en el que se espera que el lector de la patente tenga determinados
conocimientos especializados (es decir, la técnica en la que supuestamente es experta la
persona que sigue las reivindicaciones). En esta parte se indica una clasificación general en la
que se puede integrar la invención. Por ejemplo, en una invención que pertenezca a una mejora
de un sistema de combustible para un motor de combustión podría señalarse lo siguiente:
“La presente invención consiste en un sistema de combustible para un motor de combustión
interna. En concreto, es un sistema de inyección de combustible controlada electrónicamente
para motores de combustión interna”.

Como sucede en relación con el título, en la parte del sector técnico no se debe reflejar la propia
invención reivindicada, es decir, no se debe expresar el concepto inventivo ni las características
de la invención.

3.3 Técnica anterior

En la sección de la técnica anterior se establece el contexto de la invención. Se señala

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

brevemente el estado de la técnica general del sector al que pertenece la invención. Lo más
importante es que en esta sección se indica el problema que trata de resolver la invención, es
decir, de qué manera es insuficiente la tecnología existente. El estado de la técnica que ha de
mencionarse aquí debe ser el antecedente más reciente conocido por el inventor antes de la
fecha de presentación de la solicitud.

Al elaborar esta sección, el redactor de la solicitud debe volver a comprobar si el inventor

menciona efectivamente el estado de la técnica accesible al público antes de la fecha de
presentación. No es poco frecuente que un inventor presente un estado de la técnica que,
en realidad, no se considera como tal en virtud del Derecho de patentes, tal vez debido a que
el inventor ha supuesto erróneamente que una determinada idea o tecnología a su parecer
evidente debe constituir estado de la técnica. El estado de la técnica señalado en la descripción
debe referirse únicamente a lo que está publicado y tiene una importancia directa para
comprender la invención y el problema que resuelve.
Recomendación profesional  125

Comprender el problema que resuelve la invención puede ayudar a quien redacta

la solicitud a elaborar una presentación concentrada de la técnica anterior que evite
mencionar la extensa historia de la tecnología de que se trata. Es importante evitar
modificadores como “ampliamente conocidos” o “comunes” que constituyan suposiciones
sobre el estado de la técnica y sobre los conocimientos de los destinatarios al respecto.

En algunas jurisdicciones, como la de los Estados Unidos de América, el contenido divulgado

en la sección de la técnica anterior puede referirse al estado de la técnica del propio inventor,
a lo que el examinador denominará “estado de la técnica del solicitante que se ha admitido”.
Aunque es posible presentar argumentos admisibles contra esa caracterización, es más seguro
tratar de evitar ese tipo de discusiones con los examinadores. Si algo se califica erróneamente
de estado de la técnica, es posible que ello no pueda enmendarse mediante una modificación
o supresión, y el examinador de la patente podría rechazar oportunamente las reivindicaciones
del solicitante.

Otra advertencia relativa a la sección de la técnica anterior es que, en ocasiones, la propia

invención está íntimamente relacionada con una “nueva comprensión” del estado de la técnica.
Ahora bien, si esta nueva comprensión se describe en la sección de la técnica anterior, algunos
de los elementos novedosos de la invención pueden considerarse presentes en el estado de
la técnica. La sección de la técnica anterior debe estar redactada de manera que solamente
divulgue el problema, y no la solución que representa la invención (la solución debe aparecer
más adelante en la descripción).

Si la invención reside en el reconocimiento de un problema (es decir, si se considera que el

propio problema es novedoso), en lugar de señalarse el problema únicamente, en la sección de
la técnica anterior debe reflejarse su ausencia en el estado de la técnica.

Recomendación profesional

No conviene dedicar demasiado tiempo a preparar la sección relativa a la técnica anterior.

En la práctica actual de redacción de solicitudes de patente, es habitual incluir únicamente
una breve mención en la que se describa el estado de la técnica de manera muy general.

Una buena sección relativa a la técnica anterior debe ser relativamente breve y limitarse a
sentar las bases para la divulgación técnica que se realizará en la sección de la descripción
detallada. La sección de la técnica anterior debe concluirse con una indicación sucinta de
las carencias del estado de la técnica y debe estar redactada de manera que lleve al lector a
preguntarse cómo podría alguien resolver el problema que se plantea.

Sin embargo, en algunas jurisdicciones por lo general no es conveniente mencionar elementos

concretos del estado de la técnica.

En algunas solicitudes de patente antiguas se introducían párrafos relativos a los “objetos de

la invención” en la sección de la técnica anterior o en la de la reseña. Este tipo de indicaciones
Módulo VII Elaboración de la descripción, los dibujos y el resumen

deben evitarse, de ser posible. Si lo exige la legislación de la jurisdicción donde se presentará la

solicitud, debe prestarse atención para no indicar más que el problema que se trata de superar
o mitigar con la invención y que se menciona en la sección de la técnica anterior. Este tipo de
indicaciones genera el riesgo de limitar la invención —por ejemplo, indicar que “el objeto de la
invención es mejorar la seguridad” cuando otro de sus objetos es el ahorro de costos— y, en
jurisdicciones como la de los Estados Unidos de América, si un competidor logra alegar que su
producto no tiene por objeto mejorar la seguridad, sino que responde a otro objetivo, podría
evitar infringir la patente. Otro riesgo es que esas indicaciones tienden a fomentar argumentos
“fraudulentos”, por ejemplo, afirmar que “un objeto de la invención es curar el cáncer” cuando
sería más preciso señalar que tiene por objeto aliviar los síntomas de un tipo concreto de cáncer.

Cita de referencias del estado de la técnica

Si bien en algunas jurisdicciones no suele ser obligatorio describir y enumerar las referencias
concretas del estado de la técnica en la sección de la técnica anterior, en otras, como la del
 126 Japón, se exige que los solicitantes describan y enumeren al menos una referencia del estado
de la técnica conocida por el inventor o el solicitante antes de presentar la solicitud. De acuerdo
con el formato común de solicitud (véase la sección 2.6 del módulo III), la enumeración de los
documentos específicos del estado de la técnica no debe situarse en la sección de la técnica
anterior sino en la descripción.

3.4 Reseña de la invención

En la sección relativa a la reseña de la invención se debe resumir lo que se ha inventado en todo

su alcance y explicar cómo el inventor ha solucionado el problema o problemas establecidos en
la sección de la técnica anterior. La función de la reseña de la invención es definir la invención
dentro de un contexto, de manera que se siente la base de las reivindicaciones amplias que
figuran más adelante.

La brevedad de esta sección puede llevar a los redactores de solicitudes de patente poco
experimentados a cometer una variedad de errores. Muchos de ellos pueden evitarse si,
simplemente, se resumen las reivindicaciones. De hecho, para preparar la sección de la reseña,
algunos redactores de solicitudes expresan cada una de las reivindicaciones independientes
de la solicitud en un párrafo, lo cual garantiza que en la descripción aparezcan las palabras
exactas de las reivindicaciones. Ello se aplica tanto a las reivindicaciones independientes como
a las dependientes, puesto que representan, respectivamente, las características esenciales y
opcionales que resuelven el problema.

Es habitual mencionar los efectos ventajosos de la invención, lo cual ayuda a demostrar la

actividad inventiva o la no evidencia en comparación con el estado de la técnica. Esas ventajas
deben mencionarse junto con el análisis de la reivindicación (independiente) más amplia con la
que se corresponden. Sin embargo, como se señaló en relación con la técnica anterior (véase la
sección 3.3), existe el riesgo de explicar excesivamente esos efectos y, de este modo, restringir
la interpretación de la invención reivindicada. De ser así, un posible infractor podría alegar
que su producto no tiene ninguno (o tiene pocos) de los efectos ventajosos de la invención
reivindicada que se mencionan en la patente.

Recomendación profesional

Para redactar los efectos ventajosos, deben evitarse las expresiones absolutas que
puedan ser objeto de alegaciones u objeciones (“Con la presente invención, el ruido
puede eliminarse por completo”). En cambio, han de emplearse expresiones relativas (“La
presente invención permite reducir el ruido” o “De conformidad con la presente invención,
puede generarse menos ruido”).

En algunas jurisdicciones, la sección de la reseña se divide además en subsecciones tituladas

“Problema técnico”, “Solución al problema” y “Efecto ventajoso”. La manera en la que se
redactan los problemas que deben resolverse afectará al grado de espíritu inventivo (concepto
inventivo) observado por el examinador o los tribunales. Quien redacta la solicitud debe
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

expresar cuidadosamente los problemas técnicos en la reseña de la invención, de manera

que la solución se presente como algo inventivo respecto del estado de la técnica (es decir,
no evidente).

También se debe evitar presentar una amplia “metareseña” que supere el alcance de las
reivindicaciones de cualquier forma. En primer lugar, este tipo de reseñas siempre insinúan
la existencia de un elemento adicional del estado de la técnica que puede utilizarse contra la
invención. Al vincular la invención a una materia más amplia de forma explícita y por escrito,
posteriormente será difícil, si no imposible, alegar que el estado de la técnica no es una
anterioridad de la invención reivindicada. En segundo lugar, una reseña amplia y global a
menudo contiene, de manera aparentemente secundaria o irrelevante, otro concepto que por
lo demás no está bien explicado en la solicitud. Ello ofrece un punto de entrada a alguien que
trate de invalidar la patente, especialmente en un proceso judicial, con el argumento que la
divulgación del inventor es incompleta debido a que las cuestiones mencionadas en la reseña
no están divulgadas en las demás partes de la solicitud. De forma similar, una reseña amplia de
este tipo puede insinuar que las reivindicaciones no abarcan el máximo alcance de la invención.
En algunas jurisdicciones, como en los Estados Unidos de América, se prefiere la denominación
“reseña” a “reseña de la invención”, puesto que mencionar la palabra “invención” en la cabecera
 127

de la sección genera el riesgo de restringir la interpretación de las reivindicaciones.

3.5 Breve descripción de los dibujos

A menudo se introduce una breve descripción de los dibujos justo antes de la descripción
detallada de las formas de realizar la invención. Las solicitudes de los sectores mecánico,
eléctrico y electrónico contienen dibujos casi invariablemente, mientras que las que pertenecen
a los sectores de la química o la biotecnología pueden no llevar dibujos. Lo más habitual es que
los dibujos representen ejemplos prácticos específicos del aparato o dispositivo, en lugar de
principios generales, por lo que constituyen una buena presentación de las formas de realizar
la invención.

Cuando los dibujos forman parte de la solicitud de patente, en la breve descripción de

los dibujos debe indicarse lo que representa cada figura y cómo se relaciona cada uno de
los dibujos con los demás. Los dibujos son una parte importante de la divulgación, puesto
que ayudan a cumplir el requisito de la descripción completa de la invención. En esta breve
sección simplemente se determina de manera general qué son los dibujos y qué muestran; la
descripción detallada se presenta más adelante.

En cada una de las breves descripciones se debe definir el tipo de dibujo (fotografía, dibujo
lineal, gráfico, representación esquemática, flujograma, etc.) y las perspectivas visuales (por
ejemplo, vista superior, vista lateral, vista en perspectiva, vista en despiece, etc.) y se debe
añadir una nota sucinta sobre lo que retrata la figura (por ejemplo, un dispositivo, un gráfico en
el que se presentan datos, etc.).

En algunas jurisdicciones, para evitar que se haga una interpretación más restrictiva que limite
las reivindicaciones a aquello que se muestra en los dibujos, la breve descripción de los dibujos
debe comenzar con una declaración en la que se confirme que los dibujos solamente presentan
una o más formas de realizar la invención, y no la propia “invención”.

Ejemplo

En los dibujos adjuntos se presenta una forma ejemplar de realizar la presente invención,
y los números de referencia indican elementos idénticos o similares. Los dibujos consisten
en lo siguiente:

– la figura 1 es una representación diagramática de un dispositivo ejemplar en el que se

instala la presente forma de realizar la invención; y
– la figura 2 es una vista transversal del dispositivo de la figura 1.

3.6 Descripción de las formas de realizar la invención

En la sección relativa a la descripción de las formas de realizar la invención se explican

ampliamente las distintas formas de realizar la invención o ejemplos de la invención
Módulo VII Elaboración de la descripción, los dibujos y el resumen

reivindicada. Por lo tanto, las formas de realizar la invención tienen un alcance más restringido
que la reseña de la invención, que representa únicamente el concepto inventivo novedoso.
En las secciones precedentes de la descripción —a saber, el título, el sector técnico, la técnica
anterior y la reseña de la invención— y en las reivindicaciones se analiza la invención en general.
En cambio, en la presente sección se amplía y profundiza esa información mediante uno o más
ejemplos de la invención (por ejemplo, el prototipo específico de un dispositivo). Dicho de otro
modo, la descripción de las formas de realizar la invención da sentido a las reivindicaciones y
ofrece una explicación suficiente de la invención reivindicada que una persona experta en la
materia podría reproducir, utilizar y comprender.
 128 Recomendación profesional

En ningún caso debe adoptarse la costumbre de tratar de modificar las solicitudes de

patente tras haberlas presentado. De lo contrario, se acabará cometiendo un error que no
puede enmendarse sin presentar una solicitud completamente nueva, lo cual privaría al
cliente de la fecha de presentación original.

Si la solicitud contiene dibujos, la descripción de las formas de realizar la invención debe estar
estrechamente relacionada con ellos. Por ejemplo, para explicar cada uno de los elementos de
un dispositivo ejemplar y las conexiones entre esos elementos, quien redacte la solicitud debe
hacer referencia a cada uno de los elementos mostrados en el dibujo (véase la sección 2.2 del
módulo IV para obtener más información sobre los números de referencia en este contexto).

La descripción de las formas de realizar la invención no puede modificarse sustancialmente

después de la fecha de presentación, porque durante la tramitación no es posible modificar las
solicitudes de patente para divulgar un nuevo elemento técnico. En consecuencia, quien redacta
la solicitud debe asegurarse de que la sección es suficiente y completa en el momento en el que
se presenta la solicitud de patente. Véase la sección 3 del módulo IX para saber más sobre la
modificación de la solicitud de patente durante su tramitación.

Por lo tanto, quien redacta la solicitud de patente debe asegurarse de que en ella:

i) se refleje el material de divulgación suministrado por el inventor;

ii) se proporcione información suficiente para permitir que una persona experta en la materia
reproduzca la invención; y
iii) se ofrezca información suficientemente exhaustiva y detallada para que, de ser necesario,
se pueda restringir el alcance de las reivindicaciones durante la tramitación de la solicitud
de patente con la finalidad de evitar las referencias del estado de la técnica que puedan citar
los examinadores.

Ejemplo

El inventor cree que su invención es nueva y extraordinaria y, por lo tanto, sobradamente

patentable. Antes de presentar una solicitud de patente, elabora un modelo práctico de la
invención que se convierte en el prototipo de toda una generación de productos de éxito.
En este prototipo, el inventor conecta el dispositivo A con el dispositivo B mediante cables
de cobre. Desde un punto de vista abstracto, la combinación de dispositivos es un ejemplo
de subcomponente X. Los otros subcomponentes abstractos de la invención son Y y Z.

La reivindicación presentada puede estar redactada de la siguiente manera:

Una máquina que comprende:

– un subcomponente X;
– un subcomponente Y unido a X de forma operativa; y
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

– un subcomponente Z unido a X y a Y de forma operativa.

El inventor convence al redactor de la solicitud de que la combinación de X, Y y Z es tan

novedosa que no es necesario incluir en la solicitud más detalles sobre la invención que
los imprescindibles para dar respaldo a las reivindicaciones más amplias posibles, puesto
que el inventor desea ahorrar costos y presentar la solicitud rápidamente. Por lo tanto, en
la solicitud no se hace mención alguna de los dispositivos A o B.

El examinador de la patente halla referencias del estado de la técnica publicados por el

Dr. Q, de la empresa Acme Corp., en las que se divulgan los subcomponentes X, Y y Z.
Estas referencias del estado de la técnica son anteriores a la invención reivindicada en
la solicitud.

Al analizar la decisión de la oficina y el estado de la técnica, el redactor de la solicitud

observa que absolutamente todos los detalles de la invención del cliente están divulgados
en el estado de la técnica del Dr. Q, excepto el hecho que en la invención de este se divulga
que el subcomponente X debe estar compuesto por los dispositivos C y D; además, el Dr. Q
 (como muchos otros) afirma que esta es la única manera de construir un subcomponente
X satisfactorio.
 129

En consecuencia, el redactor de la solicitud de patente podría superar el estado de la

técnica citado por el examinador y obtener una patente para la invención de su cliente si
modificara las reivindicaciones de la siguiente manera:

Una máquina que comprende:

– un subcomponente X formado por la combinación de los dispositivos A y B;
– un subcomponente Y unido a X de forma operativa; y
– un subcomponente Z unido a X y a Y de forma operativa.

Además, el redactor de la solicitud sospecha no solo que esta reivindicación será

patentable, sino que una reivindicación que consista únicamente en la combinación del
subcomponente X con los dispositivos A y B también podría serlo (y, de hecho, podría
constituir la verdadera invención del cliente).

Desafortunadamente, el cliente insiste en que la solicitud de patente no debe divulgar que

el subcomponente X puede estar formado por los dispositivos A y B. Por lo tanto, quien
redacta la solicitud no puede superar la referencia del estado de la técnica ni modificar las
reivindicaciones para citar la combinación extraordinariamente novedosa concebida por
su cliente.

En este caso, es probable que se abandone la solicitud de patente, a menos que al

redactor de la solicitud se le ocurra otra manera de modificar las reivindicaciones. Podría
redactar otra solicitud de patente que contenga una divulgación técnica adecuada,
siempre que no se impida su protección debido a las actividades del inventor o la
publicación de la solicitud original del inventor, entre otros motivos.

A continuación, se examinan otras consideraciones relativas al alcance y la importancia de la

descripción de las formas de realizar la invención.

Terminología y selección de palabras

Si quien redacta la solicitud de patente utiliza un término sumamente abstracto en las
reivindicaciones, debe plantearse la posibilidad de utilizar el mismo término en la sección de la
descripción de las formas de realizar la invención, aunque de un modo que vincule el término
con una forma específica de realizar la invención. Debe guardarse la coherencia en toda la
solicitud de patente, tanto en los aspectos generales como en los específicos. Por ejemplo, si
en las reivindicaciones se emplea el término “dispositivo de advertencia” para designar una
bocina de automóviles, la descripción de las formas de realizar la invención podría ser “Un
ejemplo de dispositivo de advertencia 102 es una bocina de automóviles. Pueden emplearse
otros dispositivos que sean coherentes con el espíritu de la invención” 33 o “La bocina de
automóviles 102 constituye un dispositivo de advertencia. Pueden emplearse muchos otros
dispositivos de advertencia siempre que sean coherentes con el espíritu de la invención”.
Ofrecer ejemplos alternativos de un dispositivo de advertencia (por ejemplo, una sirena o
un timbre) puede ser un fundamento incluso más sólido para una interpretación más amplia
Módulo VII Elaboración de la descripción, los dibujos y el resumen

del término.

Quien redacta la solicitud debe utilizar un lenguaje técnico sencillo y evitar la jerga o la
terminología especializada y compleja. El lenguaje sencillo facilita a los competidores y a los
jueces la comprensión de los términos y reduce el riesgo de inferir otro significado que el
inventor no deseaba transmitir. El lenguaje sencillo también reduce los problemas al traducir la
primera solicitud para presentarla en otras jurisdicciones.

Materia no reivindicada
Quien redacta la solicitud debe utilizar su mejor criterio para hallar un equilibrio entre los
riesgos de una descripción demasiado escueta de las formas de realizar la invención y los de
divulgar demasiada materia no reivindicada. Esta no está protegida por un derecho de patente
y se considera que el inventor la “brinda al público”, a menos que se reivindique en un momento
posterior. Redactar las reivindicaciones antes que la descripción de las formas de realizar la
 130 invención puede ayudar al redactor de la solicitud a asegurarse de que adapta la descripción al
contenido de las reivindicaciones.

Al redactar esta sección, por lo general será preferible pecar por exceso de inclusión. Si en la
fecha de presentación no se aportan detalles suficientes en la descripción de las formas de
realizar la invención, no será posible restringir el alcance de las reivindicaciones para superar
la objeción por falta de novedad o actividad inventiva si un examinador encuentra nuevas
referencias en el estado de la técnica.

La mayor parte de los sistemas de patentes, entre ellos el PCT, cuentan con una norma de
“unidad de la invención”, según la cual en una solicitud de patente solo se permite incluir una
invención o varias invenciones que tengan un único “concepto inventivo” (véase la sección 11
del módulo VI). En consecuencia, si se determina que la materia divulgada contiene, junto con
el conjunto de reivindicaciones original, una invención no reivindicada que carece de unidad de
la invención, el redactor de la solicitud no puede solucionarlo mediante la introducción de otro
conjunto de reivindicaciones. En tal caso, el problema solo puede resolverse si se presenta una
solicitud divisional o de continuación, según proceda y con la aprobación del cliente, en la que se
reivindiquen las invenciones que previamente no se reivindicaron.

Recomendación profesional

Es importante recordar que se debe consultar con el cliente todo aspecto sustantivo
relativo a la solicitud pendiente y que no se deben hacer suposiciones.

El uso del término “invención”

Especialmente en algunas jurisdicciones, quien redacta la solicitud de patente debe evitar
utilizar en la descripción de las formas de realizar la invención frases como “la invención es...”. En
cambio, debe emplear formulaciones como “una forma de realizar la invención” o “un ejemplo
de la invención” o, incluso, “una forma de realizar la invención/ejemplo del aparato/método”.
Esto garantizará que las reivindicaciones reciban la interpretación más amplia posible. Si no se
indica lo contrario, por lo general se entiende que en la sección relativa a la descripción de las
formas de realizar la invención se divulga “una forma de realizar la invención”, y no la propia
invención. Ahora bien, si quien redacta la solicitud excluye esta lectura más amplia al indicar
que “la invención es X” en lugar de “una forma de realizar la invención es X”, el alcance de la
invención reivindicada puede restringirse de forma innecesaria.

Funciones conocidas
Quien redacta la solicitud de patente no debe mencionar en ella la materia conocida que sería
necesaria para fabricar o utilizar un producto asociado con la invención reivindicada. Las
solicitudes de patente no deben ser una guía detallada, y al menos un tribunal ha afirmado
que es preferible que en las patentes se omita información que ya se conoce en la técnica. Por
ejemplo, si todos los polímeros X deben endurecerse durante cinco horas a una temperatura
de 200 grados y este es un hecho conocido en la técnica, el método de endurecer el polímero X
no debe mencionarse en la solicitud de patente, a menos que la invención modifique el método
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

de alguna manera.

Evitar la “limitación” de las reivindicaciones

Además de describir los componentes que se emplean en una forma de realizar la invención y la
manera en la que funcionan esos componentes, quien redacta la solicitud tal vez también desee
añadir a la solicitud uno o varios dibujos y divulgaciones conexas que aporten un contexto a
la invención o la describan en funcionamiento. En este caso, es aconsejable condicionar estos
análisis para que el contexto no sea necesariamente limitante, es decir, para que no pase a
formar parte de la invención.

En el presente manual se ha reiterado que quien redacta la solicitud de patente debe emplear
el lenguaje con mucha cautela. Las decisiones lingüísticas pueden tener consecuencias no solo
durante la tramitación de la solicitud de patente, sino también —y especialmente— si la patente
es objeto de un proceso judicial. En cuanto a las ventajas de la invención descritas en la sección
de la reseña, el redactor de la solicitud debe prestar especial atención al emplear las palabras
que tengan un carácter absoluto de cualquier tipo al preparar la descripción de las formas de
realizar la invención. Si en la solicitud de patente se emplean palabras como “debe” o “siempre”,
deben indicar de manera muy precisa y exacta que los componentes o funciones a los que se
refieren son características “esenciales” de la invención reivindicada. Dicho de otro modo, si en
 131

la divulgación de la invención se afirma que un dispositivo “siempre” hace algo, quien redacte la
solicitud debe asegurarse de que es así (es decir, de otro modo la invención no funcionaría).

Recomendación profesional

Dado que quien redacta la solicitud de patente probablemente lo haga con una
computadora, le resultará sencillo recopilar una lista de palabras indispensables para
luego buscarlas y reemplazarlas en la solicitud cuando esté casi finalizada.

Características preferidas u opcionales

La materia o las características de las reivindicaciones dependientes (también denominadas
“reivindicaciones subsidiarias” o “subordinadas”) deben describirse como formas de realizar la
invención preferidas u opcionales. De no ser así, podrían considerarse características “esenciales”
de la invención reivindicada (que en realidad deben figurar únicamente en la reivindicación
más amplia). En la sección también deben mencionarse las ventajas de las reivindicaciones,
que pueden ser importantes si posteriormente se hace necesario modificarlas durante la
tramitación o durante un procedimiento de oposición. Si en una reivindicación se establece
un elemento o intervalo preferidos, también puede ser útil mencionar otras características de
ese elemento o intervalos preferidos aún más restringidos.

En los Estados Unidos de América, los profesionales evitan hablar de formas de realizar la
invención o elementos “preferidos”, puesto que la jurisprudencia ha establecido que raramente
se determinará la existencia de infracción de la patente cuando el supuesto infractor no ponga
en práctica los elementos “preferidos” de la invención.

Incorporación por referencia

En algunas jurisdicciones, como la de los Estados Unidos de América, es admisible incorporar
a una solicitud de patente materia por medio de una referencia, por ejemplo, a un manual de
química conocido. También se permite incorporar a la solicitud de patente materia procedente
de otras fuentes, como publicaciones de patentes. La incorporación por referencia debe
utilizarse con moderación.

Número de formas de realizar la invención o de ejemplos

El número necesario de formas de realizar la invención o de ejemplos en una solicitud de
patente depende del alcance de las reivindicaciones. En el caso de muchas invenciones —en
particular, en los sectores de la mecánica y la ingeniería— bastará con una única forma de
realizar la invención que contenga alternativas para los elementos importantes. Por su parte,
en las invenciones químicas y biológicas, tal vez sea necesario aportar numerosos ejemplos que
sean suficientes para que la divulgación dé respaldo a las reivindicaciones amplias.

Recomendación profesional

Para redactar la descripción de la forma de realizar la invención, se puede recurrir al

dictado. Si se ha preparado el borrador de los dibujos y un bosquejo de la sección, tal vez
Módulo VII Elaboración de la descripción, los dibujos y el resumen

resulte posible describir oralmente los dibujos. Muchos profesionales consideran que con
este método pueden por lo menos duplicar los resultados.

4. Elaboración de los dibujos

Quien redacta la solicitud de patente debe preparar un buen material visual que contribuya
a describir la invención reivindicada. Algunos redactores de solicitudes consideran que los
dibujos son la parte más importante de la solicitud de patente después de las reivindicaciones,
especialmente en los sectores mecánico, eléctrico y electrónico.

4.1 Tipos de dibujos

En jurisdicciones como la de los Estados Unidos de América, el Derecho de patentes exige que
todos los elementos reivindicados figuren en los dibujos. Los dibujos (si procede incluirlos)
 132 deben servir para explicar la invención con suficiente detalle para que al leer la sección de la
descripción de las formas de realizar la invención simplemente se confirme con palabras la
información que ofrecen los dibujos. Sin embargo, esto no siempre es posible.

En ocasiones, se emplean dibujos para representar el principio de una invención en lugar de una
forma específica de realizar la invención. Otras veces, se presentan los resultados obtenidos del
uso de la invención, como gráficos relativos a experimentos químicos concretos en los que se
muestra cómo la alteración de una condición de reacción modifica los resultados del proceso.

4.2 Indicadores de referencia

Los elementos que se muestran en los dibujos de una patente suelen ir acompañados de una
breve descripción textual y un indicador de referencia (por ejemplo, un número de referencia),
por ejemplo, “reloj (102)”. El indicador, “102”, debe mencionarse en la sección correspondiente a
la descripción de las formas de realizar la invención.

El redactor de la solicitud de patente debe utilizar un sistema de numeración coherente,

en el que a los números de referencia se les asigne, la primera vez que se mencionan, un
número principal que coincida con el de su figura seguido de, por ejemplo, dos dígitos únicos.
Por ejemplo, es posible que en la “figura 2” de una solicitud de patente el redactor ya haya
etiquetado dos elementos. El tercer elemento (por ejemplo, una memoria de computadora) se
numerará con la cifra “203”. Todas las referencias futuras a esta memoria de computadora en
los dibujos y la memoria descriptiva de la solicitud de patente se expresarán con la expresión
“memoria de computadora (203)” o, simplemente, “memoria (203)”. Si se presenta otra memoria
de computadora, debe llevar otro número de referencia para evitar confundir una con otra. Una
variación de este sistema de numeración es utilizar únicamente números impares (por ejemplo,
101, 103, 105) en los primeros borradores. Esto simplifica el proceso de añadir nuevos elementos
cuando se revise la solicitud.

De acuerdo con otro sistema de numeración, puede asignarse a un componente principal un

número de referencia de un único dígito y a los subcomponentes, dígitos adicionales que se
añadan al número de referencia del componente principal. Por ejemplo, la “computadora 8”
puede tener un subcomponente, la “memoria 82”, donde el 8 de la numeración se refiere a la
computadora 8 y el 2 significa que es el segundo elemento que se ha numerado.

Recomendación profesional

Sea cual sea el sistema de referencias que se escoja, debe utilizarse de forma coherente.

4.3 Grado de detalle

Al preparar los dibujos, quien redacte la solicitud debe reflexionar sobre la información que
desea transmitir y sobre cómo hacerlo. También debe pensar en el grado de detalle necesario
para realizar una divulgación habilitante y de respaldo. Por ejemplo, una caja negra denominada
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

“motor de dispositivo” que no tenga subcomponentes será una explicación insuficiente para
una solicitud de patente que pretenda divulgar un “motor de dispositivo”. Por el contrario,
quien redacta la solicitud de patente debe evitar aportar demasiados detalles en los dibujos,
a menos que la explicación que los acompaña en la sección de la descripción de las formas
de realizar la invención aclare que los detalles añadidos pertenecen únicamente a una forma
concreta de realizar la invención. Si se introducen demasiados detalles, existe el riesgo de que
posteriormente —quizás en un litigio— se alegue que los detalles mostrados son esenciales
para la invención, lo cual restringiría la interpretación de las reivindicaciones. Esto cobra
especial importancia en jurisdicciones como la de los Estados Unidos de América cuando
las solicitudes contienen una reivindicación de medio más función (véase la sección 2.4 del
módulo IV), puesto que los demandados en un proceso posterior por infracción de patente
alegarán que todos los detalles innecesarios de los dibujos son medios esenciales de ejecutar la
función mencionada.

Los dibujos deben ser completos y no deben omitir ningún detalle indispensable. Por ejemplo,
en un dibujo que muestre la sucesión de etapas de un proceso, se deben representar
adecuadamente las flechas. Si una flecha apunta en una sola dirección cuando debería indicar
ambos sentidos, puede resultar difícil convencer al examinador de que la transición de un
componente a otro es reversible. Quien redacta la solicitud puede incluir en la descripción de las
 133

formas de realizar la invención una explicación escrita suficiente para superar las deficiencias de
los dibujos, pero esta práctica no es la solución más adecuada.

Sin embargo, el redactor de la solicitud debe recordar que no se ha de dedicar demasiado

tiempo a perfeccionar los dibujos. No se espera que sea un dibujante profesional, aunque puede
servirse de la ayuda de un dibujante cualificado. El diseño asistido por computadora puede ser
de utilidad para preparar los dibujos y, en ocasiones, es más rápido y menos costoso que un
simple dibujo en un papel.

Recomendación profesional

Quien redacta la solicitud debe dedicar su tiempo y sus capacidades a crear dibujos claros
y originales, no a darles una apariencia atractiva.

4.4 Dibujos proporcionados por el inventor

El cliente o el inventor a menudo transmiten sus propios dibujos a quien va a redactar la

solicitud. Esos dibujos pueden serle de utilidad para contar la historia de la invención, pero es
probable que contengan elementos innecesarios para la divulgación. Por lo tanto, el redactor de
la solicitud de patente tal vez prefiera volver a dibujar o adaptar los dibujos del inventor.

Es importante garantizar que todos los detalles que aparecen en los dibujos, también el
texto, sigan siendo inteligibles cuando se reduzca la escala de los dibujos para adaptarla a la
publicación de la patente. Por ejemplo, los clientes pueden enviar capturas de pantalla para
mostrar el funcionamiento de la invención, pero estas imágenes rara vez pueden descifrarse
cuando se modifica la escala para adaptarla a la página impresa.

5. Redacción del resumen

El propósito del resumen es sintetizar los elementos esenciales de la invención. En muchos casos,
una versión del primer párrafo de la sección relativa a la reseña de la invención constituirá un
buen resumen, que puede reflejar el contenido de la reivindicación principal (independiente).
El objetivo primordial del resumen es servir de ayuda a la búsqueda. Por lo general, se publica
en la portada de las publicaciones de patente, se introduce en las bases de datos y a menudo
proporciona las palabras clave para las herramientas de búsqueda automatizada. Cuando
una búsqueda proporciona varias solicitudes de patentes y patentes concedidas, a menudo se
consulta el resumen para saber si conviene seguir leyendo. Por este motivo, el resumen debe
ser breve y, sobre todo, preciso.

En muchas jurisdicciones se exige que el resumen no supere un determinado número de

palabras. En numerosos países donde el inglés es idioma oficial, el resumen no puede tener
más de 150 palabras. En otras jurisdicciones, como las del Japón, la República de Corea y China,
la extensión del resumen está limitada a un determinado número de caracteres. El examinador
Módulo VII Elaboración de la descripción, los dibujos y el resumen

puede objetar a los resúmenes que excedan esos límites.

En la mayor parte de los países, el resumen se limita a presentar información técnica y

no debe tenerse en cuenta para ningún otro fin, como la interpretación del alcance de las
reivindicaciones o la determinación de la patentabilidad. Incluso los tribunales de la mayor
parte de las jurisdicciones rara vez prestan atención al resumen para interpretar la invención
reivindicada. Sin embargo, los Estados Unidos de América son una excepción, por lo que los
resúmenes de las solicitudes presentadas en este país deben redactarse en términos amplios
para evitar las limitaciones.

En consecuencia, en la mayor parte de las jurisdicciones, las oficinas de patentes solo examinan
el resumen para comprobar que cumplen los requisitos relativos al número de palabras o
caracteres y apenas hacen una evaluación sustantiva de esta parte de la solicitud, aunque ello
no significa que el resumen pueda inducir a error o estar mal redactado.
 134 Puede ser recomendable incluir en el resumen los indicadores de referencia que se muestran
en los dibujos (por ejemplo, “reloj (102)”), si ello facilita al público la comprensión de la
invención. Sin embargo, en los Estados Unidos de América se considera que estos signos de
referencia restringen la interpretación de las reivindicaciones, porque limitan las características
reivindicadas a las divulgadas en los dibujos. En consecuencia, deben omitirse o suprimirse
del resumen.

Los redactores de solicitudes de patente con poca experiencia a menudo cometen el error
de preparar el resumen en una etapa temprana. Ello comporta el riesgo de que se presenten
algunas características patentables de la invención que no aparecen en las demás partes de
la solicitud de patente. Muchos redactores de solicitudes de patente prefieren preparar el
resumen al final del proceso de redacción y, para ello, se plantean la pregunta siguiente: “¿Todos
los elementos del resumen se divulgan en la descripción?”. Si la respuesta no es un “sí” rotundo,
se debe añadir en la descripción o en las reivindicaciones el elemento que falta, o se ha de
modificar el resumen.

Palabras clave

– descripción
– título
– sector técnico
– técnica anterior
– reseña de la invención
– (divulgación de la invención o descripción detallada)
– breve descripción de los dibujos
– descripción de las formas de realizar la invención (modos de poner en práctica la invención)
– orden en el que se redactan las solicitudes de patente
– preparación de los dibujos
– redacción del resumen

Autoevaluación

En su jurisdicción, ¿cómo se divide la parte de las solicitudes relativa a la descripción?

¿Qué tipo de información debe proporcionarse en la sección relativa a la “técnica anterior”?
¿Qué debe evitar el redactor de la solicitud de patente al preparar esa sección?
¿Qué tipo de información debe contener la sección relativa a la “reseña de la invención”?
En la parte de la solicitud relativa a la descripción debe describirse al menos una forma de
realizar la invención que funcione. ¿Verdadero o falso?
Una forma de realizar la invención que se divulga en la descripción pero que no figura
en las reivindicaciones de la patente concedida pasa a formar parte del dominio público.
¿Verdadero o falso?
Se recomienda a quien redacta la solicitud de patente que utilice palabras absolutas, como
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

“debe” o “siempre”, en la parte de la solicitud relativa a la descripción, porque ello facilitará

una mejor comprensión de la invención. ¿Verdadero o falso?
En la sección de la “descripción de las formas de realizar la invención” no solo deben
describirse las formas de realizar la invención con características esenciales de la invención,
sino también las que tienen tengan características opcionales. ¿Por qué?
Los dibujos que un cliente pueda ofrecer al redactor de la solicitud pueden ser sumamente
útiles al preparar los dibujos que se introducirán en la solicitud de patente, pero deben
utilizarse con precaución. ¿Qué cuestiones debe tener en cuenta el redactor de solicitudes
de patente?
Módulo VIII
Presentación de
solicitudes de patente

Antes de presentar una solicitud de patente, quien la haya redactado debe asegurarse de que
el cliente la examina, la comprende y la aprueba. Los inventores raramente comprenden los
requisitos jurídicos aplicables y un número aún menor de inventores entienden y aprecian el
lenguaje consuetudinario de las solicitudes de patente (véase la sección 2 del módulo IV). Por
lo tanto, corresponde al redactor de la solicitud la tarea de explicar al cliente las partes de la
solicitud sobre las que el cliente pueda tener dudas. Quien redacta la solicitud no debe modificar
la solicitud de patente para hacerla más accesible a las personas que no están familiarizadas
con el lenguaje de las solicitudes de patente si, al hacerlo, se compromete el alcance o la validez
de la patente reivindicada. Ahora bien, debe asegurarse de que el lenguaje empleado sea lo
más correcto y sencillo posible. En ocasiones, las reivindicaciones extremadamente abstractas
pueden resultar confusas a las personas que no sean especialistas en patentes, pero el lenguaje
abstracto a veces puede ser lo más adecuado para garantizar que las reivindicaciones sean tan
amplias como permite la ley.

A lo largo del presente manual se ha señalado que el redactor de la solicitud de patente debe
conocer los requisitos de la presentación de solicitudes de patente en todos los países de
interés para sus clientes, incluidas las normas relativas al formato y los dibujos. Un redactor
de solicitudes proactivo preparará una lista de comprobación —para cada una de las distintas
jurisdicciones en las que presenta solicitudes habitualmente— con determinados elementos que
constituyen las partes necesarias de una solicitud, y, a continuación, comparará cada una de las
solicitudes con la lista correspondiente. También pueden ser útiles otras listas de comprobación
relativas a la revisión de una solicitud antes de presentarla ante una determinada oficina de
patentes (ya sea por vía electrónica o por correo postal) o a las cuestiones que deben resolverse
antes de contestar a una decisión de la oficina. Estas listas de comprobación pueden reducir el
riesgo de cometer omisiones o errores involuntarios.

Recomendación profesional

No se debe permitir que toda la ardua labor de redactar la solicitud se eche a perder
porque se pasó por alto un requisito menor relativo a la solicitud que podría haberse
percibido y cumplido fácilmente.

En muchas jurisdicciones, el redactor de la solicitud de patente debe acompañar la solicitud

presentada de un poder y del justificante del pago de las tasas de presentación en los distintos
países. En función de los requisitos jurídicos específicos de cada jurisdicción, es posible que
también presenten una declaración sobre la calidad de inventor o un documento en el que se
confirme que el inventor ha asignado la invención al solicitante o se declare de otro modo el
derecho del solicitante de la patente. Algunas oficinas nacionales de patentes permiten enviar
estos documentos oficiales después de presentar la solicitud de patente sin que ello afecte a la
fecha de presentación.

En los Estados Unidos de América, la declaración sobre la calidad de inventor es una comunicación
mediante la cual el inventor declara que ha leído y comprendido la solicitud de patente y que se
considera el inventor (o uno de los inventores, de haber varios) de la invención que se describe.

135
 136 El poder es un documento mediante el que se concede a otra persona (normalmente, un
agente o abogado de patentes habilitado para ejercer ante la oficina de patentes interesada) la
potestad de representar al solicitante en los procedimientos ante la oficina de patentes relativos
a su solicitud.

El documento de cesión es un contrato entre el inventor y otra persona (que suele ser su
empleador) en el que se indica la transmisión de los derechos de patente del inventor a esa
persona. (El redactor de la solicitud debe comprobar que su cliente tiene derecho a solicitar la
patente antes de representar a esa otra parte en los procedimientos.)

Otros de los documentos oficiales que el redactor de la solicitud tal vez deba presentar están
relacionados con la defensa nacional. En algunos países, como los Estados Unidos de América, el
Reino Unido, China, la India y Francia, se exige el cumplimiento de requisitos específicos para la
presentación de solicitudes de patente que puedan ser de interés para la seguridad nacional. En
países como los Estados Unidos de América, un inventor residente debe obtener la autorización
del Estado para presentar una solicitud de patente en el extranjero. Igualmente, en muchos
países existen normas relativas a la exportación de datos técnicos. Como mínimo, el redactor de
la solicitud debe estar familiarizado con las normas de su jurisdicción en la materia, para evitar
participar involuntariamente en la transmisión transfronteriza ilegal de datos técnicos sensibles.

1. Presentación de solicitudes internas o de prioridad

Habida cuenta de que los inventores y sus empleadores habitualmente desean obtener
protección por patente en el país en el que trabaja el inventor, los clientes por lo general piden
al redactor de la solicitud que presente la primera solicitud de patente en ese país, es decir,
de manera interna. También es posible que el inventor o su empleador deseen presentar
solicitudes de patente en otros países de conformidad con el Convenio de París (véase la
sección siguiente). Dado que la primera presentación de una solicitud de patente fija la fecha
de prioridad para la familia de solicitudes de patente extranjeras de la misma invención que
pueden presentarse posteriormente, es habitual que el cliente desee presentar la solicitud lo
antes posible.

Se ha observado que, por lo demás, los requisitos concretos de presentación de solicitudes

de patente pueden variar en función de la jurisdicción y que quien redacta la solicitud debe
tener un conocimiento excelente de los requisitos específicos de su propia jurisdicción. Esta
información a menudo está disponible en línea34 y en otros recursos disponibles al público.

2. Presentación de solicitudes en el extranjero

Tras preguntar al cliente en qué países desea presentar las solicitudes de patente, el redactor
debe revisar los requisitos de presentación en todas las jurisdicciones de interés para el cliente
y proporcionarle una estimación de los costos. Por ejemplo, el redactor de la solicitud debe
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

determinar si los países de interés son Estados contratantes del Convenio de París o miembros
de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El Convenio de París es un tratado internacional que, entre otras ventajas, reconoce el derecho
de prioridad entre las solicitudes de patente. El Convenio permite a un solicitante de patente
de un Estado contratante ejercer el derecho de prioridad basado en la primera presentación
en ese Estado, siempre que la solicitud posterior en la que se reivindica la misma invención se
presente dentro de los 12 meses inmediatamente posteriores a la fecha de presentación de la
primera solicitud. El derecho de prioridad significa que la solicitud posterior no podrá invalidarse
en virtud de acontecimientos acaecidos entre la fecha de prioridad y la de presentación de la
solicitud posterior. Por ejemplo, si una solicitud de patente relativa a la misma invención se
presenta en el Japón antes de que transcurran 12 meses desde que se presentó la solicitud de
patente inicial en el Canadá, la solicitud presentada en el Japón no se invalidará en virtud de la
publicación de la invención en una revista durante esos 12 meses. Por lo tanto, de conformidad
con el Convenio de París, la fecha de presentación de la primera solicitud relativa a esa invención
se denomina “fecha de prioridad”. También es posible que se exija presentar una copia
certificada de la solicitud inicial en cada uno de los países en los que se reivindica la prioridad,
para demostrar la existencia del derecho.
 137

De acuerdo con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), los solicitantes también pueden ejercer
el derecho de prioridad en los miembros de la OMC que no sean signatarios del Convenio
de París.

El mismo derecho de prioridad en virtud del Convenio de París puede reclamarse no solo entre
los Estados contratantes y los miembros de la OMC, sino también cuando el solicitante presente
posteriormente una solicitud internacional con arreglo al Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT). El Tratado, que es un arreglo particular en virtud del artículo 19 del Convenio de
París, se estudia en mayor profundidad en la sección 4.3 del presente módulo.

Recomendación profesional

Es importante comprobar todas las fechas en las que deben haberse presentado
las solicitudes extranjeras, y conviene recordarle al cliente esas fechas con bastante
antelación, para que tenga tiempo de tomar decisiones.

Ejemplo

Un redactor de solicitudes de patente del país A presenta una solicitud de patente el 8

de marzo de 2020. El país A es parte en el Convenio de París. El cliente desea presentar
solicitudes homólogas en los países B, C y D. Dado que estos países también son parte
en el Convenio de París, el redactor de la solicitud tiene de plazo hasta el 8 de marzo
de 2021 para presentar en los países B, C y D solicitudes de patente homólogas que se
beneficiarán del derecho de prioridad.

El inventor divulga la invención por primera vez dos semanas después de presentar la
solicitud en el país A, es decir, el 22 de marzo de 2020. En virtud del Convenio de París, las
solicitudes presentadas en los países B, C y D consideran que la fecha de prioridad es el 8
de marzo de 2020. En consecuencia, la divulgación pública

no compromete la patentabilidad de las solicitudes homólogas presentadas en los

países B, C y D.

Sin embargo, si el inventor hubiera divulgado públicamente su invención antes de la fecha de

presentación de la primera solicitud (es decir, la fecha de prioridad), el derecho de prioridad
en virtud del Convenio de París sería irrelevante para la cuestión de la patentabilidad. En el
ejemplo, si el inventor divulga al público cada uno de los aspectos de la invención dos semanas
antes de presentar la solicitud de patente en el país A (el 17 de febrero de 2020), esa divulgación
puede afectar a la patentabilidad de las solicitudes presentadas en los países A, B, C y D. Ello
dependerá del Derecho de patentes aplicable en cada país y, especialmente en este caso, de las
disposiciones relativas al plazo de gracia (véase la sección 2.1 del módulo II).

En cuanto a las jurisdicciones que no son Estados contratantes del Convenio de París ni
miembros de la OMC, antes de presentar la primera solicitud (interna), el redactor de esta debe
determinar los requisitos concretos de la presentación de solicitudes, que pueden variar en gran
Módulo VIII Presentación de solicitudes de patente

medida. Sin embargo, habida cuenta de que el 8 de agosto de 2020 el Convenio de París contaba
con 177 Estados contratantes, esta situación es poco frecuente.

A menudo, en el momento de la presentación de la primera solicitud el cliente no sabe con

certeza si desea presentar solicitudes de patente en el extranjero ni en qué países. Los
conocimientos de quien redacta la solicitud le permiten aconsejar al cliente adecuadamente
y explicarle las ventajas de la prioridad en virtud del Convenio de París, los riesgos que se
plantearían si el cliente decidiera presentar solicitudes en países que no son parte en el
Convenio de París ni miembros de la OMC y las ventajas de presentar una solicitud PCT en el
plazo de 12 meses para obtener el derecho de prioridad en virtud del Convenio de París.
 138 Es improbable que se permita al redactor de la solicitud representar a su cliente ante una oficina
de patentes directamente, por lo que deberá buscar un abogado de patentes habilitado en
esa jurisdicción. Existen al menos dos modelos de relación profesional entre los redactores de
solicitudes y los abogados y agentes de patentes.

– En el modelo sin intervención, el abogado o agente extranjero se encarga de la

correspondencia oficial y proporciona información sobre las normas locales, pero no
participa en los aspectos de fondo del asunto. El redactor que presentó la solicitud original
de prioridad adopta todas las decisiones importantes.
– En el modelo con intervención, el abogado o agente extranjero redacta propuestas de
contestación a las decisiones de la oficina y las envía al redactor de la solicitud para que
las apruebe.

El redactor de la solicitud puede utilizar modelos diferentes en las distintas jurisdicciones, por
ejemplo, con intervención en unas y sin intervención en otras.

Recomendación profesional

Si el redactor de solicitudes de patente prevé que su labor conllevará con frecuencia

la presentación de solicitudes en el extranjero, debe plantearse la posibilidad de
establecer relaciones profesionales regulares con abogados extranjeros asociados en los
países correspondientes.

3. Procedimientos y tasas de las oficinas de patentes

3.1 Procedimientos de las oficinas de patentes

Una vez presentada la solicitud de patente, la oficina de patentes examina la solicitud

presentada para asegurarse de que solo aquellas que cumplen con los requisitos establecidos
en la legislación aplicable puedan obtener una patente. Los procedimientos varían
considerablemente de un país a otro, por lo que resulta imposible ofrecer un resumen
exhaustivo y detallado. El redactor de la solicitud debe conocer, al menos, el procedimiento de la
oficina de su país.

Por lo general, los tres ámbitos principales de los procedimientos de las oficinas son
los siguientes:

i) examen de forma;
ii) búsqueda del estado de la técnica; y
iii) examen de fondo.

En algunas oficinas, solo se realiza la etapa i), mientras que, en otras, solo la i) y la ii).
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

En cada caso, el examinador de patentes y el solicitante (o su representante, ya sea el redactor

de la solicitud u otra persona) entablan un diálogo, principalmente por escrito. El representante
recibe las comunicaciones de la oficina de patentes, asesora al solicitante respecto de las
medidas adecuadas que deben adoptarse, recibe instrucciones del solicitante y contesta en
consecuencia a las comunicaciones de la oficina de patentes.

En el examen de forma (etapa i)) se comprueba que la solicitud satisfaga todos los requisitos
formales establecidos en la legislación, como que se haya rellenado correctamente el
formulario del petitorio, que se cumplan las normas relativas a la redacción de la descripción,
las reivindicaciones, los dibujos y el resumen y que se hayan presentado otros documentos
exigidos, como el poder de representación o una declaración del inventor. La oficina de patentes
da al solicitante la oportunidad de subsanar los errores que se detecten durante el examen de
forma, y si el solicitante no los subsana en un plazo determinado, la oficina de patentes rechaza
la solicitud.

En función del procedimiento de examen que se prevea en la legislación aplicable, la búsqueda

del estado de la técnica (etapa ii)) se realiza bien de forma separada y previa al examen de fondo
o bien en el marco del proceso del examen de fondo. Si se realiza la búsqueda separadamente,
se enviará al solicitante un informe de búsqueda en el que se señalen los documentos
 139

pertinentes del estado de la técnica que se han hallado.

En el examen de fondo (etapa iii)), se comprueba que la solicitud satisfaga los criterios de
patentabilidad y que la invención se haya divulgado de manera suficiente, clara y completa
en la solicitud presentada. Como en la etapa i), la oficina de patentes brindará al solicitante
la oportunidad de subsanar las objeciones que se planteen durante el examen de fondo
(generalmente, mediante la modificación de las reivindicaciones y la descripción). Si el
solicitante no las subsana en un plazo determinado, la oficina de patentes no concederá
la patente.

En muchos países, las solicitudes de patente se publican 18 meses después de la fecha de

presentación (o de prioridad).

Si (o cuando) el proceso de examen concluye de manera favorable al solicitante, la oficina

de patentes concede la patente. La información sobre la patente se inscribe en el registro
de patentes y se publica en un boletín oficial. Muchas oficinas de patentes ya publican las
solicitudes de patente y las patentes concedidas en sus sitios web. El solicitante recibe un
certificado de concesión de patente, que es un documento oficial en el que se establece la
titularidad de la patente.

En algunas legislaciones nacionales y regionales se prevé la oposición y otros mecanismos de

revocación administrativa e invalidación que permiten a terceros intervenir en el proceso de
examen de la patente antes de que se conceda o impugnar una patente concedida. Si bien
la configuración de esos mecanismos puede variar en función del país, el objetivo común es
proporcionar un medio sencillo, rápido y comparativamente poco costoso de mejorar la calidad
de las patentes al integrar una contribución añadida al proceso de concesión de la patente.

En algunos lugares existen oficinas regionales de patentes que conceden patentes regionales.
Algunas de esas oficinas son la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual
(ARIPO), la Oficina Eurasiática de Patentes (EAPO), la Oficina Europea de Patentes (OEP),
la Oficina de Patentes del Consejo de Cooperación del Golfo (Oficina de Patentes CCG) y la
Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI).

3.2 Tasas y otras consideraciones relativas a los costos

Quien redacta la solicitud de patente siempre debe tratar de ofrecer al cliente información
suficiente sobre las tasas y los costos para que este pueda concebir una estrategia de patentes
coherente con las limitaciones presupuestarias. También debe informar al cliente, si es el
caso, de que esas tasas y costos deben evaluarse en momentos determinados. Por ejemplo, es
importante decirle al cliente que presentar solicitudes de patente en cinco países y mantener
las patentes concedidas hasta el final de su plazo de protección puede costar cerca de 150 000
euros. Será aún más útil transmitirle que en los primeros cinco años desde la presentación de la
solicitud local inicial solo deberá pagar una parte de la cantidad total y que el resto comprende
gastos variables que pueden surgir a lo largo de un período de 20 años.

En algunas jurisdicciones se prevén reducciones de las tasas cuando el solicitante es un inventor

único, una universidad, una institución de investigación o una pequeña empresa. Por ejemplo,
Módulo VIII Presentación de solicitudes de patente

en los Estados Unidos de América se aplica un descuento del 50 % a la mayor parte de las
tasas de los inventores únicos, las organizaciones sin ánimo de lucro (como las universidades)
y las pequeñas empresas. El redactor de la solicitud debe investigar esas opciones y actuar de
conformidad con los intereses del cliente.

En la figura 9 se muestra un resumen de las fases habituales de la tramitación de patentes

desde la perspectiva de los costos. Las tasas que pueden conllevar las distintas etapas del
procedimiento son las tasas de presentación, de publicación, de petición de examen, de
búsqueda, de tramitación, de emisión y de mantenimiento. Sin embargo, el procedimiento de
concesión de patentes y las tasas correspondientes pueden variar en función de las oficinas de
patentes y de las leyes aplicables.
 140 Figura 9: Resumen general del procedimiento de concesión de patente y las
tasas correspondientes

Presentación de solicitud Tasa de presentación

Examen de forma
Tasa de publicación
Tasa de búsqueda
Tasa de petición de examen

Búsqueda del estado

de la técnica
Tasas de tramitación especial
Examen de fondo

Tasa de emisión
Tasa de mantenimiento
Denegación Concesión
de la patente de la patente

No todas las oficinas exigen el pago de todas las tasas mencionadas, y algunas oficinas pueden
imponer otros tipos de tasas. Cada una de esas tasas puede llevar asociado un costo por los
servicios profesionales (por ejemplo, los honorarios de especialistas) y, en general, estos costos
son superiores a las tasas oficiales de presentación de solicitudes. Algunas de esas tasas, como
las relativas a la petición de examen, no se aplican en todas las jurisdicciones, porque no todas
las oficinas tienen un sistema de “petición de examen”. En muchas jurisdicciones se aplican
tasas específicas a determinados procedimientos especiales durante la tramitación de una
solicitud. Por ejemplo, algunas oficinas ofrecen un examen acelerado de la patente a cambio del
pago de una tasa; otras aceptan la prórroga de un plazo si se dan determinadas condiciones,
como el pago de una tasa adicional. Es posible que en la etapa del examen de fondo se genere
una cantidad considerable de honorarios profesionales, porque en esta etapa el redactor de
la solicitud desempeña tareas como la revisión del estado de la técnica mencionada por el
examinador de patentes o la modificación de las reivindicaciones para superar la objeción. En
la mayor parte de las jurisdicciones se impone una tasa de emisión para que la patente entre en
vigor y algún tipo de tasa de mantenimiento para mantener la vigencia de la patente.

Si el cliente desea presentar solicitudes de patente en varias oficinas nacionales y regionales,

el costo del conjunto de las tasas y los honorarios profesionales puede ser importante. Para
presentar una solicitud de patente ante una oficina extranjera, es posible que el cliente
deba preparar una traducción de la solicitud local a uno de los idiomas admitidos por esa
oficina. Preparar esa traducción puede llevar más o menos tiempo en función del país. Ahora
bien, la traducción profesional de un complejo documento jurídico o técnico como una solicitud
de patente puede ser muy costosa. Si el cliente tiene interés en presentar solicitudes homólogas
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

en otros cinco países y ninguno de ellos acepta un idioma común con los demás —incluido el
de la solicitud inicial—el cliente deberá conseguir la traducción a otros cinco idiomas, lo cual
conlleva un gasto considerable.

Asimismo, es posible que se exija la traducción de una solicitud de patente regional en ese
mismo sistema regional. Por ejemplo, la OEP admite solicitudes en inglés, en francés o en
alemán y permite la tramitación de esas solicitudes en uno de esos tres idiomas. Sin embargo,
una vez que se ha admitido la solicitud para concederla, la OEP exige al solicitante que escoja
los países en los que desea validar la patente europea y que abone una tasa de validación a las
oficinas de cada uno de esos países. Este proceso puede exigir la traducción de la solicitud a un
idioma distinto del de la solicitud original.

Ejemplo

Se ha presentado ante la OEP una solicitud en inglés. El solicitante ha designado cuatro

países en la solicitud ante la OEP, a saber, España, Italia, Austria y Portugal.
 Una vez finalizada la tramitación de la solicitud ante la OEP de manera favorable al
solicitante, este debe pagar la tasa de validación a las oficinas de patente de esos países
 141

y presentar las traducciones al español, italiano, alemán y portugués de la solicitud

en inglés.

Si bien las tasas de validación y los costos de traducción varían en función del país, el costo
total de proteger una patente en cuatro países europeos durante todo su período de
vigencia supera los 200 000 euros.

Si el solicitante tiene interés en presentar una solicitud de patente en varios países, recurrir al
sistema del PCT puede ser una buena opción desde la perspectiva de los costos. Las solicitudes
PCT pueden presentarse en cualquiera de los idiomas aceptados por la oficina receptora. Sin
embargo, es posible que se deba traducir la solicitud PCT si está redactada en un idioma distinto
del alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés, portugués o ruso. No
obstante, el PCT es un mecanismo eficaz para posponer los importantes costos mencionados de
la tramitación de solicitudes de patente en países extranjeros.

Habida cuenta de que los costos de obtener patentes en el extranjero pueden ser muy
sustanciales, el solicitante de patente (el cliente) debe adoptar decisiones empresariales
constantemente durante el proceso de presentación de solicitudes en el extranjero. En
consecuencia, el redactor de la solicitud debe prestar un asesoramiento sensato sobre los
costos de la protección por patente en todo el mundo y proponer ideas sobre las maneras en
las que el cliente puede limitar los costos si solamente presenta solicitudes de patente en los
países donde la protección por patente es indispensable para el negocio. Dicho de otro modo, es
importante adoptar esta decisión de forma estratégica (véase el módulo X).

Recomendación profesional

Además de las reducciones específicas de las tasas relativas a solicitudes presentadas

por determinados solicitantes que se prevén en algunos países, el redactor de la
solicitud debe asesorar al cliente de manera adecuada respecto de los instrumentos
internacionales que tienen por objeto reducir los costos de la traducción de solicitudes de
patente, como el Acuerdo de Londres,35 que exime total o parcialmente del cumplimiento
del requisito de la traducción de las patentes europeas.

4. Procedimientos de presentación de solicitudes en

determinadas jurisdicciones

Los procedimientos para presentar una solicitud pueden variar de un país a otro. La información
que figura a continuación se presenta a fines ilustrativos y no pretende constituir una guía
exhaustiva universal para la presentación de solicitudes. Muchas oficinas de patentes publican
en sus sitios web información sobre los procedimientos de presentación de solicitudes, los
requisitos para ello y los formularios oficiales. 36

4.1 Presentación de solicitudes ante la Oficina de Patentes y Marcas

de los Estados Unidos de América (USPTO)

La Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) es el organismo

Módulo VIII Presentación de solicitudes de patente

encargado de recibir y examinar las solicitudes de patente en los Estados Unidos de América.
Decide en última instancia si debe concederse o denegarse una patente. Preparar una solicitud
de patente y los documentos anexos en esta jurisdicción puede ser complicado, por lo que quien
va a redactar la solicitud debe estudiar los requisitos de la USPTO antes de hacerlo.

En los Estados Unidos de América, una solicitud de patente no provisional debe contener
reivindicaciones, un resumen, una descripción, una atestación bajo juramento o una declaración
y, en la mayor parte de los casos, dibujos. Las solicitudes no provisionales de patente de utilidad
contienen reivindicaciones, mientras que las provisionales no siempre las tienen y se emplean
principalmente para establecer la fecha de prioridad. Las solicitudes de patente deben estar en
inglés o ir acompañadas de una traducción a este idioma y una certificación de la exactitud de
la traducción.
 142 El formulario de envío de una solicitud de patente de utilidad (o carta de envío) debe presentarse
junto con la solicitud. El objetivo de este formulario o carta es informar a la USPTO de los tipos
de documentos que se presentan (por ejemplo, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos,
la declaración relativa a la divulgación de información y otras declaraciones). En el formulario de
envío también se indica el nombre del solicitante y el tipo de solicitud, el título de la invención, el
contenido de la solicitud y los anexos adjuntos.

Se puede utilizar un formulario de pago de tasas para calcular las tasas de presentación
establecidas e indicar el método de pago, ya sea mediante cheque, tarjeta de crédito o pago
electrónico. La cantidad pagadera depende del número y el tipo de reivindicaciones presentadas
y de si el cliente puede proporcionar una aseveración escrita de la condición de pequeña
entidad, como es el caso de los inventores individuales, lo cual por lo general puede reducir a la
mitad las tasas oficiales.

Las tasas de presentación, búsqueda y examen de una solicitud de patente deben pagarse en el
momento de la presentación. Si se presenta una solicitud sin pagar las tasas exigidas, se envía al
solicitante una notificación en la que se le pide que abone las tasas en un plazo determinado. Si
en el momento de la presentación no se ha pagado la tasa de presentación básica, se añadirá un
recargo por aceptación tardía.

La ficha de datos sobre la solicitud contiene datos bibliográficos, es decir, información sobre el
solicitante y para la correspondencia, así como sobre la solicitud, la representación, la prioridad
nacional, la prioridad extranjera y las cesiones.

La solicitud de patente debe contener una atestación bajo juramento o una declaración firmada
por el inventor en la que afirme que se considera el inventor original de la materia objeto de
la solicitud. Esta atestación bajo juramento o declaración debe estar redactada en un idioma
que el inventor comprenda. Si está en un idioma distinto del inglés, se deberá presentar una
traducción a este idioma junto con una certificación de la exactitud de la traducción.

4.2 Presentación de solicitudes ante la Oficina Europea de Patentes

(OEP)

La Oficina Europea de Patentes (OEP) se creó en virtud del Convenio sobre la Patente
Europea (CPE), que establece el marco para la concesión de patentes europeas mediante un
procedimiento único y armonizado ante la OEP. Es decir, la OEP funciona como la oficina de
examen común a las solicitudes de patente presentadas en virtud del CPE. Cuando una solicitud
cumple los requisitos establecidos en el CPE —la utilización de formularios específicos, el
pago de tasas y la presentación de varios documentos y su traducción, de ser necesaria—, la
OEP concede una patente europea para cada uno de los Estados contratantes designados por
el solicitante. Sin embargo, la concesión de una patente europea no equivale a la protección
automática en los Estados contratantes designados, que tienen la facultad de conceder o
denegar las patentes nacionales solicitadas directamente en los respectivos países.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Habida cuenta de que las solicitudes presentadas ante la OEP tienen carácter regional, deben
contener una indicación de los Estados contratantes en los que el solicitante desea obtener
protección por patente. El solicitante puede designar un solo Estado, todos o algunos de ellos.
De conformidad con la estructura de tasas de la OEP vigente a partir de abril de 2009, se exige
una sola tasa de designación independientemente de cuántos países se designen. Por lo tanto,
quien redacta la solicitud puede designar a todos los Estados, lo que permite al solicitante tomar
una decisión sobre los países de interés una vez concedida la patente europea.

Cuando la solicitud haya superado favorablemente el proceso de examen de la OEP y se

haya concedido la patente europea, el solicitante debe validarla en cada uno de los Estados
contratantes donde desea obtener la protección por patente. El proceso de validación suele
conllevar el pago de otras tasas, así como la presentación de determinados documentos y la
traducción de la patente (de ser necesaria) en un plazo específico contado a partir de la fecha de
la concesión de la patente europea.

La publicación de la patente europea también da inicio al transcurso del plazo para presentar
oposiciones contra ella.
4.3 Presentación de solicitudes en virtud del Tratado de Cooperación
en materia de Patentes (PCT)
 143

Procedimientos generales
El PCT es un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), cuya sede está en Ginebra (Suiza). El 15 de enero de 2020, el PCT contaba
con 153 Estados contratantes.

El PCT permite a un solicitante de patente presentar una única solicitud internacional para
obtener protección en cualquiera o en todos los Estados contratantes del PCT. La solicitud
internacional de patente equivale a presentar una solicitud nacional ordinaria en cada Estado
designado. El término “Estados designados” se refiere a todos los países que son miembros
del PCT en el momento de la presentación de la solicitud. El plazo de la protección por patente
concedida en virtud del PCT es de 20 años a partir de la fecha de presentación internacional (o
de prioridad).

Es importante comprender que la OMPI no emite una “patente PCT” ni una “patente
internacional” que otorgue protección en todos los Estados contratantes, sino que cada oficina
nacional o regional puede conceder o denegar la patente de conformidad con su Derecho de
patentes nacional. Por lo tanto, el solicitante debe tramitar la solicitud internacional de patente
en cada uno de los países o regiones en los que desean obtener protección y pagar las tasas
nacionales o regionales correspondientes.

El procedimiento del PCT consiste en dos fases principales, a saber, la fase internacional y
la nacional. 37

La fase internacional consiste en las etapas siguientes:

i) Presentación de una solicitud internacional. Los solicitantes a menudo presentan la

primera solicitud de patente ante una oficina nacional de patentes y, posteriormente,
una solicitud internacional en virtud del PCT en la que reivindica la prioridad basada en la
primera solicitud. En principio, la presentación de una solicitud PCT equivale a la designación
de todos los Estados contratantes que estén obligados por el Tratado en la fecha de
presentación internacional.
ii) Búsqueda internacional. Con arreglo al PCT, la búsqueda internacional se confía a una
de las Administraciones encargadas de la búsqueda internacional (ISA) competentes38 y, tras
ella, se redacta un informe de búsqueda internacional (ISR), es decir, una enumeración de los
documentos publicados que podrían afectar a la patentabilidad de la invención reivindicada
en la solicitud internacional o ser importantes para la invención. Además, a la luz de los
resultados del informe de búsqueda, también se emite una opinión escrita preliminar y no
vinculante sobre si la invención parece satisfacer los criterios de patentabilidad. El ISR y la
opinión escrita se comunican al solicitante, que podrá examinar su contenido y decidir retirar
la solicitud, en particular si dicho contenido indica que es poco probable que se conceda
la patente. Por otra parte, el solicitante puede optar por modificar las reivindicaciones de
la solicitud.
iii) Publicación de la solicitud PCT, el ISR y la opinión escrita. Si no se retira la solicitud
internacional en los 18 meses posteriores a la fecha de presentación (o prioridad), la Oficina
Internacional de la OMPI la publica junto con el ISR. La opinión escrita también se hará
pública a partir de ese momento.
Módulo VIII Presentación de solicitudes de patente

iv) Petición de búsqueda internacional suplementaria (SIS) [facultativa]. Además de la

búsqueda internacional (la “búsqueda internacional principal”), el solicitante tiene la opción
de pedir que una Administración designada para la búsqueda internacional suplementaria
(SISA) —es decir, una ISA que desee prestar este servicio— haga una búsqueda añadida del
estado de la técnica centrada específicamente en los documentos en el idioma concreto en
el que se especializa esa SISA, por ejemplo. La SIS ha de presentarse antes de que hayan
transcurrido 22 meses a partir de la fecha de prioridad. El objetivo es reducir la probabilidad
de que salgan a la luz otros elementos del estado de la técnica en la fase nacional posterior
que puedan obstaculizar la concesión de la patente.
v) Petición de examen preliminar internacional [facultativa]. Si el solicitante desea efectuar
modificaciones en la solicitud (para, por ejemplo, superar los documentos del estado de la
técnica señalados en el informe de búsqueda y dar respuesta a las conclusiones formuladas
 144 en la opinión escrita) y obtener otra opinión sobre la posible patentabilidad de la solicitud
reivindicada “modificada”, podrá solicitar de manera facultativa un examen preliminar
internacional. De ese examen emana el informe de examen preliminar internacional sobre la
patentabilidad (en virtud del Capítulo II del PCT 39), elaborado por una de las Administraciones
encargadas del examen preliminar internacional (IPEA) competentes con arreglo al PCT,40
que contiene una opinión preliminar y no vinculante sobre la patentabilidad de la invención
reivindicada. Este informe proporciona al solicitante un criterio aún más sólido para evaluar
las posibilidades de obtener la patente y, si es favorable, fundamentos para continuar
con la tramitación de la solicitud ante las oficinas nacionales y regionales de patentes. Si
no se solicita el examen preliminar internacional, la Oficina Internacional establecerá el
informe preliminar internacional sobre la patentabilidad (en virtud del Capítulo II del PCT41)
a partir de la opinión escrita que haya elaborado la ISA y procederá a comunicarlo a las
oficinas designadas.

Figura 10: Resumen del Sistema del Tratado de Cooperación en materia de

Patentes (PCT)

Petición de búsqueda
internacional
suplementaria
(facultativa)

Informe de
búsqueda
Presentación de la
internacional
solicitud local
suplementaria
Meses 0 (facultativo)

12 30

16 28
18 22
Presentación Entrada en la
de la fase nacional
Publicación
solicitud Informe
internacional
PCT de examen
Informe de búsqueda preliminar
internacional y opinión internacional
escrita (facultativo)

Presentación de la petición
de examen preliminar
internacional (facultativa)

Una vez finalizada la fase internacional, el solicitante debe decidir si solicitar la protección
por patente ante determinadas oficinas nacionales y regionales de patentes. De ser así, ha de
escoger las oficinas designadas en las que proseguirá la tramitación de la solicitud internacional
antes de que venza el plazo, que suele ser de 30 meses desde la fecha de presentación (o
prioridad). Esta continuación de la tramitación se denomina “fase nacional”, y los requisitos que
se exigen en esta etapa son el pago de tasas nacionales y, de ser necesaria, la traducción de la
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

solicitud (presentada o modificada).

Si el solicitante no cumple estos requisitos antes de que transcurra el plazo aplicable en ese
país, la solicitud internacional perderá su eficacia a escala nacional. Dicho de otro modo, el
procedimiento llega a su fin en los Estados contratantes en los que la solicitud internacional no
entra en la fase nacional.

Presentación de la solicitud internacional en virtud del PCT

Las solicitudes internacionales en virtud del PCT deben contener un petitorio, una descripción,
una o varias reivindicaciones, uno o varios dibujos (cuando sean necesarios para comprender
la invención) y un resumen. El formulario del petitorio está disponible en todos los idiomas de
publicación del PCT (a saber, alemán, árabe, chino, coreano, español, francés, inglés, japonés,
portugués y ruso) y puede descargarse de manera gratuita del sitio web del PCT.42 También está
disponible un sistema de presentación de solicitudes en línea, denominado ePCT.

Cualquier nacional o residente de uno de los Estados contratantes del PCT puede presentar
una solicitud internacional de patente. Cuando se trata de dos o más solicitantes, al menos
uno de ellos debe ser nacional o residente de un Estado contratante.43 En principio, se puede
presentar una solicitud internacional de patente ante la oficina nacional de patentes del país
 145

del solicitante o ante la OMPI, en Ginebra. En la mayor parte de los casos, la oficina nacional de
patentes actúa en calidad de oficina receptora del PCT. Si el solicitante es nacional o residente de
un país miembro de una organización regional de patentes (la ARIPO, la EAPO, la OEP, la Oficina
de Patentes CCG o la OAPI), también puede presentar la solicitud internacional de patente en
la oficina de patentes regional correspondiente, si lo permite la legislación nacional aplicable.
Sin embargo, es posible que las disposiciones de seguridad nacional obliguen al solicitante
a presentar una solicitud de patente nacional o a solicitar una autorización de la oficina de
patentes nacional antes de presentar la solicitud en el extranjero.

En general, las solicitudes internacionales de patente pueden presentarse en cualquiera de los

idiomas que la oficina receptora pueda aceptar. Asimismo, al menos uno de los idiomas debe
ser admisible ante la ISA y figurar en la lista de idiomas de publicación del PCT. De no ser así, el
solicitante debe proporcionar una traducción de la solicitud.

Al solicitar protección por patente mediante el sistema del PCT, el solicitante posiblemente
deberá pagar tres conjuntos de tasas durante la fase internacional. El primer conjunto de
tasas contiene:

i) una tasa de transmisión pagadera a la oficina receptora del PCT por la tramitación de la
solicitud internacional;
ii) una tasa de búsqueda pagadera a la ISA por realizar la búsqueda internacional;
iii) una tasa de presentación internacional pagadera a la OMPI por desempeñar diversas
tareas, como la tramitación y la publicación de la solicitud internacional y la transmisión de
documentos a las oficinas nacionales.

La oficina receptora del PCT recauda todas estas tasas, mientras que la OMPI recibe todas las
tasas relativas a la búsqueda internacional suplementaria facultativa. Si el solicitante pide un
examen preliminar internacional, la tasa correspondiente debe pagarse a la IPEA.

Otro conjunto de tasas consiste en las que deben abonarse a los Estados contratantes en la fase
nacional. Por lo general, es la parte más costosa de la tramitación de una solicitud PCT, porque
abarca los gastos de traducción, las tasas y los honorarios de los redactores de la solicitud
de patente y de los abogados de patentes. Las tasas se pagan directamente a las oficinas
interesadas en el momento de la entrada en la fase nacional, y es posible que se exija el pago de
otras tasas durante la tramitación. Habida cuenta de que las tasas nacionales son distintas en
cada Estado, quien redacta la solicitud de patente debe consultar los capítulos nacionales de la
Guía de los Solicitantes del PCT para conocer las cantidades exactas.44 Las tasas nacionales deben
abonarse en las divisas y dentro de los plazos que se establecen en dicha guía. Si en el momento
en el que inicia la fase nacional ha vencido el plazo para pagar las tasas anuales o de renovación
de la patente internacional, el solicitante debe pagarlas en el plazo aplicable. El solicitante
también debe observar, en este momento y cada cierto tiempo, el modo en el que el número
de reivindicaciones presentadas en la solicitud de patente afecta y afectará a las tasas que
deben pagarse por las anualidades, el examen, etc. El solicitante puede decidir cancelar algunas
de ellas en lugar de pagar (o seguir pagando) un precio elevado para mantener un conjunto
voluminoso de reivindicaciones con un valor estratégico limitado.

El PCT ofrece a determinados solicitantes reducciones especiales de las tasas en la fase

Módulo VIII Presentación de solicitudes de patente

internacional. Las personas físicas de algunos países que presenten una solicitud en nombre
propio pueden obtener una reducción del 90 % de determinadas tasas. Esta misma reducción
del 90 % se aplica a cualquier persona física o jurídica que sea nacional y residente de un Estado
clasificado como país menos adelantado por las Naciones Unidas. Si hay varios solicitantes,
todos ellos deben cumplir dichos criterios. Algunas ISA ofrecen una reducción de la tasa de
búsqueda internacional si el solicitante (o si todos los solicitantes) es nacional o residente
de determinados países. En la fase nacional, varias oficinas designadas pueden conceder
exenciones, reducciones y el reembolso de las tasas nacionales a las personas físicas, las
universidades, los institutos de investigación sin ánimo de lucro y las pequeñas y medianas
empresas (pymes). La Guía de los Solicitantes del PCT contiene información sobre las reducciones
de tasas ofrecidas por las ISA y para la entrada en la fase nacional. Además, las reducciones de
 146 las tasas del PCT pueden beneficiar a todos los solicitantes que presenten la solicitud por vía
electrónica, en función del tipo de presentación y del formato de la solicitud.

Ventajas del PCT

La principal ventaja de presentar una solicitud PCT es el tiempo añadido que el solicitante gana
tras la presentación inicial para decidir si le conviene tramitar solicitudes en otros países. En
virtud del Convenio de París, los solicitantes tienen 12 meses desde la fecha de presentación
de la solicitud inicial para decidir en qué otros países miembros del Convenio desean solicitar
protección para su invención. De conformidad con el PCT, el solicitante cuenta con, al
menos, 30 meses (más, en algunos países) a partir de la fecha de presentación de la solicitud
inicial para iniciar la tramitación de su solicitud en cualquier lugar, lo cual representa en la
práctica un margen de 18 meses, durante los cuales el solicitante puede investigar sobre la
patentabilidad y las perspectivas comerciales de la invención fuera del país donde se presentó
la primera solicitud. Además, de esta manera se pospone de manera eficaz el pago de los
costos de internacionalizar una solicitud de patente, que, como se ha mencionado, pueden
ser sustanciales.

Además de permitir ganar tiempo, el PCT añade valor en forma de información sobre la que los
solicitantes pueden fundamentar sus decisiones relativas a la patente. El informe de búsqueda
internacional y la opinión escrita de la ISA ofrecen a los solicitantes una idea realista y de gran
calidad sobre la probable patentabilidad de la invención.

Otra de las ventajas de presentar solicitudes con arreglo al PCT es que permite a los solicitantes
mejorar las solicitudes en la fase internacional mediante, por ejemplo, la corrección de defectos
formales ante la oficina receptora, la presentación de modificaciones de las reivindicaciones tras
recibir el ISR o la presentación de modificaciones de toda la solicitud durante el procedimiento
de examen preliminar internacional. Los solicitantes también pueden pedir que se modifiquen
los datos bibliográficos establecidos en la solicitud internacional. Toda esta labor permitirá a los
solicitantes presentar solicitudes más sólidas en la fase nacional ante los Estados designados.
Además, el PCT también cuenta con una variedad de medidas de salvaguardia para proteger a
los solicitantes de la pérdida sustancial de derechos como resultado de errores procesales.

Recomendación profesional

Se puede consultar información completa en línea sobre la presentación de una solicitud

PCT, en particular, sobre los procedimientos, los plazos y las tasas del PCT, en la página
web www.wipo.int/pct/es. En concreto, la Guía de los Solicitantes del PCT, que se actualiza
casi todas las semanas, contiene información exhaustiva sobre las fases internacional y
nacional de los procedimientos en virtud del PCT. También es posible suscribirse al boletín
PCT Newsletter para mantenerse al día de las novedades relativas al PCT.

Palabras clave
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

– poder de representación
– declaración sobre la calidad de inventor
– cesión
– derecho de prioridad en virtud del Convenio de París
– fecha de prioridad
– examen de forma
– examen de fondo
– tasas
– oficinas regionales de patentes
– Tratado de Cooperación en materia de Patentes
– fase internacional
– búsqueda internacional
– publicación internacional
– examen preliminar internacional
– fase nacional
Autoevaluación  147

¿Qué es la declaración sobre la calidad de inventor?

Un documento de cesión es un contrato entre el inventor y otra persona en el que se indica
que los derechos de patente del inventor se transmiten a esa persona, ¿verdadero o falso?
Cuando se presenta una solicitud posterior, ¿Cuáles son los requisitos para reivindicar la
prioridad de la solicitud anterior?
¿Cuál es el efecto de la fecha de prioridad, de tener alguno?
La Oficina Europea de Patentes funciona en calidad de oficina de examen y cada Estado
contratante es quien decide en última instancia sobre la concesión de las patentes.
¿Verdadero o falso?
Explique la diferencia entre una solicitud no provisional de patente de utilidad y una solicitud
provisional de patente de utilidad en los Estados Unidos de América.
¿Cuáles son las ventajas de presentar una solicitud de patente en virtud del PCT?
Si se concede una patente de conformidad con el PCT, la OMPI emite una patente PCT que
será eficaz en todos los Estados contratantes del PCT. ¿Verdadero o falso?
Si un solicitante de patente recurre al sistema del PCT, ¿pese a ello debe tramitar la solicitud
en cada uno de los países en los que desea obtener protección? ¿Por qué sí o por qué no?
¿Qué son las oficinas receptoras de conformidad con el PCT?

Módulo VIII Presentación de solicitudes de patente

Módulo IX
Tramitación de las
solicitudes de patente

Además de preparar y presentar una solicitud de patente de buena calidad, el redactor que
presenta la solicitud en un país donde se exige el examen de fondo debe defender con pericia y
elocuencia la patentabilidad de la invención de su cliente ante la oficina de patente que examina
la solicitud.45 Este proceso de examen se denomina “tramitación de la patente”. Si el examinador
de patentes que examina la solicitud pendiente emite una decisión negativa, el redactor de la
solicitud debe preparar de manera respetuosa una contestación a las objeciones y denegaciones
del examinador expresadas en su decisión. En la contestación, el redactor de la solicitud debe
explicar las diferencias entre la invención y la referencia del estado de la técnica citada por el
examinador y demostrar la patentabilidad de la invención reivindicada.

El período entre la presentación de la solicitud de patente y la recepción de una primera decisión

de la oficina varía considerablemente en función de las oficinas de patentes y de las solicitudes.
En la mayor parte de las situaciones, una vez que el solicitante finaliza las formalidades
necesarias para la presentación, suele darse un período prolongado de inactividad. Si bien
muchas oficinas de patentes tienen un volumen variable de solicitudes de patente acumuladas
pendientes de examen, un examinador de patentes acabará por examinar la solicitud pendiente.

En algunos países, los solicitantes deben presentar por separado una petición de examen ante
una oficina de patentes en un plazo de varios años (habitualmente, entre tres y cinco) contado
a partir de la fecha de presentación. Este plazo es importante, porque, si no se cumple, se
considerará que se ha retirado la solicitud.

Cuando proceda, el redactor de la solicitud puede pedir un examen acelerado para obtener una
decisión de la oficina mucho antes de lo habitual, siempre que la oficina interesada ofrezca este
servicio. El procedimiento de examen acelerado de solicitudes de patente (PPH) es otro sistema
de examen acelerado.46

Durante el examen de fondo de las solicitudes de patente, el examinador compara las

referencias del estado de la técnica mencionadas por el solicitante y los resultados de su
búsqueda del estado de la técnica con las reivindicaciones de la solicitud pendiente. La mayor
parte de las oficinas de patentes agrupan a los examinadores por materia técnica específica. Los
examinadores en esos grupos examinan un extenso número de solicitudes de patente relativas
a invenciones muy próximas entre sí desde el punto de vista técnico, por lo que tienden a estar
familiarizados con el estado de la técnica en su ámbito. Algunas oficinas de patentes incluso
proporcionan a los examinadores acceso a colecciones de estado de la técnica especializadas en
su ámbito de conocimientos técnicos específicos. Evidentemente, los examinadores de patentes
suelen tener estudios en ciencias, tecnología o ingeniería relativos al ámbito de las solicitudes
que examinan. Muchos examinadores tienen titulación avanzada y algunos cuentan incluso con
formación jurídica.

La referencia del estado de la técnica que puede mencionar un examinador no siempre

constituye la primera divulgación técnica, la mejor o la más original. No tiene la obligación de
hallar la primera divulgación técnica en una determinada materia técnica, sino que basta con
que encuentre referencias del estado de la técnica que divulguen la invención reivindicada del
solicitante y que se hayan publicado antes de la fecha de presentación (o de prioridad) de la
148 solicitud de patente. No es infrecuente que un examinador dé con una referencia del estado
de la técnica especialmente preferida y la cite de manera constante en la tramitación de las
solicitudes que examine.
 149

El estado de la técnica pertinente que los examinadores de patentes mencionan a menudo

consiste en patentes anteriores y solicitudes publicadas, aunque también pueden citar artículos,
libros, tratados, etc.

1. Contestación a las decisiones de la oficina

Si, tras examinar una solicitud pendiente, un examinador de patentes llega a la conclusión
de que la invención reivindicada cumple los criterios de patentabilidad y está divulgada
suficientemente en la solicitud, y de que esta cumple todos los requisitos previstos en la ley,
procede a conceder la patente. De lo contrario, el examinador de la patente emite una “decisión
de la oficina”, también denominada “actuación de la oficina”, “comunicación oficial” o “informe
de examen”.

La decisión de la oficina representa la postura oficial del Estado sobre la solicitud de patente
pendiente. Puede referirse a casi cualquier aspecto de la solicitud, desde el título hasta la
extensión del resumen. Las partes más importantes de la decisión de la oficina consisten en
las cuestiones básicas relativas a la patentabilidad de las reivindicaciones pendientes. Cuando
recibe una decisión de la oficina, el redactor de la solicitud debe informar de ello a su cliente de
manera inmediata y explicarle las conclusiones de la oficina de patentes.

El examinador puede cuestionar que la descripción constituya una divulgación de la invención

reivindicada suficiente para que una persona experta con conocimientos y habilidades normales
en la materia pueda comprenderla y ponerla en práctica, lo cual representaría una denegación
basada en el requisito de habilitación. El examinador también puede poner en cuestión que
en la descripción se proporcione una divulgación suficiente de una característica concreta
mencionada en las reivindicaciones. Para refutar esas objeciones, el redactor de la solicitud
puede demostrar que en la descripción sí se divulga la materia que supuestamente faltaba, o
alegar que esta materia era suficientemente conocida en el estado de la técnica y que, por lo
tanto, no era necesario divulgarla para cumplir el requisito de habilitación. De ser necesario, el
redactor de la solicitud puede modificar las reivindicaciones pendientes para que no mencionen
esa materia faltante.

El examinador casi siempre habrá analizado el estado de la técnica y, por lo general, habrá
hallado en ella referencias que coincidan exactamente con las reivindicaciones, es decir, estado
de la técnica que se enmarque en el alcance de las reivindicaciones de la solicitud tal como
están redactadas en ese momento. Si el examinador da con una sola referencia del estado de la
técnica que coincida exactamente con una de las reivindicaciones, rechazará la reivindicación
pendiente por tener una anterioridad en el estado de la técnica. Si el examinador considera que
una combinación de varias referencias del estado de la técnica divulga la invención reivindicada
y que esas referencias motivarían una persona experta con conocimientos y habilidades
normales en la materia a combinarlas, el examinador no admitirá la reivindicación pendiente
por ser evidente. Para refutar el rechazo de la reivindicación, el redactor de la solicitud de
patente puede realizar lo siguiente:

– alegar que el examinador ha malinterpretado las referencias del estado de la

Módulo IX Tramitación de las solicitudes de patente

técnica mencionadas;
– alegar que el examinador ha malinterpretado la invención del solicitante o las
reivindicaciones pendientes;
– alegar que la falta de actividad inventiva no puede determinarse mediante la combinación
de las referencias del estado de la técnica mencionadas por el examinador; o
– modificar las reivindicaciones pendientes para que mencionen una invención que no esté
divulgada en referencias del estado de la técnica ni sea evidente respecto de ellas.

El redactor de la solicitud de patente no debe ser un actor pasivo en el proceso de

patentamiento. Ocasionalmente, puede considerar que el examinador de la patente ha
malinterpretado la invención reivindicada o estimado erróneamente su patentabilidad. El
redactor de la solicitud debe estar preparado para asesorar al cliente sobre la refutación en
 150 esas situaciones, en particular, la opción de señalar a la atención del examinador información y
documentación añadidas que ofrezcan pruebas de la admisibilidad de las reivindicaciones.

Recomendación profesional

Con la experiencia, el redactor de solicitudes de patente aprende cuándo se debe aceptar

una decisión y cuándo se ha de impugnarla para lograr una mejor protección para el
cliente. Esto es cierto respecto de toda solicitud de patente en cualquier jurisdicción
del mundo. Asimismo, siempre debe prestar atención a si sus asociados extranjeros se
esfuerzan lo suficiente para defender al cliente y si cumplen las pautas recomendadas (no
exigidas) de eficiencia administrativa.

2. Redacción de la contestación

La respuesta del redactor de la solicitud a una decisión de la oficina se denomina “contestación”.

En ella, se debe dar una respuesta exhaustiva (contestar) a todos los comentarios sobre
la solicitud formulados por el examinador en la decisión de la oficina. Si el redactor de la
solicitud no contesta a todas las desestimaciones del examinador y no refuta todos los puntos
planteados, es probable que el examinador considere que la contestación no responde a las
objeciones y rechace la solicitud. Quien ha redactado la solicitud siempre debe presentar
una contestación completa a una decisión de la oficina, porque no hacerlo puede perjudicar
gravemente los derechos de su cliente.

La mayor parte de las oficinas de patentes del mundo imponen un plazo para la presentación
de la contestación a sus decisiones. En algunos países, el solicitante dispone de un número
determinado de meses para contestar a una decisión de la oficina sin pagar una tasa, y
puede demorarse unos meses más si abona una tasa por la prórroga. Por ejemplo, ante
una decisión de la oficina (office action) característica de los Estados Unidos de América, el
solicitante dispone de tres meses para contestar sin pagar y de otros tres si abona la tasa por
prórroga (es decir, un plazo total de seis meses). En otros países, es posible que solo se permita
al solicitante prorrogar el plazo para contestar a una decisión de la oficina en determinadas
circunstancias limitadas.

Existe una amplia variedad de plazos para la contestación a las decisiones de las oficinas en
todo el mundo, por lo que es fundamental que el redactor de la solicitud esté al corriente
de los requisitos exigidos en cada uno de los países en los que el cliente tiene solicitudes de
patente pendientes. El redactor también debe averiguar si la fecha a partir de la cual comienza
a contarse el plazo es el momento del envío de la contestación o la fecha de la decisión de la
oficina. Este aspecto también puede variar en función del país.

El redactor de la solicitud debe explicarle a su cliente el proyecto de contestación a la decisión

de la oficina. Es posible que el cliente tenga amplios conocimientos del ámbito de la invención
y tenga capacidad para reconocer las distinciones entre las referencias del estado de la técnica
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

citadas por el examinador y la invención descrita en la solicitud de patente o las reivindicaciones

pendientes. Asimismo, a menudo deben adoptarse decisiones relativas a la modificación de las
reivindicaciones. Las modificaciones que añaden elementos para restringir las reivindicaciones
pueden superar las referencias del estado de la técnica citadas y, de esta manera, hacer
que las reivindicaciones sean patentables. Ahora bien, puede suceder que la protección que
confieren las reivindicaciones más restrictivas no atienda los objetivos del cliente, por ejemplo,
si los competidores pueden concebir una invención que no infrinja esas reivindicaciones más
restrictivas. El redactor de la solicitud de patente debe dar a su cliente la oportunidad de tomar
estas decisiones, puesto que ha de recordarse que el cliente es quien mejor sabe qué elementos
adicionales de las reivindicaciones satisfarán sus necesidades comerciales.
3. Modificaciones  151

3.1 Principio y requisito básico

Para contestar a la decisión de la oficina, el redactor de la solicitud y el solicitante pueden

modificar las reivindicaciones si consideran que los argumentos del examinador son razonables
y convincentes. Las modificaciones suelen consistir en añadir limitaciones y, en ocasiones,
ampliar la descripción e introducir dibujos, si el solicitante considera conveniente obtener una
patente con un menor alcance de protección (véase también la sección 14 del módulo VI para
obtener más información sobre los aspectos esenciales de la modificación de reivindicaciones).

En la mayor parte de las jurisdicciones se aplica a la modificación de la solicitud una norma

universal según la cual no puede añadirse materia nueva a la que se divulgaba en la solicitud
original en la fecha de presentación (excepto para subsanar errores evidentes, por ejemplo,
tipográficos). La misma norma se aplica en principio a las reivindicaciones, la descripción y
los dibujos.

El objetivo de limitar las modificaciones al ámbito de la solicitud presentada es hallar un

equilibrio entre los intereses de los inventores y solicitantes y los de terceros. Por un lado, al
preparar la solicitud de patente, es imposible que el solicitante conozca todos los documentos
pertinentes del estado de la técnica que el examinador puede citar durante el examen ni los
documentos que pueden estar publicados en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma.
Por lo tanto, es razonable ofrecer al solicitante al menos una oportunidad para contestar a
la decisión de la oficina y, de ser necesario, modificar la solicitud para cumplir los requisitos
de patentabilidad. Por otro lado, si el solicitante pudiera modificar y renovar libremente la
invención para obtener una patente, obtendría un derecho exclusivo de patente respecto
de algo que no había “inventado” en la fecha de presentación y que, por lo tanto, no estaba
divulgado en la solicitud presentada. Ello iría en contra del principio del sistema de patentes
según el cual el derecho exclusivo de patente se concede a cambio de la divulgación de la
invención al público. También sería contrario al principio del “primero en presentar”, según
el cual la patentabilidad se determina en relación con la fecha de presentación. Además, los
terceros que tomen como referencia la divulgación original en la fecha de presentación se verían
perjudicados por la incertidumbre y la inseguridad jurídica si se permitiera modificar la solicitud
posteriormente sin ningún límite.

Ello subraya la suma importancia de redactar una divulgación completa de la invención antes de
presentar la solicitud de patente. Si el examinador considera que la divulgación de la invención
en la descripción y en los dibujos no respalda completamente las reivindicaciones amplias,
no podrá añadirse a la descripción ni a los dibujos “materia nueva” que no apareciera en la
divulgación original en la fecha de presentación —por ejemplo, nuevas formas de realizar la
invención— para justificar el amplio alcance de las reivindicaciones. En el momento de preparar
una solicitud de patente, quien la redacta no puede saber qué desestimará el examinador de
la patente durante la tramitación. Ahora bien, el redactor de la solicitud debe preparar una
solicitud con una divulgación de la invención suficientemente detallada y con un conjunto de
reivindicaciones adecuado que sienten una base sólida para las posibles modificaciones en una
etapa posterior.

3.2 Determinación de la divulgación original y materia nueva

Módulo IX Tramitación de las solicitudes de patente

Por lo general, los examinadores no plantean objeciones respecto de las modificaciones

realizadas por un solicitante para añadir información relativa al estado de la técnica que aclare
de manera sencilla expresiones imprecisas o resuelva una incoherencia. En la mayor parte de
las jurisdicciones se prevé una norma que prohíbe a los solicitantes que desean modificar
la solicitud añadir materia nueva a la descripción (más allá de las referencias al estado de la
técnica), los dibujos o las reivindicaciones tras la presentación de la solicitud.

En general, la divulgación original en la fecha de presentación abarca no solo la materia descrita

de manera explícita en la fecha de presentación, sino también aquella que una persona experta
en la materia reconocería como inherente o evidente a partir de la divulgación original en su
conjunto. Dicho de otro modo, la materia inherente o evidente para una persona experta en
la materia a partir de la divulgación original puede introducirse en la solicitud mediante una
 152 modificación, aunque esa materia no se mencione explícitamente en la solicitud presentada.
Demostrar que determinada información está divulgada “inherentemente” en la solicitud
presentada suele requerir algo más que una simple posibilidad o probabilidad de que una
persona experta en la materia pueda deducirla de la divulgación explícita. En cambio, la
información debe necesariamente estar presente en la divulgación y la persona experta en la
materia debe poder reconocerla fácilmente en la divulgación.

Ejemplo

En una solicitud presentada se describe y se reivindica un aparato montado en soportes

elásticos, pero no se divulga un tipo concreto de soporte elástico.

En la contestación a la decisión de la oficina, el solicitante trata de añadir información para

especificar que los soportes elásticos pueden ser, por ejemplo, muelles helicoidales. Ante
la ausencia de divulgación explícita de los muelles helicoidales en la solicitud original, esta
modificación puede considerarse materia nueva.

Si el solicitante puede mostrar de manera convincente que, en el sector técnico y las

circunstancias concretas de la invención reivindicada, la persona experta en la materia
utilizaría muelles helicoidales para montar el aparato con soportes elásticos, podría
admitirse una referencia específica a los muelles helicoidales.

Igualmente, si la característica técnica X se divulgara claramente en la solicitud original

sin mencionar parcial ni completamente el efecto específico, no se consideraría materia
nueva la aclaración de ese efecto si una persona experta en la materia pudiera deducirlo
de la solicitud presentada.

Si bien muchas jurisdicciones cuentan con principios comunes relativos a las modificaciones
admisibles de la descripción, los dibujos y las reivindicaciones, existen algunas variaciones
en cuanto al alcance de la divulgación original en la fecha de presentación y al concepto de
materia nueva inadmisible. En Europa, la materia que “las personas expertas en la materia
no puedan deducir de manera directa e inequívoca de la divulgación original” se considera
materia nueva que no puede introducirse en la solicitud una vez presentada. En consecuencia,
al presentar una solicitud de patente ante la Oficina Europea de Patentes (OEP), los redactores
de solicitudes de patente a menudo utilizan extensas reivindicaciones dependientes múltiples y
explican todas las posibles combinaciones de elementos y características en la descripción de la
solicitud presentada.

En los Estados Unidos de América, cuando se encuentra en la descripción una referencia a la

literatura de patentes, esa remisión que representa una “incorporación por referencia” puede
formar parte de la divulgación original y, por lo tanto, constituye la base para la modificación.

Al modificar considerablemente las reivindicaciones y limitar su alcance, los examinadores

pueden prestar especial atención a las cuestiones siguientes:
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

i) ¿Las reivindicaciones modificadas satisfacen el requisito de la unidad de la invención (véase la

sección 11 del módulo VI)?
ii) ¿Las reivindicaciones modificadas constituirán una grave incoherencia con la descripción, de
manera que sea necesario modificar la descripción en consecuencia?
iii) Por el contrario, ¿la descripción de la solicitud presentada respalda todas las
reivindicaciones modificadas?

Al recibir una decisión de la oficina en la que se señala la falta de actividad inventiva de la

invención reivindicada, el redactor de la solicitud de patente puede tratar de restringir el alcance
de las reivindicaciones y revisar el problema mencionado para resaltar un efecto concreto de la
invención (reivindicada de esa manera más restringida) que la referencia del estado de la técnica
citada por el examinador no logra obtener. Esta modificación del “problema que se desea
resolver” mediante la invención reivindicada solo se admite si un experto en la materia podría
deducir de la solicitud presentada el efecto que se resalta.
Asimismo, en ocasiones los redactores de solicitudes modifican las reivindicaciones mediante
la introducción de una limitación negativa (por ejemplo, “excepto X” o “sin Y”) que excluya un
 153

aspecto del estado de la técnica citado por el examinador. Si bien estas limitaciones negativas,
eliminaciones o exclusiones requieren varias consideraciones especiales, los redactores de
solicitudes de patente pueden tratarlas desde la perspectiva de la materia nueva. En algunas
jurisdicciones, las limitaciones negativas añadidas mediante una nueva reivindicación o una
modificación pueden plantear la cuestión de la materia nueva si la materia excluida carece
de respaldo en la solicitud presentada. Por ejemplo, si en la divulgación original se describe
un género de compuestos, pero no se respalda ninguna especie concreta de ese género, una
limitación negativa que excluya una especie concreta plantearía la cuestión de la materia nueva.
En otras jurisdicciones, se admiten las limitaciones o exclusiones negativas sin una base en la
solicitud presentada si se añaden, por ejemplo, para superar la anterioridad accidental de una
referencia —es decir, una referencia anterior tan ajena y alejada de la invención reivindicada que
la persona experta en la materia nunca la habría tenido en cuenta al realizar la invención— o
para eliminar las partes de una reivindicación que la excluirían de la materia patentable (como la
expresión “no humano”).

3.3 Ampliación y adición de reivindicaciones

En muchas jurisdicciones, se admite la eliminación de características reivindicadas para

ampliar el alcance de la reivindicación durante la tramitación de la patente, siempre que no se
introduzca materia nueva. En el Japón, no se admiten las modificaciones mediante las que
se reivindica un concepto (genérico) más amplio o se eliminan características reivindicadas,
a menos que no añadan ningún significado técnico a las reivindicaciones y, por lo tanto, no
introduzcan materia nueva. En algunas jurisdicciones, como las de la OEP o China, no se permite
suprimir de las reivindicaciones independientes características que en la solicitud original se
presentaron como “esenciales” a la invención, porque se considera que estas modificaciones
introducen materia nueva. Por lo tanto, el redactor de la solicitud debe prestar atención para
no incluir en la descripción ninguna afirmación que indique que la característica X de las formas
de realizar la invención es “esencial” o “indispensable” para la invención, a menos que exista un
motivo concreto para hacerlo.

Igualmente, en numerosas jurisdicciones no está prohibido añadir una reivindicación durante

la tramitación, siempre que no se introduzca materia nueva. Sin embargo, en algunas de ellas
se prevén normas especiales. En el Japón, una vez recibida la primera decisión de la oficina,
se prohíbe modificar las reivindicaciones de modo que se transforme el elemento técnico
particular de la invención. Además, en determinados ordenamientos no se permite a los
solicitantes añadir una reivindicación después de haber recibido la decisión definitiva de la
oficina. En los Estados Unidos de América, una vez emitida la decisión definitiva de la oficina,
no pueden realizarse modificaciones sustanciales de las reivindicaciones, a menos que las
modificaciones constituyan lo siguiente:

i) eliminación de reivindicaciones;
ii) modificación recomendada o propuesta por el examinador; o
iii) modificación que no plantea una nueva cuestión (es decir, no representa una mayor carga
para la búsqueda del estado de la técnica).

Igualmente, en el Japón, tras la recepción de la decisión definitiva de la oficina, solo se aceptan

las modificaciones cuyo objetivo sea uno de los siguientes:
Módulo IX Tramitación de las solicitudes de patente

i) eliminación de reivindicaciones;
ii) restricción del alcance de la característica ya reivindicada;
iii) corrección de errores; o
iv) aclaración de términos ambiguos en respuesta a las conclusiones del examinador expuestas
en la decisión de la oficina.

4. Lograr la admisión de las reivindicaciones

En la etapa siguiente de la tramitación de patentes, el examinador revisa la contestación del

redactor de la solicitud a la decisión de la oficina y las modificaciones. Si lo ve necesario, el
 154 examinador puede hacer una búsqueda suplementaria del estado de la técnica pertinente,
especialmente si el solicitante ha modificado las reivindicaciones, teniendo en cuenta las
referencias del estado de la técnica citadas en la primera decisión de la oficina. El examinador de
patentes puede considerar que la contestación del redactor de la solicitud no es convincente en
cuanto a las referencias del estado de la técnica recientemente descubiertas ni en relación con
las citadas en la solicitud inicial. Si el examinador no está convencido de que las reivindicaciones
sean patentables —según la interpretación razonable más amplia de las reivindicaciones en
relación con el estado de la técnica—, puede emitir otra decisión para explicar los motivos de la
inadmisibilidad de la solicitud o de las reivindicaciones tal como están redactadas.

4.1 Entrevista

Numerosas oficinas de patentes permiten que el redactor de la solicitud y el inventor hablen con
el examinador de la patente sobre la solicitud pendiente. Este proceso se denomina “entrevista”
con el examinador. Habida cuenta de que el contenido de la conversación es oficial, ambas
partes deben presentar por escrito una descripción completa y precisa de la entrevista que, por
lo general, se incorpora al expediente de la solicitud de patente.

Al prepararse para la entrevista con el examinador de patentes, el redactor de la solicitud debe

estudiar exhaustivamente la decisión de la oficina y las referencias del estado de la técnica
citadas y estar listo para explicarle al examinador de manera clara, concisa y convincente por
qué las reivindicaciones son patentables en relación con el estado de la técnica. El redactor de la
solicitud tal vez desee preparar otras modificaciones posibles para exponérselas al examinador.
Por ejemplo, si durante la entrevista el examinador y el redactor de la solicitud pueden elaborar
un conjunto aceptable de modificaciones de las reivindicaciones, el proceso de examen puede
concluir de manera satisfactoria.

Es posible que, durante la entrevista, el redactor de la solicitud vea que el examinador ha hecho
una interpretación de las referencias citadas del estado de la técnica que es diferente, o tiene
un matiz distinto, de la interpretación del redactor y su cliente. Una vez que el redactor de la
solicitud comprende bien la postura del examinador respecto del estado de la técnica, está en
mejores condiciones para:

i) explicarle al examinador el estado de la técnica (si lo ha interpretado erróneamente); o

ii) ver con mayor claridad qué margen de modificación de las reivindicaciones podría subsanar
la solicitud.

En algunos países, se permite que el inventor acompañe al redactor de la solicitud a la

entrevista, y para muchos examinadores de patentes los comentarios y explicaciones de los
inventores son muy convincentes. Evidentemente, el redactor de la solicitud debe asesorar al
inventor, su cliente, antes de la entrevista.

Por lo general, no se permite que los examinadores de patentes celebren entrevistas antes de
emitir la primera decisión de la oficina, pero sí posteriormente.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

4.2 Contestación a una segunda decisión de la oficina

Si el examinador de la patente emite una segunda decisión de la oficina, el redactor de la

solicitud deberá preparar y presentar otra contestación. Con suerte, la segunda decisión de la
oficina y las posteriores contendrán un conjunto más reducido de cuestiones que la primera.
Además, si en la segunda decisión de la oficina se mencionan algunas de las referencias del
estado de la técnica citadas en la primera, el redactor de la solicitud debería poder contestar a la
segunda comunicación con mucha más rapidez.

El proceso relativo a las decisiones de la oficina y las contestaciones puede repetirse hasta
que el examinador de la patente acepte las reivindicaciones pendientes del solicitante o
concluya que se debe rechazar la solicitud, o bien hasta que el solicitante la abandone, tal vez
debido a que la restricción del alcance de las reivindicaciones tiene como resultado que no se
pueda lograr un alcance de protección provechoso. Sin embargo, por motivos financieros o
administrativos, muchas oficinas de patentes no permiten que el ciclo de decisiones de la oficina
y contestaciones se prolongue indefinidamente, por lo que proseguir con la tramitación de una
solicitud tras la segunda decisión de la oficina puede estar sujeto al pago de tasas adicionales.
 155

4.3 Decisión definitiva de la oficina

En ocasiones, se señala en una decisión definitiva de la oficina la posibilidad de que se impongan

tasas adicionales. Como se ha mencionado, los aspectos procesales específicos de la tramitación
de patentes varían en gran medida en función de cada oficina de patentes. En los Estados
Unidos de América, en las decisiones definitivas de la oficina (final office actions) se exige que
la solicitud se subsane de conformidad con lo señalado por el examinador, que se recurra la
decisión o se abandone la solicitud. Los examinadores generalmente no toman en consideración
los argumentos adicionales sobre el estado de la técnica formulados por el solicitante en
respuesta a una decisión definitiva de la oficina. En este punto, las reivindicaciones pendientes
deben modificarse para reflejar los comentarios del examinador, y el solicitante puede recurrir
la decisión del examinador si no está conforme con su caracterización del estado de la técnica o
con su interpretación de las reivindicaciones de patente.

En ocasiones, el examinador de la patente acepta algunas reivindicaciones y rechaza otras.

También puede limitarse a hacer una objeción contra algunas reivindicaciones que dependen de
una reivindicación básica que se ha rechazado. En estas situaciones, el redactor de la solicitud
puede obtener una patente para su cliente si cancela las reivindicaciones rechazadas, de manera
que se conceda una patente respecto de las reivindicaciones restantes que no se han rechazado.
El redactor de la solicitud puede incluso presentar una solicitud de continuidad (o divisional) en
la que figuren las reivindicaciones rechazadas para seguir defendiendo su patentabilidad en
otro proceso (véase la sección 4.6).

La decisión de aceptar las reivindicaciones admitidas por el examinador, en lugar de seguir

defendiendo sus argumentos es una decisión estratégica que corresponde exclusivamente al
cliente, con el asesoramiento del redactor de la solicitud de patente.

4.4 Plazos

En la decisión definitiva de la oficina se fija un plazo para la contestación. Los requisitos

procesales específicos de las oficinas de patentes no son los mismos en todas las partes del
mundo. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, este plazo es de seis meses, de los
cuales los tres primeros no requieren el pago de una tasa por prórroga. El redactor de la
solicitud de patente puede presentar una contestación a la decisión definitiva de la oficina. El
examinador revisa la contestación y emite una notificación de admisibilidad o un aviso, que suele
consistir en un formulario breve, de una página, en el que el examinador expresa las objeciones
a la solicitud. El redactor de la solicitud puede incluso preparar y presentar al examinador de
la patente una o varias contestaciones suplementarias en respuesta al aviso. Ahora bien, si lo
hace, debe tener en cuenta que la solicitud se abandonará en una determinada fecha y que
toda la tramitación debe finalizarse antes de esa fecha, a menos que (en los Estados Unidos de
América) el solicitante presente una petición de continuación del examen y abone la tasa exigida
para reabrir el proceso de examen.

Por ejemplo, si en los Estados Unidos de América un redactor de solicitudes presenta una
contestación a la decisión definitiva de la oficina en una fecha muy próxima al vencimiento del
plazo de seis meses (por ejemplo, el último día), es muy improbable que el examinador analice
Módulo IX Tramitación de las solicitudes de patente

la contestación antes del vencimiento del plazo, por lo que la solicitud de patente simplemente
se abandonará. El motivo de ello es que, a diferencia de las contestaciones a una decisión
no definitiva de la oficina, la presentación de una contestación a una decisión definitiva no
satisface por sí misma los requisitos relativos al plazo. Los plazos solo se suspenden en las
situaciones siguientes:

i) el examinador emite una notificación de admisibilidad;

ii) el examinador emite otra decisión no definitiva de la oficina;
iii) se abandona la solicitud;
iv) se presenta una petición de continuación de examen; o
v) se presenta un recurso.
 156 En consecuencia, el redactor de la solicitud debe observar escrupulosamente las fechas relativas
a las decisiones definitivas de la oficina. Aunque se presente una contestación a tiempo (dentro
del plazo de tres meses), la solicitud puede abandonarse si no se da una de esas situaciones.

4.5 Recurso

En los Estados Unidos de América, si el examinador no ve convincente la contestación a la

decisión definitiva de la oficina, el redactor de la solicitud puede presentar un recurso o una
petición de continuación de examen. Muchas oficinas de patente aceptan algún tipo de recurso
administrativo de las decisiones emitidas por examinadores de patentes individuales. En
algunas jurisdicciones, si el solicitante desea recurrir la decisión de la oficina de patentes que
rechazó su solicitud, tiene la opción de presentar un recurso ante un órgano administrativo (en
lugar de un tribunal) en un plazo determinado. Este recurso suele consistir en la revisión de la
solicitud de patente por una junta, a menudo un órgano cuasi judicial, formado por varios jueces
administrativos o funcionarios de categoría superior que están familiarizados con el examen
de patente y las prácticas relacionadas. Las decisiones de este órgano pueden impugnarse ante
un tribunal de conformidad con la legislación del país correspondiente. En los países donde no
existen órganos de recurso administrativo, las decisiones de las oficinas de patentes pueden
recurrirse directamente ante el tribunal competente.

Los procedimientos específicos para recurrir pueden variar de un país a otro. En los Estados
Unidos de América, el redactor de la solicitud presenta, en primer lugar, un documento
denominado “escrito de apelación” (appeal brief ) y puede pedir una audiencia oral para el
recurso. De nuevo, como es natural, el procedimiento de recurso por lo general conlleva el pago
de varias tasas y, por lo tanto, al cliente le interesará calcular los beneficios comerciales.

4.6 Solicitudes divisionales, de continuación y de continuación en

parte

En muchas jurisdicciones se dispone de una alternativa al recurso que consiste en presentar

alguna forma de solicitud divisional o solicitud de continuación. En general, la solicitud divisional
es un tipo de solicitud de patente que se separa de la solicitud presentada anteriormente (la
denominada “solicitud principal”) y en la que se reivindica solo una parte de la invención que
figura en la solicitud principal. A pesar de que la solicitud divisional se presenta más tarde que la
principal, puede mantener la fecha de presentación y, por lo general, la fecha de prioridad de
la solicitud principal. En algunas jurisdicciones, cuando se rechaza una solicitud, el solicitante
tiene la opción de presentar una solicitud divisional en un plazo determinado. En otras, como
respuesta a la desestimación de una solicitud, es posible presentar una solicitud divisional en
cualquier momento antes del vencimiento del plazo fijado para recurrir.

En los Estados Unidos de América, el redactor de la solicitud puede presentar (además o en

lugar de la divisional) una solicitud de continuación o de continuación en parte. En la solicitud
de continuación se divulga y se reivindica únicamente materia divulgada en la solicitud
principal. Por lo general, el solicitante tiene derecho a beneficiarse de la fecha de presentación
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

de la solicitud principal. La solicitud de continuación suele presentarse cuando el solicitante

desea defender la patentabilidad de reivindicaciones que difieren de las contenidas en la
solicitud principal. En ocasiones, la diferencia es un cambio lingüístico leve, pero importante
para el solicitante. La solicitud de continuación en parte repite un fragmento sustancial de
la solicitud principal y añade materia que no está divulgada en ella. Puede ser una forma
conveniente de reivindicar mejoras logradas después de que presentara la solicitud principal.
Las reivindicaciones en una solicitud de continuación en parte relativas a una materia que ya
se divulgó en la solicitud principal pueden beneficiarse de la fecha de prioridad de la principal,
si bien a las reivindicaciones de la materia adicional se les aplica la fecha de presentación de la
solicitud de continuación en parte.

En los Estados Unidos de América, las solicitudes divisionales son comparativamente adecuadas
para presentar reivindicaciones que se retiraron de la solicitud principal debido a un requisito
de restricción, que es similar (pero no idéntico) al requisito de unidad de la invención en virtud
de muchas legislaciones nacionales y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
5. Procedimientos de oposición  157

Un tercero puede recurrir la decisión de concesión de la patente emitida por la oficina y pedir
la revocación de la patente ante un tribunal. Además, en los sistemas de patentes de muchos
países se prevé un mecanismo administrativo que brinda a los terceros la oportunidad de
oponerse a la emisión de una patente. En función de la legislación aplicable en cada país, el
proceso de oposición puede iniciarse antes de que el examinador analice la solicitud de patente
o después de que el examinador manifieste su inclinación a conceder una patente (“oposición
previa a la concesión”), o bien después de la concesión de la patente (“oposición posterior a la
concesión”), o en ambas situaciones.

En los países con un procedimiento de oposición previa a la concesión, los examinadores

de patentes envían al solicitante una notificación para comunicarle que tienen intención de
conceder la patente de acuerdo con la solicitud presentada y publican el conjunto definitivo
de reivindicaciones aprobadas para permitir al público la oposición. Si nadie presenta una
oposición a la solicitud dentro del plazo, se emite el título de la patente. Si alguien se opone,
debe argumentar de forma convincente por qué no debe concederse la patente, por ejemplo,
porque el examinador no ha tenido en cuenta una referencia fundamental del estado de la
técnica, en cuyo caso debe explicar por qué las reivindicaciones no cumplen el requisito de
actividad inventiva, habida cuenta de dicha referencia del estado de la técnica. Es habitual que
se permita al solicitante de la patente refutar los argumentos de quien se opone. De la oposición
conoce el examinador que se ha encargado de esa solicitud de patente o un panel especial
de examinadores. Es habitual que la parte vencida recurra los resultados de la oposición y, en
muchas ocasiones, los recursos pueden acaban en un juzgado.

El redactor de la solicitud debe ser consciente de que algunas empresas utilizan

sistemáticamente las oposiciones como mecanismo para retrasar la emisión de las patentes de
los competidores (en las jurisdicciones en las que se facilita la oposición previa a la concesión,
después de que el examinador haya declarado la patentabilidad) o reducir el alcance de
las reivindicaciones cuya protección se ha concedido a los competidores. Además de los
competidores, es posible que algunos grupos de interés público se opongan sistemáticamente a
la emisión de patentes en determinados sectores técnicos.

Los recursos de oposición y demás documentos necesarios suelen estar elaborados por
redactores de solicitudes de patente. Para muchos de ellos, la presentación de recursos de
oposición es, simplemente, una parte más de su práctica habitual. En consecuencia, el redactor
de la solicitud debe informar a su cliente de que la recepción de una notificación de una oficina
en la que exprese la intención de conceder la patente no significa necesariamente que el cliente
vaya a recibir inmediatamente el título de la patente, especialmente en los países que prevén
sistemas de oposición.

6. Emisión del título de la patente

Una vez que el examinador de patentes emite una notificación de admisibilidad o un documento
similar, el redactor de la solicitud debe cumplir varios requisitos formales relativos a la
emisión del título de la patente. El redactor de la solicitud tal vez desee preguntar a su cliente
si querría presentar algún tipo de solicitud de continuación (véase la sección 4.6). Dado que
la solicitud de continuación mantiene la fecha de presentación de su solicitud principal, por
Módulo IX Tramitación de las solicitudes de patente

motivos estratégicos el cliente puede preferir contar con una solicitud pendiente en la que el
redactor puede añadir reivindicaciones nuevas y redactadas específicamente para superar los
argumentos de un infractor concreto.

En muchas jurisdicciones, los títulos de patentes se emiten muchos meses después de que el
redactor de la solicitud haya pagado todas las tasas exigidas (la emisión del título puede llevar
incluso más tiempo si la jurisdicción prevé un proceso de oposición). Desafortunadamente,
no suele ser posible acelerar la impresión y la emisión de un título de patente. Cuando se
emite, normalmente no es necesario que el redactor de la solicitud tome medida alguna para
mantener la patente (es decir, para conservar su vigencia) además de pagar las anualidades o
tasas periódicas de mantenimiento. El redactor de la solicitud debe anotar las fechas en las que
abona esas tasas en nombre del cliente. Si no se encarga de ello, debe asegurarse de que el
 158 cliente confirma que gestionará el pago y se responsabilizará de pagar las tasas, o bien que ha
contratado los servicios de un tercero para tal fin.

Palabras clave

– tramitación de la patente
– decisión de la oficina
– modificaciones
– materia nueva
– entrevista con el examinador
– recurso
– solicitud divisional
– solicitud de continuación
– solicitud de continuación en parte
– oposición
– emisión del título de la patente

Autoevaluación

¿Qué se entiende por tramitación de patentes? ¿Qué es una decisión de la oficina?

¿Qué significa que las reivindicaciones “coinciden exactamente” con el estado de la técnica?
Al redactar una contestación a una decisión de la oficina, el redactor de la solicitud solo
debe responder a los aspectos desestimados más importantes, pero no a todos. ¿Verdadero
o falso?
Un examinador afirma, en la primera decisión de la oficina, que la invención reivindicada
carece de actividad inventiva teniendo en cuenta las dos referencias del estado de la técnica
X e Y.
¿De qué manera puede reaccionar el redactor de la solicitud al recibir la decisión de
la oficina?
El redactor de la solicitud debe explicar al inventor o solicitante el contenido de la decisión
de la oficina. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué?
¿Qué se entiende por “añadir materia nueva” en el contexto de las modificaciones de la
descripción, los dibujos y las reivindicaciones?
¿El redactor de la solicitud puede hablar con el examinador de patentes durante la
tramitación? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo suele denominarse este proceso?
¿Cuándo se debe presentar una solicitud divisional o de continuación? En los Estados Unidos
de América, ¿cuándo debe presentar el redactor una solicitud de continuación en parte en
lugar de una solicitud de continuación?
Una vez emitido el título de patente, es posible que el titular siga teniendo la obligación
de pagar anualidades o tasas de mantenimiento periódicas para mantenerla en vigor.
¿Verdadero o falso?
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición
Módulo X
Estrategia de patentes

Una vez que una oficina de patentes nacional ha concedido una patente, ¿cuál es el próximo
paso? ¿Qué puede hacer el titular con su patente?

En algunas pocas situaciones, una sola patente es tan revolucionaria y pionera que su titular
puede controlar una industria determinada o un segmento concreto de una industria durante la
vigencia de la patente. Sin embargo, esto sucede con muy poca frecuencia.

Los motivos habituales del fracaso de una patente son la calidad deficiente de las
reivindicaciones y un estado de la técnica demasiado cercano. De hecho, algunas patentes
“famosas” han sido mucho menos eficaces para controlar el mercado de lo que se suele pensar.
Por ejemplo, Thomas Edison recibió varias patentes relacionadas con las lámparas eléctricas.
Sin embargo, el inventor inglés Joseph Swan obtuvo la primera patente de lámparas eléctricas
y, durante muchos años, Edison tuvo que pagarle regalías a Swan para usar su patente. Cabe
recordar que, como se señaló en el módulo I, las patentes no confieren a su titular el derecho de
poner en práctica la invención, sino más bien el derecho de prohibir a terceros fabricar, utilizar,
ofrecer en venta o vender la invención sin su autorización. Por consiguiente, Edison tuvo que
conseguir la autorización de Swan para utilizar su patente.

Conviene aclarar que un error frecuente es pensar que la oficina de patentes tiene en cuenta
las posibles infracciones cuando concede una patente. En realidad, la oficina solo estudia
el estado de la técnica relativo a la solicitud de patente en trámite, y no analiza si fabricar o
utilizar la invención reivindicada infringiría otra patente. El redactor de solicitudes de patente
probablemente deba recordárselo a sus clientes cada cierto tiempo.

La estrategia de patentes también se hace más complicada y, en general, más lucrativa a medida
que aumenta el volumen de la cartera de patentes. Es muy raro que la titularidad de una sola
patente conceda el mismo poder y flexibilidad que una docena o una centena de patentes.

Ejemplo

La empresa A tiene una sola patente Y respecto del producto X. Si la patente Y se ha

redactado correctamente, probablemente abarcará varias formas de realizar la invención
expresada en el producto X y varias de sus características o componentes principales, en
particular, el uso de estas características y componentes en varios productos diferentes o
no relacionados entre sí.

El producto X es muy útil, pero no es el primer producto de este tipo. Por ejemplo, no es el
primer automóvil, teléfono o computadora.

En esta situación, el competidor B puede fabricar un producto muy similar al producto

X sin infringir la patente Y. Dicho de otro modo, el competidor B puede concebir una
invención que no infrinja la patente Y (“design around”) para producir su propio producto
X, que elude la infracción (ahora bien, esto no significa que el producto del competidor B
sea viable comercialmente).

159
 160 ¿Qué consecuencias acarrearía que la empresa A tuviera, además de la patente Y, diez
patentes relativas a variaciones del producto X?

Las otras patentes podrían proteger otras características o componentes del producto X
además de las que protege la patente Y. Es más, las otras patentes de las que es titular la
empresa A podrían ofrecer protección a la utilización del producto X en varios entornos
comerciales relacionados con él o con variaciones alternativas, entre otras cosas.

En este contexto, será mucho más difícil para el competidor B imitar el producto X
sin infringir la cartera de patentes de la empresa A. Sin duda, los gastos jurídicos que
conlleva simplemente estudiar la cartera de patentes de la empresa A con la suficiente
profundidad para comprender el alcance de la protección de las reivindicaciones de
patente de la empresa A pueden resultar tan elevados que sean prohibitivos para
muchos competidores.

En el ejemplo, la cartera de patentes de la empresa A puede llegar a ser lo suficientemente

amplia para que sus competidores se vean obligados a obtener licencias sobre las patentes y
pagar regalías por ellas o a salir del mercado mediante una demanda por infracción de patente.
Si los competidores de la empresa A cuentan con amplias carteras de patentes, ambas partes
pueden concederse licencias cruzadas sobre sus patentes respectivas. Estas licencias cruzadas
o recíprocas pueden concederse a título gratuito o a cambio de regalías, en función de las
patentes y del mercado competitivo. La concesión de licencias cruzadas a los competidores
permitirá a la empresa A fabricar los productos sin temer una demanda. Por supuesto,
aun así, la empresa A puede iniciar un proceso judicial por infracción de patente contra un
competidor nuevo en el mercado que carezca de patentes de interés sobre las que conceder
licencias cruzadas.

Como se ha señalado, las patentes de la empresa A probablemente protegerán las

características o componentes principales del producto X, aunque se empleen en otro producto.
Esta situación puede plantearse cuando una característica o componente es especialmente
novedoso y se ha reivindicado de manera que no limita el alcance de la protección al producto X.
Además de proteger las patentes contra los competidores, la empresa A también puede
plantearse defenderlas contra otras partes que fabriquen productos a los que se hayan
incorporado las características o componentes principales que protegen sus patentes.

La concesión de licencias sobre las patentes de la empresa A fuera de su “campo de aplicación”

puede ser bastante lucrativa. Por lo general, los únicos costos en los que incurrirá la empresa A
para conceder licencias sobre sus patentes en nuevos campos de aplicación serán los honorarios
por los servicios (que no llevarán mucho tiempo) de uno o varios abogados o profesionales
especializados en concesión de patentes, así como los relativos a los procesos judiciales
ocasionales que puedan surgir (aunque no sistemáticamente). Sin embargo, la empresa A no
está segura de iniciar acciones judiciales contra terceros debido a la inquietud de que la patente
objeto de la demanda se declare inválida (por revocación, por ejemplo). Si la patente se declara
nula, la empresa A no podrá hacerla valer contra nadie, ni siquiera contra los competidores.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

La valoración de patentes es un aspecto complicado de la estrategia de patentes. El presente

manual no tiene por objeto hacer un análisis exhaustivo de la valoración de patentes, pero
podría ser útil emplear la metáfora de los bienes inmuebles.

Recomendación profesional

En una campaña de concesión de licencias, no suele ser una buena idea comenzar con el
actor más importante del sector correspondiente. Por lo general, se obtendrán mejores
resultados si se inicia la campaña con las pequeñas y medianas empresas de un sector
determinado y se va preparando el terreno para trabajar con las más grandes.

La propiedad intelectual guarda muchas similitudes con la propiedad de bienes inmuebles. El

estado de la técnica es análogo a los terrenos públicos (estado de la técnica no patentado) y a
los terrenos que tienen un propietario (las patentes concedidas que están vigentes). La consigna
inmobiliaria “lo más importante es la ubicación” también puede aplicarse a las patentes, es
decir, una patente cuyas reivindicaciones reflejen claramente una invención valiosa tiene
mucho más valor que una patente cuyo mapa de reivindicaciones conduzca a un espacio menos
lucrativo. Las patentes en tanto son instrumentos jurídicos pueden equipararse a la calidad de
 161

la construcción de una vivienda. Por lo tanto, aunque una patente “esté situada en el terreno”
de una invención valiosa, puede carecer de valor si no se ha “construido” adecuadamente. Los
recursos jurídicos asociados a la infracción de patentes son similares a los disponibles en caso
de intrusión en un inmueble ajeno.

1. Patentamiento ofensivo de bloqueo a competidores

Los titulares de patentes pueden utilizarlas directamente contra todos y cada uno de los
infractores. En principio, la patente no concede a su titular ningún derecho a fabricar, utilizar o
vender el invento protegido por esta. Efectivamente, es muy posible obtener una patente por
una invención que no puede fabricarse, utilizarse ni venderse, porque ello infringiría la patente
de un tercero o requeriría la aprobación de una instancia reguladora.

Si una empresa tiene capacidad de fabricación, a menudo (aunque no siempre) es más lucrativo
fabricar y vender un producto protegido mediante patentes que conceder las licencias de
patentes necesarias para fabricar el producto. En consecuencia, muchos titulares de patentes
que también fabrican productos utilizan las patentes para obligar a los competidores a escoger
entre imitar los productos sin infringir sus patentes (y obtener un producto que, si el titular
tiene suerte, sería de calidad inferior) y conceder licencias sobre las patentes.

Algunas empresas tienen la política de destinar las regalías que obtienen de las patentes
a sus departamentos de investigación y desarrollo (I+D). Esto tiene sentido, porque es
posible que esos departamentos sean los creadores de las invenciones protegidas por
patente que generan las regalías y, al trasladar esos ingresos de la concesión de licencias
a los departamentos de I+D, las empresas pueden facilitar la creación de más productos y
servicios nuevos.

Cuando una empresa adopta una política agresiva de concesión de licencias a sus competidores,
obtiene de ellos el dinero que éstos habrían podido invertir en sus propios programas de I+D.
Esta estrategia, que en ocasiones se denomina “la diferencia de dos dólares”, consiste en que
cada dólar que se obtiene por la licencia concedida a un competidor le resta a este un dólar de
sus programas y agrega un dólar a los de la empresa licenciante, lo cual tiene como resultado
una diferencia relativa de dos dólares entre las dos empresas.

Al concebir una estrategia ofensiva de patentamiento, el titular debe examinar continuamente

la naturaleza de las infracciones por parte de posibles licenciatarios. Se puede cometer una
infracción directa, contribuir a una infracción o inducir a la infracción. La naturaleza de los daños
también puede variar en función del uso que se le dé a la tecnología que infringe la patente.
Los infractores directos no siempre incurren en daños más graves que quienes contribuyen a
la infracción. En la legislación de patentes de algunos países también se reconoce la infracción
en virtud de la doctrina de equivalentes. Por lo tanto, puede considerarse que un demandado
es infractor, aunque no haya cometido una infracción directa de una reivindicación de patente,
si ha utilizado un componente sustancialmente similar de forma básicamente igual. El análisis
con arreglo a la doctrina de equivalentes es bastante complicado, pero uno de los factores
clave es determinar si el expediente de tramitación contiene registros que indiquen que el
titular de la patente renunció a la protección de las reivindicaciones relativas a los componentes
sustancialmente similares durante la tramitación de la patente (este es otro de los motivos por
los que las contestaciones a las decisiones de las oficinas deben redactarse cuidadosamente y
con concisión).
Módulo X Estrategia de patentes

2. Patentamiento defensivo para protegerse contra demandas

por infracción

Las patentes son “espadas”, no “escudos”, en el sentido de que no conceden a los titulares el
derecho a fabricar un producto protegido por la patente. En cambio, la patente constituye
un derecho negativo que permite al titular determinar quién no puede utilizar la invención
protegida por la patente. Ser titular de una patente no proporciona gran seguridad respecto
 162 de que la fabricación de un producto protegido por la patente no infringirá la patente de
un tercero. Sin embargo, las patentes pueden funcionar de manera eficaz como escudos
que impidan a los competidores que sean titulares de patentes interponer una demanda
por infracción por miedo a que el titular de la nueva patente presente una reconvención. Al
defenderse frente a demandas por infracción de patente, a menudo resulta de poca ayuda
alegar que se es titular de una patente y que los productos objeto de la demanda están dentro
del alcance de esta, a menos que el producto del demandado sea tan diferente del protegido
por la patente del demandante que el órgano decisor (ya sea un juez o un jurado) pueda percibir
fácilmente las diferencias entre ambas invenciones. No obstante, incluso en estas situaciones,
con frecuencia es más sencillo que el demandado se limite a justificar por qué no ha infringido
las reivindicaciones objeto de controversia.

En determinadas circunstancias, una patente o un grupo de patentes puede ofrecer al titular

un escudo defensivo contra los competidores. Si la empresa A fuera titular de 5 000 patentes
relativas al producto X y sus tres principales competidores tuvieran, cada uno, 1 500 patentes,
los competidores tal vez se planteen la posibilidad de demandar a la empresa A para lograr un
objetivo comercial. Ahora bien, lo más probable es que se abstengan de hacerlo por miedo a que
la empresa A presente una reconvención por infracción de patente sobre la base de su cartera
de patentes, mucho más contundente. Sin duda, el hecho de que una empresa determinada
se beneficie de tener más patentes depende del alcance de la protección de las patentes de
la empresa, del segmento de la industria, de las características técnicas particulares y de la
estrategia empresarial. Por lo general, no existen muchos motivos por los que una empresa
adquiriría patentes sin un objetivo empresarial específico.

En muchos sectores en los que los principales actores son titulares de un número considerable
de patentes, es bastante frecuente la concesión recíproca de licencias cruzadas sobre sus
patentes. Estas licencias cruzadas pueden concederse a cambio de algún tipo de regalía o
a título completamente gratuito, sobre la base del beneficio mutuo. Además, las licencias
cruzadas pueden tener la importante limitación del campo de aplicación, que permitiría un
proceso judicial por infracción si el titular de la patente excede el campo de aplicación de
la patente.

Ejemplo

La empresa A y sus principales competidores se conceden licencias cruzadas sin regalías

sobre sus carteras de patentes relativas a la fabricación y la venta del producto X. Si bien
la empresa A no puede demandar a sus competidores por fabricar y vender el producto X,
si uno de ellos produjera un producto nuevo, Z, en el que se utiliza el producto X, la
empresa A podría demandar al competidor por infracción respecto del producto Z, en el
que se emplea el producto X.

Si las patentes de la empresa A son especialmente sólidas y el producto Z resulta

particularmente lucrativo, la empresa A podría utilizar sus patentes para obligar al
competidor a interrumpir la fabricación y el uso continuado del producto Z. Otra opción de
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

la que dispone la empresa A es conceder al competidor una licencia a cambio de regalías

por la fabricación y el uso del producto Z.

Los titulares de patentes pueden recurrir a numerosos instrumentos para determinar la

mejor manera de utilizar las patentes. Es probable que deban construir varios modelos de las
distintas situaciones económicas antes de decidir sobre el modo de explotar las patentes. En
algunas situaciones puede ser útil contar con una simple matriz en la que la empresa pueda
enumerar sus productos para decidir individualmente cómo explotar la propiedad intelectual
respecto de cada uno de ellos. En relación con algunos productos, la empresa tal vez prefiera
utilizar las patentes que los protegen de manera puramente defensiva, para bloquear a todos
los competidores. Respecto de otros productos, es posible que se adopte una estrategia de
concesión de licencias.

Un método más avanzado consiste en que la empresa estime la probabilidad de éxito de cada
estrategia o la probabilidad de que la alta dirección acceda a seguir un camino determinado.
Las opciones que obtengan la mayor valoración respecto de un producto determinado se
analizarán en mayor profundidad hasta llegar a la estrategia definitiva de propiedad intelectual
de la empresa en relación con ese producto. Probablemente, este análisis también requerirá
examinar los puntos fuertes y débiles de las patentes concretas, así como los valores de los
 163

mercados relacionados.

Por último, las carteras de patentes bien concebidas se centran en las actividades centrales de
la empresa y protegen aspectos y funciones concretos que trascienden la oferta de productos
específica de la empresa. Asimismo, una buena cartera de patentes probablemente creará
barreras de entrada en el mercado para, de esta manera, reducir al mínimo la competencia.

3. Técnicas para imitar sin infringir

Para imitar una invención sin infringir (design around) una o varias patentes, es necesario
determinar el alcance de la cobertura que ofrecen las reivindicaciones de las patentes. Este
mecanismo también suele conllevar un examen detallado de la patente, teniendo en cuenta
el estado de la técnica citado en la tramitación. Un análisis exhaustivo del expediente de
tramitación de la solicitud de patente también puede poner de manifiesto que, durante la
tramitación, el solicitante admitió algún hecho sobre la invención que le perjudique (por
ejemplo, “Esta invención se refiere exclusivamente al rodillo de una máquina de escribir”).

El abogado que se ocupe del análisis de la imitación sin infracción tal vez desee determinar
el significado preciso de los términos utilizados en las reivindicaciones de patente mediante
la aplicación de las normas relativas a la interpretación de las reivindicaciones. Las normas
aplicables a la determinación del alcance de las reivindicaciones varían en función de las
jurisdicciones. En muchas de ellas, se dará a los elementos de las reivindicaciones el “significado
manifiesto” (u ordinario) de los términos mencionados, que además pueden interpretarse a
partir de su utilización en la descripción de la invención o en el expediente de tramitación de la
solicitud de patente. Si se utiliza el lenguaje de las reivindicaciones del tipo “medio más función”,
el abogado deberá averiguar cómo se interpretan estas reivindicaciones en la jurisdicción
de interés.

Es probable que el abogado prepare su análisis en forma de dictamen. En algunos casos, el

dictamen puede ser bastante breve, pero en otras situaciones puede ser sumamente detallado.
Los dictámenes en forma de carta pueden ser bastante útiles en las jurisdicciones en las que se
castigan las infracciones intencionadas con sanciones severas. Las infracciones intencionadas
se producen cuando el infractor sabe de la existencia de la patente de la otra parte y la infringe
deliberadamente, o cuando no adopta ninguna medida para averiguar si está cometiendo
una infracción de patente. Obtener un dictamen de no infracción o de nulidad de un abogado
neutral puede constituir un medio de defensa contra la acusación de infracción intencionada
en muchas de las jurisdicciones que reconocen este tipo de infracción. Los daños asociados
con la infracción intencionada suelen ser varios de los daños reales o directos causados por
la infracción de patente. Contar con un dictamen de no infracción o de nulidad puede ser de
utilidad incluso en las jurisdicciones en las que no se reconoce la infracción intencionada, puesto
que esos dictámenes pueden ofrecer a las empresas una orientación valiosa acerca de si la
patente de un competidor puede plantear problemas de infracción.

Los dictámenes sobre patentes suelen estar redactados por abogados, normalmente
especializados en patentes. Muchos bufetes y abogados evitan preparar dictámenes debido a la
elevada probabilidad de ser objeto de una demanda por negligencia profesional si el dictamen
resulta ser inadecuado. Es evidente que un abogado no redactará un dictamen para un cliente
si considera que, efectivamente, este ha infringido una patente válida. En estas situaciones, por
lo general el abogado expresa su inquietud por medios que no dejen constancia, por ejemplo,
verbalmente. Dado que los redactores de solicitudes de patente tienen amplios conocimientos
sobre una tecnología concreta, pueden ayudar al abogado a preparar el dictamen.
Módulo X Estrategia de patentes

En muchos países, los dictámenes de abogados generalmente están protegidos por el secreto
profesional y no deberán divulgarse a la parte contraria en un proceso judicial. El demandante
normalmente debe solicitar al tribunal una autorización especial para instar al demandado
a presentar un dictamen. En consecuencia, cuando una empresa cuenta con un dictamen
elaborado por su abogado, las personas responsables en la empresa deben asegurarse de que
el dictamen se conserve con la confidencialidad más estricta y que no se ponga en conocimiento
 164 de ninguna otra persona además de los principales directivos de la empresa, de ser necesario.
Además, los clientes de la empresa no deben tener acceso al dictamen.

Cabe señalar que basarse en el dictamen de un abogado puede conllevar una renuncia al
secreto profesional respecto de todos los dictámenes relativos a la misma materia. En algunas
circunstancias, la empresa puede transmitir los dictámenes a otras partes por medio de lo que
se denomina “acuerdo de interés común” o “acuerdo de defensa conjunta”. La preparación de
estos acuerdos excede el alcance del presente manual.

Palabras clave

– imitar sin infringir

– infracción
– estrategia de patentes ofensiva
– estrategia de patentes defensiva

Autoevaluación

La oficina de patentes examina las cuestiones relativas a la infracción cuando concede las
patentes. ¿Verdadero o falso?
¿Qué es el patentamiento ofensivo de bloqueo?
Una patente proporciona a su titular el derecho a explotar la invención. ¿Verdadero o falso?
Explique cómo puede ser eficaz una patente a modo de “escudo”.
¿Qué significa la expresión “imitar sin infringir” (design around) en relación con las patentes?
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición
Módulo XI
Organización, capacitación y
motivación del equipo técnico

Todo redactor de solicitudes de patente probablemente notará que ninguno de sus clientes se
parece a otro. Algunos clientes solo desean presentar una o dos solicitudes de patente, mientras
que otros querrán establecer el patentamiento como una rutina o programa continuado. El
redactor siempre debe estar dispuesto a concientizar a sus clientes sobre los beneficios de
obtener patentes y puede ayudarles a desarrollar una cultura de patentes.

Una vez asentada una cultura de patentes en una organización o empresa, los científicos,
ingenieros y directivos que trabajen en ella tendrán en cuenta sistemáticamente las patentes
y otros derechos de propiedad intelectual en la adopción de decisiones de la empresa. La
propiedad intelectual dejará de ser un esfuerzo “ocasional” y se convertirá en una parte
rutinaria del negocio.

Es probable que el redactor de solicitudes de patente desee saber quiénes son determinados
miembros principales de la organización de su cliente. Además de las personas encargadas de
adoptar decisiones, debe reconocer a los “guardianes técnicos” de la organización, es decir,
las personas de la organización que están en las mejores condiciones para presentar nuevas
tecnologías a la empresa. Seguramente se trate de los principales inventores de productos y
servicios nuevos, que además suelen ser las personas que analizan e intercambian ideas con los
demás científicos e ingenieros.

El redactor de solicitudes de patente puede ayudar a los clientes a crear una infraestructura
interna para su programa de patentes. Un componente importante de una infraestructura
de este tipo es contar con alguna forma de comisión de análisis de patentes que supervise la
evolución de la cartera de patentes de la organización. Otro elemento clave es alguna forma
de programa de incentivos para alentar a los inventores a que comuniquen sus invenciones al
redactor de solicitudes de patente.

El redactor de solicitudes de patente también puede prestar ayuda a los clientes para
elaborar procedimientos internos de tramitación de documentos relativos a las patentes,
como formularios de divulgación de las invenciones, solicitudes de patente, informes sobre
el estado de la técnica y patentes emitidas. Asimismo, puede ayudarlos a establecer sistemas
y procedimientos de administración de expedientes para evitar que se dejen pasar fechas
cruciales, si bien el redactor debe cuidarse de poner en marcha un sistema similar para sus
propios fines. Un sistema de administración de expedientes es, básicamente, una agenda a la que
se incorpora información sobre patentes, por ejemplo, los plazos para presentar contestaciones
a las decisiones de las oficinas, las fechas en las que deben adoptarse decisiones relativas a la
presentación de solicitudes en el extranjero, los plazos para pagar las anualidades, etc.

No corresponde a los redactores de solicitudes de patente crear invenciones para sus clientes
(lo cual plantearía conflictos de intereses), si bien es indudable que pueden ayudarlos a
crear un entorno propicio para que la creatividad prospere. Para lograrlo, es importante
capacitar y motivar a los posibles inventores del cliente sobre la utilización y el valor del
sistema de patentes, así como asegurarse de que el cliente cuente con la infraestructura
adecuada para organizar y controlar los mecanismos de comunicación de las invenciones de la
organización, con el fin de que las solicitudes de patente se presenten antes de que venzan los
plazos cruciales. 165
 166 1. Formación del personal directivo y del personal de
comercialización para que comprendan la importancia de las
patentes y la creación de carteras de patentes

Es posible que el redactor de solicitudes de patente vea útil ofrecer al equipo directivo superior
de sus clientes la posibilidad de formarse. Si se acepta su propuesta, tendrá la oportunidad
perfecta para concientizar a la organización sobre los beneficios de las patentes y aclarar las
ideas erróneas que puedan estar arraigadas. Sin embargo, es muy común que los directivos
estén extremadamente ocupados y resulte complicado aprovechar la propuesta.

Una alternativa a esta idea sería que el redactor de solicitudes de patente tomara la iniciativa de
explicar individualmente los beneficios del patentamiento a los directivos de la organización
de manera espontánea, cuando se presente la oportunidad o la necesidad. Asimismo, podría
buscar maneras de dirigirse a públicos más numerosos para generar interés en las patentes.

Igualmente, el redactor de solicitudes de patente debe buscar oportunidades para concientizar

a los equipos científicos, directivos y de ingeniería, así como al personal de comercialización,
acerca de los beneficios que ofrecen las patentes. Con frecuencia, los ingenieros y los científicos
no conocen los procedimientos adecuados que deben seguir para comunicar sus invenciones, y
muchos de ellos no comprenden bien el valor estratégico y empresarial de las patentes para su
organización o instituto de investigación. Lo mismo sucede con los equipos de comercialización,
cuyos conocimientos y aportaciones a menudo no reciben suficiente atención en la adopción
de las decisiones sobre lo que debería patentarse. Es frecuente que las empresas carezcan de
los recursos suficientes para aprovechar todos los beneficios de las invenciones que podrían
protegerse mediante patente.

Lamentablemente, en muchas situaciones los redactores de solicitudes de patente verán que

los directivos principales de la organización de su cliente ignoran el valor que tiene patentar
las invenciones o son reticentes a esta idea. Debe reconocerse que no todas las organizaciones
pueden beneficiarse de las patentes y que algunos directivos pueden haber tenido experiencias
negativas al respecto. Es posible que esa reticencia de algunos directivos no se deba a una
resistencia abstracta, sino a la experiencia de un programa de patentes que haya perjudicado (al
menos en su opinión) de algún modo a su empresa actual o a otra para la que hayan trabajado
en el pasado. Todo redactor de solicitudes de patente con sensibilidad comprenderá la actitud
respecto de esa experiencia y encontrará la manera de reducir esa resistencia. Para ello, puede
resultar práctico destacar que incluso empresas del sector de las bebidas, como Coca Cola®,
tienen carteras de patentes considerablemente sustanciales, aunque su producto principal no
sea patentable.

El formulario de divulgación de una invención (véase el Anexo B, donde figura un ejemplo) es una
herramienta útil que el redactor de solicitudes de patente puede proporcionar a sus clientes. Los
investigadores o ingenieros pueden cumplimentar este formulario para describir brevemente
la invención que podría considerarse patentable. Con la experiencia y el paso del tiempo,
el redactor dará con otras cuestiones que pueden añadir valor al formulario de divulgación
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

de la invención para clientes específicos o en industrias concretas. Tal vez también deseen
personalizar el modelo del formulario de divulgación de la invención para clientes específicos;
para ello, pueden incluir el logotipo de la empresa u otra información sobre esta, como los
números de la administración interna de expedientes de patentes y solicitudes de patente.

Con el tiempo, el redactor también aprenderá a procesar los formularios de divulgación de la

invención de clientes concretos. Habida cuenta de los posibles impedimentos temporales de
la presentación de solicitudes de patente (por ejemplo, tras la divulgación de la invención al
público), el redactor debe aceptar el formulario de divulgación de la invención sea cual sea la
manera en la que se presenta. En ese momento, debe determinar si ha surgido o está a punto
de surgir un impedimento temporal y actuar en consecuencia. A continuación, se tramitará
el formulario.

Si el formulario se presenta ante una comisión de análisis de patentes, se debe alentar

al inventor a que participe en la reunión y proporcione información para el análisis de su
invención. Si no puede asistir a la reunión, debe delegar en otra persona la defensa de la
invención en su nombre, porque puede suceder que la comisión de análisis de patentes no
comprenda su importancia o tenga preguntas sobre ella.
 167

Las organizaciones que cuentan con programas de patentamiento sofisticados tal vez tengan
mapas estratégicos para caracterizar y reconocer las invenciones específicas relativas a un
producto, a una categoría de productos o a todo un segmento de la industria. Si el cliente ha
desarrollado una herramienta de este tipo, toda invención que se divulgue debe situarse en
ese mapa. Por supuesto, cabe esperar que muchos clientes de menor tamaño carezcan de ese
mapa estratégico.

Otra ventaja que brinda el formulario de divulgación de la invención es que representa una
prueba de la paternidad de la invención, especialmente cuando se haya firmado conjuntamente
con una persona no inventora. Las normas al respecto pueden variar en función del país. De
conformidad con el principio del “primero en presentar”, por lo general es irrelevante para la
patentabilidad quién ideó la invención en primer lugar, pero pueden surgir problemas relativos
a quién es el inventor y, por lo tanto, quién tiene derecho a ser el titular de la patente en primer
lugar. Asimismo, los formularios de divulgación de la invención pueden constituir una prueba
secundaria en las situaciones en las que el inventor ha cedido sus derechos sobre una invención
a un tercero, por ejemplo, su empleador.

En algunos sistemas de patentes se exige que en las solicitudes de patente se divulgue la mejor
manera conocida por los inventores de realizar la invención. Los formularios de divulgación de la
invención también pueden ser de gran ayuda en este sentido.

Por el contrario, esos formularios pueden plantear riesgos para la empresa. Cabe considerar,
por ejemplo, la manera en la que un demandado puede utilizar el formulario de divulgación
de la invención del titular de una patente durante un proceso judicial por infracción. Puede
emplearlo como prueba para sostener un argumento a favor de una interpretación concreta de
las reivindicaciones patentadas basada en una expresión limitante que figure en el formulario
de divulgación de la invención. De manera similar, el demandado puede alegar que el inventor
es responsable de una conducta desleal por haber solicitado la patente sin divulgar el estado
de la técnica conocido, si en el formulario de divulgación de la invención se menciona esa
referencia del estado de la técnica. Para reducir este riesgo, el redactor de solicitudes de patente
debe ofrecer formación para garantizar que el personal de su cliente sepa cumplimentar
correctamente un formulario de divulgación de la invención. Asimismo, debe ayudar al
cliente a garantizar que las cuestiones relativas a la divulgación de información se manejen
con profesionalidad.

La empresa debe seleccionar para el patentamiento aquellas invenciones que tendrán como
resultado el mayor rendimiento para la organización ya sea mediante la concesión de licencias
directas sobre la patente o por medio de un aumento de las ventas del producto protegido por
la patente.

Recomendación profesional
Módulo XI Organización, capacitación y motivación del equipo técnico

Siempre se debe tratar de comprender cuál es la manera en la que la solicitud de patente

que se está preparando logrará satisfacer las necesidades del cliente. Esto servirá de guía
para redactar las reivindicaciones y adoptar decisiones sobre las limitaciones añadidas a
las reivindicaciones durante la tramitación de la solicitud de patente.

Asimismo, debe recordarse que para seleccionar de manera eficaz las mejores invenciones
para solicitar una patente puede ser necesario consultar a personas que tengan una
variedad de competencias más amplia que la del equipo de científicos e ingenieros que
crearon la invención.

Ejemplo

El ingeniero Y ha creado dos invenciones, A y B. La invención A es una solución sumamente

brillante a un problema menor relativo al producto menos rentable de la empresa. La
invención B es una mejora bastante banal, pero probablemente patentable, del producto
 168 con más éxito de la empresa. La empresa solo puede permitirse patentar una invención,
por el momento.

Dado que la invención A es tan excepcional desde el punto de vista técnico, el ingeniero Y
defiende que debe patentarse. El redactor de solicitudes de patente analiza la invención
con el director de comercialización Z, que le informa de que la mejora que brinda la
invención B aumentará las ventas de productos de la empresa en un 75 %.

Teniendo en cuenta la importante información proporcionada por el departamento de

comercialización, la dirección de la empresa decide presentar una solicitud de patente
respecto de la invención B.

En realidad, la situación descrita en el ejemplo probablemente presente otras complicaciones,

como la facilidad con la que un competidor podría imitar la invención B sin infringir la patente
o el alcance de la protección por patente que podría tener la invención B. Si resultara que la
invención B no puede patentarse de manera provechosa, será mejor para la empresa patentar
la invención A.

2. Formación de profesionales científicos y técnicos para que

aprendan qué puede patentarse, quiénes pueden considerarse
coinventores y cómo divulgar las invenciones

Además de concienciar acerca del valor de las patentes, el redactor debe asegurarse de que
los principales ingenieros y científicos de la organización comprendan determinados aspectos
fundamentales del proceso de obtención de una patente. Designar a una persona “defensora de
patentes” en la organización del cliente y capacitarla para ello puede tener un valor incalculable.
Es probable que se trate de un inventor importante que goce del reconocimiento de sus colegas
(un “guardián técnico”), que pueda intercambiar con ellos y con el redactor de la solicitud de
patente observaciones sobre las oportunidades que surgen en el laboratorio de ingeniería.

Asimismo, se ha señalado que los formularios de divulgación de la invención conllevan la

adopción de decisiones en momentos clave. El redactor de la solicitud debe asegurarse de que
alguien de la organización del cliente facilite los formularios a los científicos e ingenieros y,
además, los ayude a cumplimentarlos. Por otra parte, el redactor de la solicitud puede acordar
con el cliente que simplemente se entrevistará al inventor o inventores para obtener toda la
información que suelen contener los formularios de divulgación de la invención.

Recomendación profesional

Tal vez sea necesario recurrir a la ayuda de la dirección para investigar y cumplir los
requisitos de paternidad de la invención. Además, debería ser evidente que el redactor
debe negarse a preparar una solicitud de patente para alguien de quien se sepa que no es
el titular de la invención en cuestión.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Ejemplo

El cliente desea obtener una patente sobre una invención relativa al producto W, que se
presentará en una feria comercial en dos semanas. A menos que se presente una solicitud
de patente en las dos próximas semanas, el cliente perderá todos los derechos de patente
sobre el producto en la mayor parte de los países que concedan un plazo de gracia
muy limitado.

Este dato es una información importante que el redactor de la solicitud debe conocer de
manera inmediata.

Afortunadamente, en la empresa se ha designado a un defensor de patentes, quien

toma conocimiento de que se va a divulgar el producto e informa de ello al redactor de
solicitudes de patente con suficiente antelación respecto del plazo de dos semanas. El
redactor se pone a trabajar inmediatamente con el objetivo de presentar una solicitud de
patente en nombre de su cliente antes de que venza el plazo.
 Si la empresa no contara con un defensor de patentes, el redactor de solicitudes de
patente habría tenido que desempeñar la difícil tarea de explicar que el producto W ya no
 169

puede patentarse en algunas de las jurisdicciones de interés para el cliente.

Es posible que el redactor de solicitudes de patente descubra que sus clientes prestan bastante
más atención a las patentes cuando se dan cuenta de que han dejado pasar la oportunidad de
patentar una invención clave o cuando un competidor los demanda o amenaza con demandarlos
por infracción de patente. A pesar de la dificultad de la situación, es posible que a largo plazo
sirva para sensibilizar acerca de las patentes, lo cual ayudaría al redactor de solicitudes a
proteger las invenciones valiosas de su cliente.

Antes de preparar la solicitud de patente, el redactor deberá tener acceso a la información

básica sobre una invención, ya se obtenga mediante un formulario de divulgación de
la invención o una entrevista. Es preciso conocer determinadas fechas decisivas relativas a la
invención para comprobar que siga siendo patentable, así como es necesaria la información
sobre el inventor o inventores, para que el redactor de la solicitud pueda definir el posible
universo de la paternidad de esa invención. El redactor de la solicitud tal vez deba comunicarse
de manera firme y directa al investigar la paternidad de la invención, puesto que no es poco
frecuente que los miembros de la alta dirección insistan en que han aportado una contribución
inventiva cuando se han limitado a respaldar o supervisar la labor de otras personas, en cuyo
caso solo se les reconocería como inventores en unas pocas legislaciones de todo el mundo (lo
cual significa que la práctica relativa a las solicitudes de patente es muy diferente de la que se
sigue al atribuir la autoría de artículos científicos). En cambio, es posible que, por varios motivos,
algunas de las personas que aportan una contribución inventiva no deseen ser reconocidos
como el inventor o uno de los inventores. De conformidad con el Convenio de París, los
inventores tienen derecho a ser mencionados como tal en las patentes. En muchos países, se
permite a los inventores renunciar a este derecho.

Si el redactor de la solicitud de patente la presenta sin identificar de manera precisa a los

inventores, es posible que la solicitud se considere nula. En el peor de los casos, cuando
omiten la identificación a sabiendas, la solicitud puede considerarse fraudulenta y el redactor
puede exponerse a demandas por negligencia profesional. En consecuencia, con frecuencia
los redactores de solicitudes pueden verse envueltos en investigaciones de paternidad de las
invenciones con el objetivo de eliminar de la lista de inventores a quienes no hayan aportado
una contribución inventiva.

3. Establecer una comisión interna de análisis de patentes para

que revise periódicamente las invenciones divulgadas y
formule recomendaciones sobre el patentamiento

Como se ha señalado al inicio del presente módulo, algunos clientes pueden beneficiarse de
la constitución de una comisión interna de análisis de patentes que revise periódicamente
las invenciones divulgadas y formule recomendaciones sobre lo que la organización debería
patentar. El redactor de solicitudes de patente puede formar parte de la comisión y prestar
Módulo XI Organización, capacitación y motivación del equipo técnico

asesoramiento sobre patentes y otras cuestiones conexas, pero no debe influir en las decisiones
de patentamiento del cliente. También pueden integrar la comisión de análisis de patentes los
principales científicos, ingenieros e inventores del cliente, así como un miembro del personal de
comercialización. Además, un miembro destacado de la alta dirección del cliente también puede
aportar ideas valiosas y obtener el apoyo del personal directivo superior.

La comisión debe reunirse con regularidad para ser eficaz al ayudar a la empresa a mantener
una estrategia de patentes dinámica que responda al mercado y al entorno empresarial.

4. Programas de incentivos para alentar a los inventores a que

creen y comuniquen sus invenciones

Una persona creativa que concibe invenciones patentables a las que no se les presta atención
ni reconocimiento puede dejar de inventar o de comunicar sus invenciones. En consecuencia,
la organización perdería una oportunidad muy valiosa de beneficiarse del talento del inventor.
 170 Para mantener la motivación y los ánimos del equipo inventivo, muchas empresas ofrecen a sus
inventores algún tipo de recompensa por las contribuciones patentables.

La naturaleza de esa remuneración puede variar. En algunas empresas, se prevén incentivos

específicos en los contratos de trabajo de los inventores especialmente importantes. Los
sistemas de compensación pueden consistir en lo siguiente:

i) el pago de una pequeña suma de dinero por divulgar una invención;

ii) el pago de una suma de dinero un poco mayor cuando se presenta una solicitud de patente
ante una oficina; o
iii) el pago de una suma de dinero aún mayor cuando se emite la patente.

Algunas empresas recompensan a los inventores en todas estas ocasiones, pero lo más
frecuente es que se ofrezca i) y iii) o ii) y iii).

Algunas organizaciones compensan a sus inventores cuando se logra conceder una licencia
sobre la patente que protege la invención. Las universidades adoptan esta postura con
frecuencia. Por ejemplo, una universidad puede ofrecer a sus inventores un pequeño porcentaje
fijo de las regalías obtenidas respecto de sus invenciones o un porcentaje mayor de las regalías
con la condición de que se inviertan esos fondos en el laboratorio del inventor. Una alternativa
es que la universidad divida y reparta las ganancias de la concesión de la licencia a modo de
recompensa monetaria a los inventores y de contribución al laboratorio o departamento
de los inventores. Se sabe que el salario del personal que trabaja con algunos inventores
especialmente relevantes procede en su totalidad de las regalías de la patente del inventor. Este
tipo de compensación mediante licencia suele pagarse además de cualquier otro incentivo que
un inventor pueda recibir, como los mencionados.

Además de esos sistemas de recompensa, a menudo muchas organizaciones cuentan con

otros programas de reconocimiento más personales. Algunas otorgan al inventor una copia
enmarcada de la patente o una placa especial con información sobre la patente. Otras pueden
prever formas de reconocimiento más peculiares, como una chaqueta con el número de la
patente bordado en el bolsillo del pecho. Es frecuente que las organizaciones celebren una
cena anual de reconocimiento a los inventores a la que normalmente asisten los principales
miembros de la alta dirección de la organización, como el presidente o el director general,
quienes agradecen a los inventores sus creaciones y expresan su sincera gratitud por la labor
realizada. Estos programas añaden al sistema de compensación un elemento emotivo que
algunos inventores aprecian profundamente y que puede tener efectos muy positivos en la
motivación y los incentivos.

Sin embargo, si un cliente pregunta al redactor de solicitudes de patente acerca de los

programas de compensación de inventores, también es importante mencionar que esos
programas pueden entrecruzarse con otras ramas del Derecho, como la legislación de títulos
valores y el Derecho laboral. Por ejemplo, probablemente la empresa estará obligada a
publicar la política de compensación de inventores y a seguirla de manera rigurosa. Además,
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

si el programa comprende un obsequio ad hoc de la empresa al inventor, puede resultar

difícil explicarlo a las instancias reguladoras de títulos valores. Como sucede en numerosos
ámbitos de la redacción de solicitudes de patente, esas normas y requisitos varían en función
de la jurisdicción, por lo que el redactor de la solicitud debe conocer las normas relativas a la
titularidad de las invenciones en su jurisdicción concreta y en las de interés para sus clientes. Por
ejemplo, en los Estados Unidos de América, los inventores son los propietarios de sus creaciones
desde el punto de vista jurídico, pero en el Derecho laboral estadounidense por lo general se
admiten los contratos de trabajo en los que se obliga a los inventores a ceder al empleador
todos los derechos sobre la labor desempeñada durante la relación laboral sin ningún tipo de
compensación añadida. Por el contrario, en Alemania, las empresas deben proporcionar a los
inventores una compensación adicional por las invenciones patentables que hayan creado en el
marco de una relación laboral. Si bien no se espera de un redactor de solicitudes de patente que
asesore a sus clientes en cuestiones de Derecho laboral, sí deberá saber quién es el titular de las
invenciones para las que se solicita la protección por patente.
5. Ética profesional  171

En muchos países, solo los profesionales habilitados pueden representar a los solicitantes y
presentar solicitudes ante la oficina de patentes. Estos abogados o agentes de patentes deben
cumplir las normas profesionales éticas y jurídicas de las jurisdicciones correspondientes. La
presente sección está dirigida principalmente a los redactores de solicitudes de patente que
están habilitados como abogados o agentes, si bien cualquier persona que redacte una solicitud
debe tener presente la ética profesional, por lo que el contenido que figura a continuación es de
amplia aplicación.

En muchas jurisdicciones se establece un código ético al que deben someterse todos los
abogados y agentes de patentes para poder ejercer la profesión. Los códigos éticos para
profesionales de patentes de algunas jurisdicciones se han elaborado a partir del código
ético que obliga a todos los profesionales del Derecho. Además, en algunos ordenamientos,
se hace un seguimiento de las quejas enviadas a la oficina de patentes por los clientes o por
organizaciones jurídicas como colegios de abogados. Por lo tanto, un abogado de patentes que
haya sido inhabilitado para el ejercicio de la profesión también lo estará para representar a
clientes ante la oficina de patentes.

Los redactores de solicitudes de patente deben familiarizarse con el código ético aplicable en
su jurisdicción y en las de interés para sus clientes. Los códigos éticos suelen basarse en el
sentido común. Si un redactor de solicitudes de patente se plantea la pregunta “¿Esta conducta
es adecuada o justa?” y la respuesta es negativa, tal vez deba reconsiderar si ha de actuar de
ese modo, sea como sea (sobre todo porque los códigos éticos no son exhaustivos, por lo que
el hecho de que una situación no esté regulada por una norma ética no significa que no pueda
considerarse negligencia profesional).

A continuación, se presentan algunas de las normas que probablemente se encontrarán con

frecuencia en los códigos éticos nacionales o regionales.

i) Los redactores de solicitudes de patente nunca deben presentar a sabiendas una

solicitud nula (una invención afectada por un impedimento temporal, una descripción
inhabilitante, etc.).
En ocasiones, los poderes públicos pueden oponerse a una solicitud presentada por un
redactor, lo cual puede tener como consecuencia que no se conceda la protección por
patente. Por ejemplo, en los Estados Unidos de América, muchas de las primeras invenciones
biotecnológicas eran de dudosa patentabilidad cuando se presentaron las solicitudes. De
hecho, la cuestión de la patentabilidad de ese tipo de invenciones la terminó resolviendo el
Tribunal Supremo de ese país, no la USPTO. El hecho de que el redactor presentara la solicitud
que fue objeto de la oposición era completamente ético. Sin embargo, podrían haberse
planteado cuestiones éticas si el redactor no hubiera avisado de antemano a su cliente de que
la solicitud podía recibir oposición.

ii) El redactor de solicitudes de patente debe mantener informado al cliente sobre las
novedades relativas a sus solicitudes y sus patentes.
Módulo XI Organización, capacitación y motivación del equipo técnico

Por ejemplo, debe notificar al cliente que se ha recibido una decisión de la oficina de
patentes con suficiente antelación respecto del plazo para la contestación. Asimismo, debe
pedirle al cliente que revise el borrador de la contestación a la decisión de la oficina antes
de presentarla.

iii) El redactor de solicitudes de patente debe estar al corriente de los cambios en las
normas y los procedimientos aplicables a su ámbito de especialización.
El redactor de solicitudes de patente también debe notificar a sus clientes los cambios en las
normas cuando puedan afectar a un proceso pendiente.

iv) El redactor de solicitudes de patente siempre debe ser sincero al comunicarse con la
oficina de patentes y sus clientes.
En la práctica, esto significa que el redactor de solicitudes no puede defender la
patentabilidad de una invención si personalmente tiene dudas al respecto. Compárense las
dos situaciones siguientes:
 172 a) El examinador de patentes afirma que las reivindicaciones pendientes del cliente se
muestran de manera completa en la figura 1 de una referencia del estado de la técnica.
El redactor de la solicitud está de acuerdo con el examinador, pero presenta una
contestación en la que, intencionadamente, caracteriza la referencia de manera incorrecta
y alega que las reivindicaciones pendientes no se muestran en la referencia del estado de
la técnica.
b) El examinador de patentes afirma que las reivindicaciones pendientes del cliente se
muestran de manera completa en la figura 1 de una referencia del estado de la técnica. El
redactor de la solicitud considera que el lenguaje empleado en la referencia es ambiguo y
que el examinador ha interpretado la referencia de manera retrospectiva, influido por la
solicitud pendiente del cliente. Redacta la contestación en consecuencia.

Es probable que la situación a) se considere contraria a la ética en la mayor parte de las

jurisdicciones y que la situación b) sí sea ética.

v) El redactor de solicitudes de patente siempre debe desempeñar la labor que se ha

acordado y debe hacerlo de manera oportuna.
El redactor de la solicitud no puede decirle al cliente que preparará una solicitud de patente y
luego no hacerlo. Si el redactor es consciente de que no podrá preparar la solicitud a tiempo,
no debe aceptar el encargo. Si ya lo ha aceptado, en cuanto sepa que no puede finalizar la
solicitud debe notificárselo al cliente, de manera que este pueda buscar urgentemente a otro
redactor de solicitudes de patente que sí pueda encargarse de ello. El redactor nunca debe
ser la causa principal del fracaso del cliente en la obtención de protección por patente para su
valiosa invención.

vi) El redactor de solicitudes de patente debe defender a su cliente. Las decisiones

iniciales de las oficinas de patentes a muchas solicitudes de patente con frecuencia
son negativas. El redactor de la solicitud no debe limitarse a comunicar al cliente que se ha
rechazado la solicitud, sin informarle de que se puede contestar a esta primera decisión. Por
supuesto, habrá situaciones en las que las referencias del estado de la técnica citadas sean
tan convincentes que es improbable que el cliente obtenga una protección sustancial, por lo
que abandonará la solicitud. Ahora bien, esta situación no es la más frecuente.
El redactor de la solicitud no debe introducir únicamente reivindicaciones de patente
restrictivas, a menos que el cliente lo pida. Las solicitudes de patente con reivindicaciones
de alcance restringido tienen más probabilidades de obtener la protección por patente
que aquellas con reivindicaciones amplias. Ahora bien, las reivindicaciones restrictivas
seguramente privarán al cliente del pleno alcance de la protección a la que tiene derecho.
Como ya se ha señalado en el presente manual, la oficina de patentes no tiene el deber de
indicarle al redactor de la solicitud o al inventor que es posible establecer reivindicaciones
más amplias, sino que solo concede las reivindicaciones que figuran en la solicitud. No
planteará objeciones a las reivindicaciones por ser demasiado restrictivas.
De modo similar, el redactor de la solicitud no debe rendirse a los deseos del examinador
de patentes simplemente para acelerar la admisión de una solicitud, a menos que haya
informado de ello al cliente y recibido su autorización explícita para aceptar un alcance más
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

restringido que el que le correspondería. En resumen, el redactor de la solicitud siempre debe

estar preparado para esgrimir argumentos en nombre del cliente.
El papel de los redactores de solicitudes de patente conlleva algo más que cumplimentar
formularios y redactar documentos técnicos; tienen el deber de tramitar las solicitudes de sus
clientes con la diligencia con la que actuarían si ellos mismos fueran el inventor. Los clientes
confían enormemente en el redactor de solicitudes de patente, que debe demostrar que
merece esa confianza.

vii) El redactor de solicitudes de patente debe tener en cuenta los conflictos de intereses.
El redactor de solicitudes no puede anteponer los intereses de un cliente a los de otro. Si el
redactor de solicitudes de patente presenta dos solicitudes que están pendientes al mismo
tiempo y en las que se divulgan reivindicaciones similares para dos clientes distintos, y el
examinador de patentes cita una solicitud a modo de estado de la técnica respecto de la
otra solicitud, el redactor deberá o bien modificar las reivindicaciones de una solicitud para
que una invención pueda patentarse en detrimento de la otra, o bien alegar que una de las
solicitudes no es relevante para la otra. Ahora bien, ¿cómo puede hacer esto y, al mismo tiempo,
defender con vehemencia los intereses de cada uno de los clientes? En muchos códigos éticos
 se reconoce que, en estas circunstancias, el redactor de solicitudes de patente no puede en
ningún caso desempeñar adecuadamente sus funciones. En consecuencia, el redactor debe
 173

analizar minuciosamente los encargos de sus clientes para evitar los posibles conflictos
de intereses. Si, pese a que el redactor ha hecho todo lo posible para impedirlo, surge un
conflicto de intereses, en muchas jurisdicciones se exige al redactor, en aras de la ética,
que traslade a otros asesores las solicitudes en conflicto. El redactor debe evitar de manera
contundente las situaciones en las que deba escoger entre varios de sus clientes.

Palabras clave

– sistema de administración de expedientes

– programa de incentivos
– guardián técnico
– comisión de análisis de patentes
– ética profesional
– conflicto de intereses

Autoevaluación

¿Qué es un guardián técnico y cómo puede desempeñar un papel importante en la creación

de una cultura de patentes en una organización?
Enumere varias personas que deban formar parte de la comisión de análisis de patentes de
una organización.
¿Cómo puede un redactor de solicitudes de patente crear un entorno que valore las patentes
en una organización?
¿Cómo deben utilizarse los formularios de divulgación de la invención?
¿Qué es un código ético para abogados o agentes de patentes? Mencione tres ejemplos de
normas éticas.

Módulo XI Organización, capacitación y motivación del equipo técnico

Anexos

Anexo A Ejemplos de bases de datos

PATENTSCOPE (www.wipo.int/patentscope)

PATENTSCOPE es una base de datos gestionada por la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual (OMPI) que permite acceder a las solicitudes internacionales presentadas en virtud del
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) 47 en formato de texto completo a partir del
día de publicación, así como a documentos de patentes publicados por las oficinas nacionales y
regionales de patentes que colaboran con la OMPI.48

La información puede buscarse introduciendo palabras clave, los nombres de los solicitantes, los
datos de la Clasificación Internacional de Patentes y muchos otros criterios de búsqueda en varios
idiomas. En junio de 2020, la interfaz de búsqueda estaba disponible en 10 idiomas (español,
alemán, árabe, chino, coreano, francés, inglés, japonés, portugués y ruso).

Cabe señalar que las solicitudes internacionales PCT se publican 18 meses después de la fecha de
presentación (o prioridad). Igualmente, las solicitudes de patente pendientes en la mayor parte
de los países se publican solo 18 meses después de la fecha de presentación (o de prioridad).

Bases de datos sobre patentes gestionadas por las oficinas nacionales o

regionales de patentes

Muchas oficinas nacionales y regionales de patentes publican en sus sitios web las solicitudes
de patente y las patentes concedidas. Algunas oficinas también publican las solicitudes o las
patentes concedidas en formato impreso (por ejemplo, en un boletín oficial). En algunos países
solo se publica información bibliográfica, ya sea en línea o en formato impreso. De ser así,
quienes deseen acceder a todo el contenido de las solicitudes o patentes publicadas tal vez deban
acudir a la oficina de patentes para consultar los archivos.

En esta página web figuran ejemplos de bases de datos gestionadas por oficinas nacionales y
regionales de patentes.

En la página web www.wipo.int/members se ofrece información de contacto de las oficinas

nacionales y regionales, así como los URL de sus sitios web.

Las bases de datos sobre patentes también están disponibles en el sitio web de las oficinas
nacionales o regionales.

Bases de datos científicas

Existen distintas bases de datos científicas y técnicas específicas de varios ámbitos de la

tecnología. A quienes redactan solicitudes de patente les será útil familiarizarse con esas bases
de datos, puesto que contienen artículos en los que se analizan los avances tecnológicos en el
ámbito correspondiente. Habida cuenta de que el estado de la técnica no se reduce a documentos
de patente, es importante indagar en esas bases de datos para hacer una búsqueda exhaustiva
174 del estado de la técnica a fin de comprobar la patentabilidad.
Anexo B Ejemplo de un formulario de divulgación de la
invención
 175

Confidencial

Divulgación n.º: ______________________________________________________________________________________

Estado: _______________________________________________________________________________________________

Formulario de divulgación de la invención

Nombre: ______________________________________________________________________________________________
Número de teléfono profesional: ___________________________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________________

1. TÍTULO PROPUESTO: ______________________________________________________________________________

2. ÁMBITO DE LA INVENCIÓN _______________________________________________________________________

A. La invención consiste principalmente en:

___________________________________________________________________________________________________________

3. TÉCNICA ANTERIOR Y RELACIONADA

A. El problema técnico al que da solución la invención es el siguiente:

_______________________________________________________________________________________

B. La técnica relacionada más cercana se describe de la siguiente manera:

_______________________________________________________________________________________

C. La invención ofrece las siguientes ventajas:

_______________________________________________________________________________________

4. DIBUJOS

Se dispone / No se dispone de dibujos relativos a la invención. De estar disponibles, adjúntelos.

COMENTARIOS sobre los dibujos presentados:

___________________________________________________________________________________________________________

5. DESCRIPCIÓN ESCRITA

La invención se describe de la siguiente manera:

___________________________________________________________________________________________________________

Nota 1: Adjunte otras páginas si es necesario.

Nota 2: De contar con otros documentos o dibujos relativos a la invención, adjunte copias de ellos
al presente formulario.

6. INVENTOR O INVENTORES (es obligatorio cumplimentar este apartado)

INVENTOR 1: ______________________________________________________________________________________________

Nombre: __________________________________________________________________________________________________

Dirección de residencia: __________________________________________________________________________________

Anexos
 176 Ciudadanía: _______________________________________________________________________________________________

INVENTOR 2: ______________________________________________________________________________________________

Nombre: __________________________________________________________________________________________________

Dirección de residencia: _________________________________________________________________________________

Ciudadanía: _______________________________________________________________________________________________

COMENTARIOS sobre los inventores o sobre la paternidad de la invención (si alguno de los inven-
tores reside en el extranjero, indíquelo en una nota).

___________________________________________________________________________________________________________

7. FECHAS DE LAS PRUEBAS Y DEL LANZAMIENTO DEL PRODUCTO

Prueba alfa: _______________________________________________________________________________________________

Prueba beta: ______________________________________________________________________________________________

Venta o lanzamiento general: ____________________________________________________________________________

Ofertas a la venta: ________________________________________________________________________________________

COMENTARIOS sobre las pruebas y el lanzamiento del producto:

8. DIVULGACIÓN DE LA INVENCIÓN

¿Se ha divulgado la invención al público o este la ha utilizado? ¿Se esperan divulgaciones futuras de
la invención? ¿Cuándo y a quién? ¿Se hará con arreglo a un acuerdo de no divulgación?

___________________________________________________________________________________________________________

Adjunte una copia de las divulgaciones y de los acuerdos de no divulgación.

9. DIVULGACIONES INTERNAS

Fecha de la primera divulgación interna: ________________________________________________________________

Nombre de la primera persona a la que se divulgó la invención: ��������������������������������������

COMENTARIOS sobre la primera divulgación interna: __________________________________________________

Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

10. ARTÍCULOS

¿Se ha publicado algún artículo?

___________________________________________________________________________________________________________

DETALLES sobre la publicación de artículos:

___________________________________________________________________________________________________________

Adjunte una copia de los artículos publicados.

11. PUBLICIDAD, COMUNICADOS DE PRENSA Y ANUNCIOS DEL PRODUCTO

¿Se ha emitido publicidad, comunicados de prensa o anuncios del producto?

___________________________________________________________________________________________________________
DETALLES sobre la publicidad, los comunicados de prensa o los anuncios del producto:  177

___________________________________________________________________________________________________________

Adjunte copias de la publicidad, los comunicados de prensa y los anuncios del producto.

12. DIVULGACIONES EXTERNAS

¿Se ha divulgado la invención fuera de la empresa?

___________________________________________________________________________________________________________

¿Todas las divulgaciones externas se realizaron en virtud de un acuerdo de no divulgación?

___________________________________________________________________________________________________________

DETALLES sobre las divulgaciones externas a la empresa:

___________________________________________________________________________________________________________

Adjunte copias de la información divulgada y del acuerdo de no divulgación.

13. FERIAS COMERCIALES Y CONFERENCIAS

¿Se prevén ferias comerciales o conferencias próximamente?

___________________________________________________________________________________________________________

DETALLES sobre las próximas ferias comerciales o conferencias: ��������������������������������������

COMENTARIOS ADICIONALES DEL INVENTOR:

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Firmado: Da fe:

_________________________________ _________________________________

Fecha:__________________________ Fecha:__________________________
Anexos
 178 Anexo C Recursos y herramientas de la OMPI

Guías y otras publicaciones

Determinados aspectos de las legislaciones nacionales y regionales en materia de patentes, Anexo II

revisado del documento SCP/12/3 Rev.2: Informe sobre el sistema internacional de patentes
(2020): www.wipo.int/scp/es/annex_ii.html

Guía de la OMPI para la utilización de información de patentes (2015) (en inglés): https://www.wipo.
int/publications/es/details.jsp?id=4615

Guía para bases de datos tecnológicas (2012): https://www.wipo.int/publications/es/details.

jsp?id=249&plang=EN

Identificación de invenciones que están en el dominio público: Guía para inventores y emprendedores
(2020): https://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4501

Inventar el futuro: Introducción a las patentes dirigida a las pequeñas y medianas empresas,
Serie número 3 “La propiedad intelectual y las empresas” (2018) https://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/es/wipo_pub_917_1.pdf

Las patentes: fuente de información tecnológica - Introducción (2015) (en inglés): www.wipo.int/
publications/en/details.jsp?id=173&plang=EN

Herramientas y páginas web

Academia de la OMPI, Curso avanzado de enseñanza a distancia, “Patentes”, DL301: https://welc.

wipo.int/acc/index.jsf

Base de datos PATENTSCOPE y guías del usuario: www.wipo.int/patentscope

Boletín PCT Newsletter: www.wipo.int/pct/en/newslett

Búsqueda en la base de datos WIPO Lex: https://www.wipo.int/wipolex/es/main/legislation

Clasificación Internacional de Patentes (CIP): https://www.wipo.int/classifications/ipc/es/index.

html

Guía del solicitante del PCT: www.wipo.int/pct/es/guide/index.html

Guía de Oficinas de Propiedad Intelectual: https://www.wipo.int/directory/es/urls.jsp

Mecanismos de oposición y revocación administrativa: www.wipo.int/scp/en/revocation_

mechanisms
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición

Modelos de utilidad: www.wipo.int/patents/en/topics/utility_models.html

Patentes: ¿Qué es una patente? www.wipo.int/patents

PCT: el sistema internacional de patentes: www.wipo.int/pct

Preguntas frecuentes sobre el PCT: https://www.wipo.int/pct/es/faqs/faqs.html

WIPO Pearl: El portal de terminología multilingüe de la OMPI: www.wipo.int/reference/es/

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¿Qué es la propiedad intelectual? www.wipo.int/about-ip/es/

Notas finales

1 En el artículo 1.2) del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967)
se establece lo siguiente: “La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los
modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio,
el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la
competencia desleal”.
2 Esta definición figura en el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (ADPIC). En algunos países se sustituye “entrañen una actividad inventiva” por “no sean
evidentes” y “susceptibles de aplicación industrial” por “útiles”. Estos términos son sinónimos, pero su significado no
es idéntico, como se verá más adelante.
3 Los diseños pueden protegerse como “patentes de diseño” en algunos países, como en China o en los Estados Unidos
de América. En este último, las “patentes de plantas” pueden obtenerse “respecto de cualquier variedad distintiva
y nueva, cultivo de brotes, mutantes, híbridos y plántulas descubiertas por primera vez, que no se multiplique por
tubérculo ni se encuentre en estado silvestre”.
4 La fecha de prioridad puede ser importante si en la solicitud de patente se reivindica la prioridad de una solicitud
anterior respecto de la misma invención que se presentó en otra jurisdicción. La fecha de prioridad es la fecha de
presentación de esa solicitud anterior. Véase la sección 2 del módulo VIII.
5 Asunto Merck & Co., Inc. c. TEVA PHARMACEUTICALS USA, 288 F. Supp. 2d 601 (D. Del. 2003).
6 En el artículo 27.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se tratan esos términos como si fueran sinónimos, pero no significan
exactamente lo mismo.
7 Título 35 del Código de los Estados Unidos de América, artículo 101 (“invenciones patentables”).
8 Artículo 2.1) de la Ley de Patentes (Ley n.º 121 de 1959).
9 Artículo 52.2) del CPE.
10 Artículo 52.3) del CPE.
11 Las normas administrativas que rigen la presentación de solicitudes de patente se describen en el módulo VIII.
12 En el presente manual se utiliza el término “descripción”, con arreglo al artículo 5 del PCT. En algunos países, los
términos “descripción” y “memoria descriptiva” se emplean indistintamente. En otros, “memoria descriptiva” abarca
tanto la descripción como las reivindicaciones.
13 Véase www.fiveipoffices.org/activities/globaldossier/CAF.
14 Giles S. Rich, “The Extent of the Protection and Interpretation of Claims: American Perspectives” (1990), en Int’l Rev.
Indus. Prop. & Copyright L., Vol. 21, págs. 497 y 499.
15 EPO Guidelines for Examination (Directrices de examen de la OEP), Capítulo IV, párrafo 1 (“General”), disponible (en
inglés) en www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_1.htm.
16 EPO Guidelines for Examination (Directrices de Examen de la OEP), Capítulo IV, párrafo 2.11 (“Technical features”),
disponible (en inglés) en www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_2_1.htm.
17 Una posible manera de evitar que la frase de transición “que comprende” se interprete como frase cerrada es añadir
una oración en la descripción en el sentido siguiente: “A lo largo de la descripción y de las reivindicaciones, con
la expresión ‘que comprende’ y sus variaciones no se pretende excluir otros elementos, características técnicas,
limitaciones, aditivos, componentes o etapas”.
18 Los conjuntos de reivindicaciones y las reivindicaciones dependientes e independientes se explican en la sección 3.
19 Cabe señalar que esto es diferente de añadir texto en aras de la claridad cuando existan múltiples dibujos con
etiquetas, por ejemplo, “(13, figura 3; 14, figura 4)”. Esta forma de proceder es inobjetable en muchas jurisdicciones.
20 En algunos países se permiten las “reivindicaciones ómnibus”, que consisten en hacer una referencia general a la
descripción o los dibujos sin mencionar limitaciones específicas. Algunos ejemplos de reivindicaciones ómnibus son
“1. El aparato para cosechar maíz que figura en la descripción” o “1. La máquina para preparar zumo que se muestra
en la figura 4”.
21 Denominadas así por el asunto a instancia de parte Jepson, 243 Off. Gaz. Pat. Off. 525 (Ass’t Comm’r Pat. 1917).
22 EPO Guidelines for Examination (Directrices de Examen de la OEP), Capítulo IV, párrafo 2.2 (“Two-part form”),
disponible (en inglés) en www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_2_2.htm.
23 Basado en la patente EP 463.756 B1.
24 EPO Guidelines for Examination (Directrices de Examen de la OEP), Capítulo IV, párrafo 3.2 (“Number of independent
claims”), disponible (en inglés) en www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_3_2.htm.
25 Todas las patentes concedidas comienzan con la reivindicación 1.
26 Basado en la patente EP 463.756 B1.
27 Véase el Artículo 26 del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), “Oportunidad de efectuar correcciones
ante las Oficinas designadas”.
28 El texto del Tratado puede consultarse en www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest.
29 Toma su nombre del asunto Beauregard, 53 F.3d 1583 (Fed. Cir. 1995).
30 Toma su nombre del asunto Lowry, 32 F.3d 1579 (Fed. Cir. 1994). 179
 31 Se cuenta que un demandado acusado de infringir una reivindicación relativa a dos elementos “perfectamente
180
alineados” alegó que, si bien sus elementos estaban alineados, la alineación no era tan “perfecta”.
32 Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT, Parte III (“Consideraciones de
examen comunes a la administración encargada de la búsqueda internacional y a la administración encargada del
examen preliminar internacional”), Capítulo 10 (“Unidad de la invención”), Regla 10.17, disponible en https://www.
wipo.int/export/sites/www/pct/es/docs/texts/ispe.pdf.
33 En el ejemplo, el número de referencia “102” indica que está asignado al dispositivo de advertencia en uno o varios
dibujos contenidos en la solicitud. Los sistemas de referencias de los dibujos se analizan en la sección 4.
34 La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) administra bases de datos sobre la legislación nacional,
regional e internacional en materia de propiedad intelectual (véase https://www.wipo.int/wipolex/es/main/
legislation) y facilita los datos de contacto de las autoridades nacionales y regionales encargadas de la PI (www.wipo.
int/members/es/index).
35 El nombre oficial es el Acuerdo para la aplicación del artículo 65 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas.
Véase el sitio web www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html
36 La información de contacto de las oficinas de patentes y los enlaces a sus sitios web están disponibles en la página
web https://www.wipo.int/directory/es/.
37 Las expresiones “fase nacional” y “fase internacional” no se mencionan en el PCT, pero son términos abreviados
prácticos que se utilizan habitualmente.
38 A fecha de 1 de junio de 2020, las oficinas de patentes nacionales y regionales consideradas ISA competentes en
virtud del PCT eran las de las jurisdicciones siguientes: Australia, Austria, Brasil, Canadá, Chile, China, Egipto, España,
Estados Unidos de América, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, India, Israel, Japón, República de Corea,
Singapur, Suecia, Türkiye, Ucrania, Oficina Europea de Patentes, Instituto Nórdico de Patentes e Instituto de Patentes
de Visegrado.
39 Puede consultarse una explicación (en inglés) en la página web www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/
guidelinespct/e/c_i_3.htm.
40 Véase la nota 38 para consultar una lista de las IPEA competentes con arreglo al PCT (a fecha de 1 de junio de 2020).
41 Puede consultarse una explicación (en inglés) en la página web www.epo.org/applying/international/guide-for-
applicants/html/e/ga_c3_2_11.html.
42 Véase la página web www.wipo.int/pct/es/forms/index.html.
43 Puede consultarse una lista actualizada de los Estados contratantes en https://www.wipo.int/export/sites/www/
treaties/en/docs/pdf/pct.pdf.
44 Véase la página web www.wipo.int/pct/es/guide/index.html.
45 En algunos países, cualquier persona puede representar a un solicitante de patente ante la oficina de patentes
correspondiente. En otros países, solo pueden hacerlo determinados profesionales cualificados, por ejemplo,
agentes o abogados de patentes habilitados ante la oficina de patentes respectiva, especialmente si el solicitante
reside en el extranjero. En el presente manual, se utiliza el término “redactor de patente” para referirse a cualquier
persona facultada para representar a los solicitantes con arreglo a la legislación aplicable.
46 Para consultar una explicación del PPH (en inglés), véase la página web www.wipo.int/pct/en/filing/pct_pph.html.
47 Véase la sección 4.3 del módulo VIII para obtener más información sobre el Tratado de Cooperación en materia de
Patentes (PCT).
48 Para consultar un resumen actualizado de los datos disponibles, véase la página web https://patentscope.wipo.int/
search/es/help/data_coverage.jsf.
Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente: Segunda edición
El Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente
sirve para que los inventores y sus asesores adquieran las
competencias técnicas necesarias para preparar y redactar
adecuadamente las solicitudes de patente. El manual, que
abarca tanto la teoría como la práctica, muestra el proceso
de preparación, redacción, presentación, modificación
y tramitación de las solicitudes de patente. La redacción
de las reivindicaciones y las descripciones se explica
detalladamente, mediante consejos e ilustraciones.

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